CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00042-00-2015

MARCA KUBIK – Irregistrable por existencia de similitud ortográfica y fonética y riesgo de confusión con la marca KUBO previamente registrada La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que desde el punto de vista ortográfico tienen similitudes significativas. En efecto, se advierte que en ambas marcas aparece al principio de la palabra las letras K U B. lo anterior, permite concluir válidamente que exista una gran similitud ortográfica: si se tiene en cuenta la conformación en su integridad existe un mínimo de diferencia. Este examen, contrario a lo que se afirma en la demanda, no supone el desconocimiento de la regla de cotejo marcario que indica que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, pues dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas. Antes que ello, esta regla señala que cuando estos aspectos son coincidentes se puede incrementar la confusión. Además, de conformidad con esta misma regla de comparación aunque se debe analizar cada signo como un todo, resulta importante en el cotejo marcario tener en cuenta también las sílabas o letras con una función diferenciadora en el conjunto, que ayude a entender cómo el signo es percibido en el mercado. En este asunto, esas notas confirman lo antes señalado, en el sentido que desde el punto de vista ortográfico existen similitudes significativas que el demandante estima se observan entre los signos cotejados, pues la diferencia en extensión es de una letra. Lo anteriormente constatado es

indicativo que desde el punto de vista fonético hay similitudes significativas entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan similares (…) Por su parte, en el aspecto ideológico o conceptual, considera la Sala que no hay lugar a predicar similitud alguna entre los signos cotejados, como quiera el signo registrado evoca la idea de un cubo, en tanto el signo solicitado es un signo de fantasía, esto es, no tiene un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto. En este orden, es claro que entre los signos cotejados hay similitudes significativas que generarían confusión entre el público consumidor y que impedirían la coexistencia pacífica de estos en el mercado. Ahora bien, comoquiera que los signos enfrentados amparan servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza la Sala considera que existe también riesgo de confusión indirecta para el consumidor, en lo referente al origen empresarial, pues éste puede creer que los servicios que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular, o que se trata de unos nuevos servicios del signo previamente registrado. (…).En el caso sub examine, se tiene que dichas marcas amparan servicios de la misma clase, esto es, los de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, y que la finalidad de esos servicios, así como sus canales de comercialización y de publicidad son idénticos. En este orden de ideas, es claro para la Sala que hay un riesgo de confusión entre los signos cotejados, tanto por las similitudes advertidas, como por el hecho que

los consumidores puedan creer que los servicios que ellas distinguen provienen del mismo titular, productor o fabricante, lo que beneficiaria la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse el registro impugnado.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 191 / DECISION 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 192

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 5056 DE 2008 (22 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 15475 DE 2008 (21 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 24981 DE 2008 (21 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) NOTA DE RELATORIA: Criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de

2015, Rad. 2008-00065-00, MP. María Elizabeth García González.

NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: En acción de nulidad se demandan las resoluciones 5056, 15475 y 24981, todas de 2008, expedidas por la

Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad KUBO CONSTRUCTORES S.A., al haber concedido el registro de la marca mixta KUBIC. La sala acogió las pretensiones de la demanda, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “KUBIK” (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00042-00

Actor: KUBO CONSTRUCTORES S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa interpuso la sociedad KUBO CONSTRUCTORES S.A., contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales declaró infundada la oposición presentada por la hoy demandante y concedió el registro de la marca (mixta) KUBIK, a favor de la sociedad Promotora Lab Colombia S.A., para amparar servicios comprendidos en la clase 37 de la

Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda de nulidad para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1. Pretensiones. 1.1.1. Que se declare que las marcas KUBIK y KUBO son confundibles en grado de causar error en el público, que existe riesgo de confusión y de asociación entre ellas y, por ende, dado los mejores derechos que KUBO CONSTRUCTORES S.A. posee sobre la marca KUBO no es posible registrar la marca KUBIK, conforme a la prohibición contenida en al artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 5056 del 22 de febrero de 2008 mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad KUBO CONSTRUCTORES S.A., pese a la existencia de registros previos para la marca KUBO de mi representada, y concedió el registro de la marca KUBIK en la clase 37 de la clasificación internacional de Niza. 1.1.3. Que se declare la nulidad de la Resolución 15475 de 21 de mayo de 2008 por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la decisión contenida en la Resolución 5056 del 22 de febrero de 2008 y concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio contra dicha resolución. 1.1.4. Que se declare la nulidad de la Resolución 24981 del 21 de julio de 2008 emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad industrial, oficina de la

Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la resolución 5056 antes mencionada y se confirmó la concesión del registro de la marca KUBIK pese a la existencia de registros previos para la marca KUBO de mi representada, y se declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite. 1.1.5. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones 24981, 15475 y 5056 de la Superintendencia de Industria y Comercio arriba enunciadas y a titulo de restablecimiento del derecho, se ordene cancelar de los libros de Registro de la División de Signos Distintivos, el registro, cuyo número de certificación se encuentra pendiente de ser asignado, correspondiente a la marca KUBIK para distinguir productos comprendidos en la clase 37 de la Clasificación internacional de Niza. 1.1.6. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera en el presente caso en la Gaceta de Propiedad Industrial (Art. 2 del Decreto Legislativo 209 de 1957). 1.1.7. Que se ordene al Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento a la sentencia dentro del presente caso en el término establecido por el artículo 176 del C.C.A. 1.2. Hechos. Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 9 de mayo de 2007 la sociedad PROMOTORA LAB COLOMBIA S.A., (en adelante PROLABCO S.A.) solicitó el registro de la marca KUBIK (mixta) para amparar servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional

de Niza. Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad KUBO CONSTRUCTORES S.A., se opuso al registro con fundamento en la marca de la cual es titular KUBO (mixta) registrada para identificar servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución número 5056 del 22 de febrero de 2008 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad KUBO CONSTRUCTORES S.A., y concedió el registro de la marca KUBIK (mixta), acto contra el que la sociedad actora interpuso recursos de reposición y subsidiariamente de apelación. A través de la Resolución número 15476 del 21 de mayo de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando la resolución impugnada. Por su parte, mediante la Resolución número 24981 del 21 de julio de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión impugnada. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.1. Al explicar el concepto de violación, la sociedad actora, afirmó que para que un signo pueda ser registrado como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Sin embargo del cotejo de los signos en conflicto, se

tiene que la marca solicitada KUBIK (mixto) presenta similitudes de tipo visual, fonético e ideológico con la marca previamente registrada KUBO (mixta); siendo así, la marca solicitada no es suficientemente distintiva y por tanto genera riesgo de confusión, motivo por el cual no puede distinguir servicios en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.2. Sostuvo que existiendo riesgo de confusión se desprende que la coexistencia en el mercado de los signos enfrentados generaría una conexidad competitiva por parte de los consumidores. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1. La sociedad PROLABCO S.A., a través de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones1: Señaló como incorrecto que con base en el fundamento de que “la confundibilidad se juzgue la distintividad intrínseca del signo registrado, pues este fenómeno está prohibido de forma preferente por la causal relativa contenida en el literal a) del artículo 136; mientras que la incapacidad en abstracto del signo para funcionar como marca respecto de cualquier producto o servicio está prohibida en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000”. 1 Folios 163 a 383 del expediente. Sostuvo que el signo solicitado en registro no viola lo dispuesto por el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 toda vez que es distintivo, perceptible por los sentidos y susceptible de representación gráfica. Concluyó que las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, sustanciales entre los signos enfrentados hacen posible la coexistencia en el mercado sin que se genere confusión en el público consumidor.

Aseguró que el consumidor que pretende adquirir servicios de construcción de edificios permanentes o unidades de vivienda, amparados por los signos enfrentados, no solo atenderá a la impresión general que despierta el aspecto gráfico de los signos, sino que estando de por medio la intención o decisión de adquirir servicios que requieren de la seriedad y trayectoria del prestador del servicio será más prolijo en su elección. Resaltó la coexistencia armónica que existe entre los signos amparados en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza que incluyen la partícula KUB o CUB, así: KUBO, CUBIUM y KUBIK. Lo anterior a efecto de demostrar que la titularidad de la marca KUBO no confiere a la actora un monopolio sobre la partícula KUB o su equivalente fonético CUB. Recordó que la distintividad de signos que utilizan elementos de uso común o descriptivos, es débil, sin que ello impida su registro como marca. Así pues la prohibición para este tipo de signos es la imitación total. 2.2. La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones2: Que los actos administrativos acusados se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Que al momento de realizar el examen de confundibilidad concluyó que entre los signos enfrentados no hay semejanzas que puedan generar riesgo de confusión por cuanto cada una tiene elementos que permiten diferenciarlos en el mercado.

2 Folios 388 a 397 del expediente. Que de conformidad con la jurisprudencia de la Comunidad Andina de Naciones no hay conexión competitiva entre los signos enfrentados. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 3.1. Las sociedades Kubo Constructores S.A.3, Promotora Lab Colombia – PROLABCO S.A.4 y, la Superintendencia de Industria y Comercio5 presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando, en líneas generales, los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. 3.2. Según consta en el expediente el Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 92-IP-2012 de fecha 15 de octubre de 20126, en la cual se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos,

la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar 3 Folios 476 a 490 del expediente. 4 Folios 491 a508 del expediente 5 Folios 509 a 517 del expediente. 6 Folios 260 a 473 del expediente. cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión.

Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. En el cotejo de signos mixtos, si el elemento determinante es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante determinar

cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo. Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados.

CUARTO: La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

Deberá atenderse dicho criterio no sólo en marcas que estén destinadas a proteger productos farmacéuticos, sino en marcas cualesquiera que sean los productos o servicios destinados a proteger.

QUINTO: Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio.

SEXTO: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los signos en conflicto. Deberá tenerse en cuenta que, en principio, de no existir conexión competitiva entre servicios, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

SÉPTIMO: La “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad.

OCTAVO: El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial’.

V.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la

Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes VI.- CONSIDERACIONES 5.1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. El asunto de fondo Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedieron el registro de la marca KUBIK (Mixta), a favor de la sociedad PROLABCO S.A., para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 internacional. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedad Kubo Construcciones S.A., invocando su condición de titular de la marca KUBO (Mixta), se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con las suya, previamente registrada para distinguir servicios de la clase 37 y, por lo tanto, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar, previa audiencia del Tribunal Andino, si la decisión administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio de conceder el registro del signo KUBIK a la sociedad

PROLABCO S.A., contradice o no las disposiciones andinas que la parte actora mencionó como violadas, cuyo texto es el siguiente:

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

“(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. (…) Artículo 190 Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento

mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192 El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. (…)”. La normativa comunitaria citada es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quiere evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la

libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de confusión o asociación entre los signos KUBO (mixto) y KUBIK (mixto), para distinguir servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino, que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso. El riesgo de confusión es la eventualidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al real (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si hay identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. De lo expuesto por el Tribunal Andino, se colige que debe proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de

asociación. Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera: Marca Registrada Marca Solicitada En los signos enfrentados, ambos mixtos, predomina el elemento denominativo por el ser el que genera mayor recordación en el público consumidor, en esa medida tal y como lo observó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los signos enfrentados deben ser considerados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer la unidad fonética, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora. Las reglas que el Tribunal tiene en cuenta para realizar este cotejo son: “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica, en su orden, a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Marca cuestionada K U B I K 1 2 3 4 5 Marca registrada a nombre de la demandante K U B O 1 2 3 4 La impresión de conjunto de los signos enfrentados, esto es, como una unidad marcaria, permite a la Sala concluir que desde el punto de vista ortográfico tienen similitudes significativas. En efecto, se advierte que en ambas marcas aparece al principio de la palabra las letras K U B. lo anterior, permite concluir válidamente que exista una gran similitud ortográfica: si se tiene en cuenta la conformación en su integridad existe un mínimo de diferencia. Este examen, contrario a lo que se afirma en la demanda, no supone el desconocimiento de la regla de cotejo marcario que indica que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, pues dicha regla no excluye en el análisis la verificación de la extensión de las palabras ni la identificación del número de sílabas. Antes que ello, esta regla señala que cuando estos aspectos son coincidentes se puede incrementar la confusión. Además, de conformida