CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00047-00-2015

SIGNO YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO – Registrable al no tener similitud ortográfica, ni fonética, ni ideológica con la marca ÉXITO Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “YANBAL La Escalera del Exito” y “EXITO” no advierte la Sala similitud ortográfica, ni fonética. En primer lugar, considera la Sala que si bien en ambas marcas coincide la expresión “EXITO”, en el signo cuestionado esta expresión se encuentra acompañada de otros elementos que le otorgan la suficiente distintividad. En efecto, en la marca cuestionada, “YANBAL” es la expresión que contiene la fuerza distintiva necesaria y que contribuye a diferenciarla de la marca registrada de la actora. Se observa que el signo cuestionado cuenta con una gráfica, en el cual resalta la palabra “YANBAL”, que se encuentra encerrada dentro de un rectángulo en color naranja con letras mayúsculas en una grafía especial y de color blanco, y debajo de ella, se encuentra la frase “La Escalera del Exito” en una letra de menor tamaño, lo que pone en evidencia que el vocablo “EXITO” está acompañado de otras palabras: “La Escalera del” y de “YANBAL” y que se encuentra, además, ubicado en una frase accesoria, que acompaña a la palabra “YANBAL”, que es la que más se destaca. Al ser la palabra “YANBAL” la de mayor relevancia y distintividad dentro de la denominación compuesta, es la que dota al signo “de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”, lo que incide en que el vocablo “EXITO” no genere confusión.

Respecto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que la expresión “ÉXITO” en la marca cuestionada pretende despertar en el público consumidor una idea específica, al estar empleada dentro de la frase “La Escalera del Exito”, dado que evoca la idea de que el producto o el servicio “YANBAL” es un camino, o una vía con la cual se alcanza un triunfo o una meta; mientras que la percepción que se logra con la sola palabra “EXITO” de la actora, al estar desprovista de otro elemento o palabra, puede dar otra idea diferente. La citada expresión “EXITO”, tiene los siguientes significados: “Resultado feliz de un negocio, actuación, etc.” “Buena aceptación que tiene alguien o algo”. “Fin o terminación de un negocio o asunto”. Al no estar la referida palabra acompañada de otros elementos, pasa a ser un elemento gramatical, que tiene un significado más amplio y puede ser empleado respecto de cualquier producto o servicio que conforma el mercado. Por lo tanto, tampoco se presenta en este caso una identidad conceptual en las marcas en conflicto, razón por la que no se configura riesgo de confusión.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL H / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 225 / DECISION 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 228 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 229

NOTA DE RELATORIA: Marca compuesta, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 25 de agosto de 2010, Rad. 2000-06535-01, MP. Marco Antonio

Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 017633 DE 2008 (30 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – (No anulada) / RESOLUCION 25443 DE 2008 (23 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – (No anulada) /

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00047-00

Actor: ALMACENES EXITO S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda1 promovida por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: -Las Resoluciones núms. 017633 de 30 de mayo de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 25443 de 23 de julio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 27424 de 31 de

julio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. -Las Resoluciones núms. 17625 de 30 de mayo de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 24836 de 17 de julio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de 1 En ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 28665 de 11 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. -Las Resoluciones núms. 017604 de 30 de mayo de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 24837 de 17 de julio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 28667 de 11 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. -Las Resoluciones núms. 017626 de 30 de mayo de 2008, “Por la cual se decide

una solicitud de registro de marca” y 24833 de 17 de julio de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 28668 de 11 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: La sociedad ALMACENES EXITO S.A. es titular en Colombia de los registros de las marcas nominativas y mixtas “EXITO”. 2º: Dicha marca ha sido usada “intensamente” en el territorio colombiano para distinguir diferentes tipos de productos y servicios, que son comercializados y ofrecidos en 70 almacenes EXITO, que operan en 38 ciudades del País, incluidas las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena. Circunstancia que, a juicio de la actora, le da el carácter de marca notoriamente conocida antes del 12 de octubre de 2007, fecha en la que la sociedad JAFER LIMITED solicitó el registro de la marca “YANBAL La Escalera del Exito”, para distinguir productos y servicios comprendidos en las Clases 16, 35, 41 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 3º: En dichas solicitudes se reivindican como marca los elementos que integran cada una de las citada clases, en particular la expresión “La Escalera del Exito”, sobre la cual evidentemente se pretende obtener un derecho de exclusividad.

4º: La sociedad JAFER LIMITED, el 29 de abril de 2008 presentó nuevas solicitudes de registro de los lemas comerciales “La Escalera del Exito”, radicadas bajo los expedientes núms. 08.043.778, Clase 35; 08.043.779, Clase 41 y 08.043.771, Clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 5º: La actora presentó oposición a las solicitudes de registro de la marca mixta “YANBAL La Escalera del Exito”, en las Clases 16, 35, 41 y 44, tramitadas bajo los expedientes núms. 07.107.711, 07.107.716, 07.107.715 y 07.107.714, respectivamente. 6º: Mediante las Resoluciones núms. 017633, 017625, 017604 y 017626 de 30 de mayo de 2008, la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. y concedió el registro de la marca “YANBAL La Escalera del Exito”, solicitada por JAFER LIMITED. 7º: Las citadas decisiones fueron confirmadas a través de las Resoluciones núms. 25443 de 23 de julio de 2008, 24836, 24837 y 24833 de 17 de julio de 2008, que resolvieron los recursos de reposición y concedieron los recursos de apelación. Y mediante las Resoluciones núms. 27424 y 28665 de 31 de julio de 2008, 28667 y 28668 de 11 de agosto de 2008, que resolvieron los recursos de

apelación. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Señaló que con la expedición de los actos administrativos acusados, la Superintendencia de Industria y Comercio violó, por falta de aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Alegó que la sociedad ALMACENES EXITO S.A. es titular de las marcas denominativas y mixtas “EXITO”, registradas antes del 12 de octubre de 2007, fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca “YANBAL La Escalera del Exito”, por parte de la sociedad JAFER LIMITED, razón por la que considera que tiene un derecho prioritario, consolidado y vigente sobre la marca

“EXITO”.

Anotó que la marca “EXITO” ampara, entre otros productos y servicios, los mismos que amparan las marcas “YANBAL La Escalera del Exito”, en las Clases 35 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, presumiéndose su conexidad competitiva. En relación con los servicios de la Clase 44, amparados por la marca “YANBAL La Escalera del Exito”, manifestó que existe una estrecha relación competitiva frente a los productos de la Clase 3ª y los servicios de la Clase 42, que distingue la marca “EXITO”, por tener una naturaleza afín y complementaria y ser ofrecidos y distribuidos por los mismos canales de comercialización y dirigidos al mismo consumidor. Afirmó que los signos enfrentados “EXITO” y “YANBAL La Escalera del Exito” son confundibles, al cotejarlos a la luz de las reglas establecidas por la Doctrina y

la Jurisprudencia para determinar el riesgo de confusión. Advirtió que la marca “YANBAL” es una marca “sombrilla” de la sociedad JAFER LIMITED, que se encuentra registrada y vigente, la que, a su juicio, resulta irrelevante para efectos de apreciar la registrabilidad del nuevo signo. Adujo que debe excluirse de la comparación la marca “YANBAL”, a fin de no violentar derechos prioritarios, acudiendo al mecanismo de agregar una marca empresarial al signo que verdaderamente se pretende apropiar, y que de aceptarse tal práctica, cualquier signo podría ser indebidamente apropiado por un tercero. Señaló que la demandada también violó el literal h), del artículo 136, ibídem, al omitir su aplicación, toda vez que los requisitos previstos en esta norma concurren en la marca objeto de controversia, razón por la cual no ha debido ser registrada. Agregó que la marca “YANBAL La Escalera del Exito”, cuya nulidad se solicita, reproduce de manera total la marca “EXITO”, notoriamente conocida, la cual es susceptible de causar un riesgo de confusión y asociación, pues su uso puede llevar a pensar al consumidor que entre las empresas que comercializan los productos o servicios, identificados con la marca en conflicto, existe un vínculo jurídico o económico. Finalmente, consideró que el uso de la marca “YANBAL La Escalera del Exito” indudablemente generaría la dilución de la fuerza distintiva de la marca “EXITO”, que tiene un fuerte posicionamiento en el mercado colombiano y es uno de los signos más representativos del sector comercializador y de mayor recordación en

el consumidor.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio-, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Adujo que “YANBAL La Escalera del Exito” cumple con los requisitos legales exigidos para ser marca y tiene suficiente fuerza distintiva. Explicó que al realizar el correspondiente análisis comparativo de conjunto, y operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, la marca solicitada es diferente respecto de la marca opositora, lo cual le da la suficiente distintividad. Señaló que los signos solicitados “YANBAL La Escalera del Exito” están conformados de cinco (5) expresiones, con once (11) sílabas y el singo registrado “EXITO” está estructurado con una sola expresión, para un total de tres (3) sílabas. Por último, manifestó que para objetar el registro de una marca, con fundamento en la notoriedad de un signo previamente registrado, debe existir una similitud tal entre los signos en conflicto que, de coexistir en el mercado, generarían confusión en el público consumidor. Pero, del análisis de las marcas en conflicto, se concluye que no existen semejanzas, que puedan inducir al consumidor a error.

II.1.2.- La sociedad JAFER LIMITED, tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen, en su totalidad, las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Expresó que la actora desconoce abiertamente la regla de comparación marcaria, que señala que el análisis de confundibilidad debe partir del estudio del conjunto de la marca, incluyendo los elementos gráficos, dado que la confusión alegada por la actora parte de segmentar la marca “YANBAL La Escalera del Exito”, en las expresiones “YANBAL” y “La Escalera del Exito” y no basándose en la señalada regla, segmenta la expresión “La Escalera del Exito”, desconociendo su contenido conceptual propio y de ello concluye la supuesta similitud con la marca “EXITO”, lo que se encuentra por fuera de las reglas de la comparación. Que no debe desconocerse que la marca “EXITO”, no obstante su registro, es una expresión respecto de la cual se puede predicar una generalidad en su uso frente a los servicios o productos, para los que está registrada e inclusive frente a otras actividades comerciales, que no tienen una relación estrecha con éstos, lo que le da una debilidad extrema para impedir que se incluya en la conformación de marcas de terceros y hacer un uso comercial de la misma. Que la palabra “EXITO” es usada, dentro del lenguaje español, como adjetivo, para significar un resultado feliz o buena aceptación de algo, que resulta aplicable a cualquier servicio o producto, así como de cualquier otro servicio del cual se podría predicar que es exitoso, conduce al éxito o tiene ÉXITO, lo que convierte a

la expresión “EXITO” en un signo extremadamente débil. Que se podría decir, entonces, que la expresión “EXITO”, por sí sola, no resulta apta para distinguir el origen empresarial, en la medida en que tal expresión, por ser de uso generalizado, dentro del mercado, impide al consumidor relacionarla con un origen empresarial específico. Que en el caso de la marca cuestionada, el uso de la expresión “EXITO” tiene un contenido particular y concreto dentro del conjunto de la marca, que desvirtúa cualquier posibilidad de confusión o asociación con la palabra “EXITO” individualmente considerada. Adujo que de probarse la notoriedad, la actora deberá establecer el alcance de la misma y en todo caso, no obstante ser notoria, no existe la posibilidad de que se de una confusión o asociación con la marca “YANBAL La Escalera del Exito”, dado que se trata de marcas que envuelven conceptos diferentes. Además, la sola circunstancia de que el signo de la actora es notorio, no es suficiente para impedir el registro de la marca “YANBAL La Escalera del Exito”, dado que no reúne la condición de ser un signo confundible; no es una reproducción, imitación , traducción, transliteración o transcripción, total o parcial del signo “EXITO”. Expresó que no hay un aprovechamiento del prestigio de la marca “EXITO”, por cuanto en la marca cuestionada se incluye la expresión “YANBAL”, como elemento central, signo que según fue aceptado por la propia Superintendencia, es una marca reconocida de productos cosméticos y que ha estado presente en el

mercado colombiano por más de 30 años, lo cual permite identificar claramente el origen empresarial de los productos que se identifican con la marca “YANBAL La Escalera del Exito”. Señaló que prueba del marcado carácter débil de la marca “EXITO”, se observa al identificar que dentro del registro marcario en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, coexisten diferentes marcas que incluyen la expresión “EXITO”, para identificar servicios de la citada clase.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: 1. “Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca

anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos pueden ser compuestos, esto es integrados por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación se seguirán las reglas establecidas en esta providencia.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comparar un signo denominativo compuesto y uno mixto o signos mixtos entre sí y que además tenga parte denominativa compuesta se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las

2 Proceso 190-IP-2013. reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

6. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

7. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le

otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. En cuanto al momento procesal oportuno para probar la notoriedad alegada, la Decisión 486, en la sección II del capítulo V que se refiere al procedimiento de registro, en el artículo 146 expresa que “Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. (…)”. A continuación, el artículo 149 indica que la oficina nacional competente no tramitará las oposiciones que fueren presentadas extemporáneamente. De lo anterior se debe entender que si al momento de presentar oposiciones, éstas se fundamentan en la notoriedad de un signo, se debe justificar esta alegación en dicha oportunidad. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre

marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. En este sentido, el juez consultante debe analizar si el signo “YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO” (mixto), solicitado para registro, podría causar riesgo de dilución de la capacidad distintiva de la marca notoria “ÉXITO” (denominativa y mixta). La corte consultante deberá analizar al signo ÉXITO (denominativa y mixta) en relación con el conjunto de productos o servicios que protegen los signos en conflicto; especialmente, deberá establecer su carácter de uso común en la clase para la cual se solicita el registro del signo YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO (mixto) (clases 16, 35, 41 y 44), ya que esto podría afectar rotundamente el análisis de registrabilidad que se hará. Como ya se advirtió, una palabra de uso común no es apropiable por ningún empresario en el mercado de los productos o servicios en relación con los cuales tiene dicho carácter. Esto es una variable de mucho peso al analizar el poder de oposición de una marca notoria que se constituya exclusivamente o se componga por una palabra de dichas características. Piénsese por ejemplo en una marca notoria designada como AGUA para amparar prendas de vestir. Por supuesto que dicha marca tiene un poder de oposición muy bajo en relación con signos que se pretendan

registrar en clases donde la palabra agua es genérica, como sería el caso de las bebidas o servicios de piscinas, entre otros. En consecuencia, el juez consultante debe analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Finalmente, el Juez Consultante, en caso de no haberse probado la notoriedad de la marca “ÉXITO” (denominativa y mixta), debe entrar a determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios que amparan los signos en conflicto.

8. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y los servicios y entre los servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las Resoluciones núms. 017633 de 30 de mayo de 2008, 017625 de 30 de mayo de 2008, 017604 de 30 de mayo de 2008, y 017626 de 30 de mayo de 2008, concedió el registro de la marca “YANBAL La Escalera del Exito ” (mixta), en favor de JAFER LIMITED, para amparar los productos de la Clases 16 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de las Clase 35, 41 y 44 de dicha Clasificación.

Por su parte, la actora alegó que la citada marca solicitada “YANBAL La Escalera

del Exito” es confundible con sus marcas “ÉXITO” (nominativas) y “EXITO” (mixtas) previamente registradas, dado que aquella reproduce totalmente éstas, las cuales son notoriamente conocidas en Colombia, desde antes del 12 de octubre de 2007, fecha de la solicitud de la marca cuestionada. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, así como la de los artículos 134, literales a) y b), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro del signo “YANBAL La Escalera del Exito” (mixto), para amparar los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de las Clase 35, 41 y 44 de dicha Clasificación. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: Decisión 486. “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…) DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión

que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u ot