CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00059-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXPRESIÓN BIG O GRANDE – Alcance. Adjetivo que califica cuerpos sólidos y no líquidos / BIG - No es una expresión descriptiva de las características esenciales de los productos de la clase 32 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es COLA en las marcas de los productos de la clase 32 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es MANZANA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto BIG COLA MANZANA por ser distintivo para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza /

REITERACIÓN DE JUSRISPRUDENCIA

[L]a Sala recuerda que mediante sentencia del 4 de octubre de 2012, la cual recoge la providencia del 9 de diciembre de 2010, la Sección Primera ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el registro de la marca mixta “BIG COLA”, de propiedad de la sociedad GRUPO EMBOTELLADOR ATIC SL. clase 32 Internacional, expresión que integra el signo que se cuestiona en el proceso de la referencia, […] Posteriormente, en sentencia de 30 de octubre de 2014, la Sala al analizar la registrabilidad del lema comercial que acompaña la marca BIG COLA consideró que la palabra “BIG O GRANDE” es un adjetivo que califica cuerpos sólidos y no líquidos. Así las cosas, esta Sala sostuvo que el signo “BIG COLA” es registrable, en la medida que si bien posee una partícula de uso común, cual es “COLA” no se encuentra incurso en ninguna de las causales prohibitivas

contenidas en la norma comunitaria. En el sub lite y en consideración a lo antes expuesto, esta Sala reitera que la palabra BIG o GRANDE no es descriptiva de las características o de las propiedades esenciales de los productos de la clase 32 Internacional, pues se relaciona con el tamaño de los objetos sólidos, es decir, que describe particularmente el envase o el empaque del producto y no su contenido. Asimismo, en lo atinente a la palabra COLA, tal y como esta Sala lo concluyó en las providencias antes citadas, la misma es una expresión de uso común en las marcas de los productos de la clase 32 ibídem y en consecuencia, no es apropiable y al estar acompañada de otras palabras que le otorguen distintividad resulta registrable. En cuanto a la palabra “MANZANA”, la Sala considera que ella se refiere al sabor del líquido de la bebida, por lo que no son de recibo las afirmaciones de la actora en cuanto a que la misma resulta ser descriptiva del producto en sí mismo, en tanto que los productos líquidos de esta clase no comprenden única y exclusivamente sustancias con ese sabor, no obstante la misma al ser una palabra de uso común no puede ser apropiable en exclusiva. En este orden de idea, la Sala encuentra que en el presente caso no proceden los presupuestos de irregistrabilidad señalados en los literales a), b), e) y g) del artículo 135, toda vez que el signo solicitado BIG COLA MANZANA en su conjunto resulta ser distintivo para los productos de la clase 32. Ciertamente, el signo solicitado en registro cumple suficientemente con la función esencial de la marca, no solo por el conjunto de elementos nominativos sino por los elementos gráficos

que lo componen. A este respecto, la Sala con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que los conjuntos marcarios compuestos por expresiones descriptivas o de uso común, entre otras, son susceptibles de registro en la medida en que incorporen elementos que impriman mayor distintividad. En ese orden de ideas, al advertir que en forma previa esta Corporación había concluido que la marca BIG COLA es susceptible de registro, se colige que el conjunto solicitado en registro BIG COLA MANZANA + GRÁFICO, al agregar nuevos elementos, se nota nutrido de características que hacen que su mismo titular obtenga protección respecto de este nuevo conjunto.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERALES A, B, E Y G

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00059-00

Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 20279 del 20 de junio de

2008, 27378 del 30 de julio de 2008 y 30630 del 26 de agosto de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca BIG COLA MANZANA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: 2.1.1. Resolución 20279 del 20 de junio de 2008, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y otorgar el registro de la marca BIG COLA MANZANA (MIXTA) a la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., en clase treinta y dos (32) internacional. 2.1.2. Resolución 27378 del 30 de junio de 2008, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad

GASEOSAS POSADA TOBON S.A., contra la Resolución 20279 de 2008, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaría. 2.1.3. Resolución 30630 del 26 de agosto de 2008, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación interpuesto por GASEOSAS POSADA TOBON S.A., contra la Resolución 20279 de 2008 decidiendo CONFIRMARLA en su integridad y declarar agotada la vía gubernativa. 2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio CANCELAR la inscripción del certificado de registro cuyo número sea asignado a la marca BIG COLA MANZANA (MIXTA), para identificar productos de la clase treinta y dos (32) internacional, en el Registro de la Propiedad Industrial a su cargo. 2.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]” (Mayúsculas tomadas del original). I.2. Los hechos Manifestó que el 1º de octubre de 2007, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L, solicitó por intermedio de apoderado, el registro de la marca BIG COLA MANZANA (MIXTA) para identificar productos de la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que dicha solicitud fue radicada bajo el expediente número 07-102261 y

publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 582 del 30 de noviembre de 2007. Señaló que estando dentro del término legal, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. presentó oposición frente a la solicitud de registro, para lo cual sostuvo la falta de distintividad de la expresión BIG COLA MANZANA, determinada por la connotación genérica, usual y descriptiva de estas expresiones en el campo de los productos de la clase 32. Comentó que mediante la Resolución 20279 del 20 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. y conceder el registro de la expresión BIG COLA MANZANA (mixta) como marca, solicitado por la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L, hoy de titularidad de la sociedad

GRUPO EMBOTELLADOR ATIC SL.

Precisó que mediante la Resolución 27378 del 30 de julio de 2008, se decidió el recurso de reposición interpuesto por la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. en contra de la Resolución 20279 del 20 de junio de 2008, confirmándola en todas sus partes. Recordó que en esa oportunidad se mantuvo la consideración de que la solicitud de registro de la marca BIG COLA MANZANA (MIXTA) no estaba comprendida en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales b) y e) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad

Andina. Aseveró que mediante la Resolución 30360 del 28 de agosto de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio decidió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 20279 del 20 de junio de 2008, confirmándola en todas sus partes. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó los artículos 134 y 135 literales b), e) y g) del de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adujo que la expresión BIG COLA MANZANA (MIXTA) carece de distintividad para distinguir una bebida no alcohólica, por cuanto traduce bebida cola de mayor tamaño o de tamaño grande con contenido o sabor a manzana y, en consecuencia, al tener el significado anotado, el conjunto no cumple la función de toda la marca, esto es, servir de elemento diferenciador en el mercado y por tanto, es inapropiable con exclusividad como marca para los productos de la clase 32. En efecto, afirmó que en el presente caso el signo BIG COLA MANZANA + GRÁFICA no cumple el requisito de distintividad para ser registrado como marca, por cuanto no tiene plena capacidad diferenciadora en el comercio. Expresó que la conclusión a la que llegó la entidad demandada en las Resoluciones números 2279 de 2008 y 30630 de 2008 no encuentra sustento legal, toda vez que el signo BIG COLA MANZANA se encuentra compuesto únicamente por denominaciones que, en relación con los productos de la clase 32,

resultan genéricas, descriptivas o usuales, luego no era posible acceder al registro como marca. Señaló que la expresión BIG es una palabra en idioma extranjero cuyo significado es generalmente conocido entre la mayoría del público consumidor a quien va dirigido el producto. Argumentó que la expresión BIG COLA MANZANA resulta demasiado débil para ser una marca, por cuanto señalaría directamente al consumidor del producto que se trata de una bebida cola con sabor a manzana y unas características que pueda tener el producto, como tamaño grande o propiedades grandiosas o sobresalientes o magnificas. Concluyó que las expresiones BIG, COLA y MANZANA son expresiones que por su naturaleza no pueden ser objeto de monopolio absoluto por persona alguna, de manera que unidas no ofrecen un resultado suficientemente distintivo.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con las resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, las mismas se fundamentan en éstas, en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto. Señaló que al analizar las palabras BIG, COLA y MANZANA se tiene que las mismas son genéricas y descriptivas en relación con los productos que se pretenden amparar, sin embargo tomadas en un conjunto “BIG COLA MANZANA”

y acompañadas de los elementos gráficos propuestos, el signo resulta lo suficientemente distintivo para ser registrado. Finalmente, reiteró que el signo BIG COLA MANZANA más sus elementos gráficos, es registrable y apropiable, por el conjunto que forma y la manera especial en que se disponen sus elementos, los cuales constituyen una unidad infraccionable. II.2. INTERVENCIÓN DEL GRUPO EMBOTELLADORA ATIC S.L. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, actual usufructuario de los derechos sobre la marca registrada BIG COLA MANZANA (mixta), contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Manifestó que no se configura la causal de irregistrabilidad del literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la marca “BIG COLA MANZANA” compuesta por tres palabras en su conjunto no le indica al consumidor de forma directa y exclusiva los productos que identifican, esto es, al no referirse a un signo de naturaleza genérica. Indicó que si bien las expresiones “BIG COLA” hacen referencia de forma muy indirecta a una bebida de gran tamaño o sabor, las mismas son registrables debido a que es un signo distintivo, esto es, al componerse de una expresión en idioma ingles “BIG” que significa “grande”, la cual no es genérica sino un adjetivo calificativo indeterminado. Adujo que la marca está compuesta de la expresión “MANZANA” dentro de un marco gráfico y de colores particulares, que aumentan más su distintividad, lo que le permite al signo distintivo en controversia ser susceptible de registro, como bien

lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio. Agregó que el signo solicitado es una marca novedosa y evocativa, pues aun cuando contiene expresiones de uso común como lo es “COLA”, al ligarlo con las expresiones BIG y MANZANA graficadas con tipo de letra especial, unos colores particulares y una ubicación determinada, hace en su conjunto una marca completamente caprichosa y de fantasía, pues estos elementos adicionales concentran la carga distintiva requerida para el registro de una marca, y hacen que la marca en discusión sea completamente viable para identificar bebidas gaseosas. Finalmente, manifestó que el signo tiene particularidad en el entendido de que tanto el elemento denominativo como el figurativo gozan de igual importancia, toda vez que la etiqueta mediante la cual se comercializan los productos que distingue causa un alto impacto al consumidor medio tanto por su sobresaliente tamaño como por la combinación de los diferentes colores que la componen y se reivindicaron (rojo, naranja, verde, negro, blanco), las expresiones denominativas incorporadas y la disposición y forma de dichos términos.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 19-IP-2014 de fecha 27 de junio de 2014, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134 y 135 literales b), e) y g) de la Decisión 486 de 2000 de la Comiusión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de

dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si la expresión BIG COLA MANZANA es descriptiva y de uso común en la clase 32 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. Si la expresión como tal no tiene dicho carácter, debe establecer si las palabras BIG, COLA y MANZANA son de uso común, genéricas o descriptivas en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo del conjunto marcario.

TERCERO: Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

CUARTO: La corte consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

QUINTO: La corte consultante deberá establecer el carácter

de fantasía del signo BIG COLA MANZANA, para así poder determinar su carácter distintivo. […]” (negrillas fuera de texto). IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 18 de noviembre de 2014, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, el tercero interviniente y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., en contra de las Resoluciones 20279 del 20 de junio de 2008, 27378 de 30 de julio de 2008 y 30630 del 26 de agosto de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca BIG COLA MANZANA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134 y 135 literales b), e) y g) de la Decisión

486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 134, 135 literales a), b), e) y g), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, las cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […] g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]”. “[…] Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) Carezcan de distintividad;” […] e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias

referidas a esos productos o servicios; […] g) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; […]” (Negrillas fuera de texto). V.3.- Signo solicitado Con el propósito de efectuar el examen de registrabilidad, la Sala pone de presente que el signo solicitado es el siguiente:

BIG COLA MANZANA (MIXTO)

(Signo solicitado a registro) En relación con los productos que pretende identificar, cabe indicar que la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza dispone: “[…] cervezas; aguas minerales, y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. V.4. El examen de registrabilidad Verificado que el signo solicitado en registro es de naturaleza mixta y se encuentra conformado por varios elementos nominativos y por varios elementos gráficos, la Sala considera importante tener en cuenta que en el presente caso se deben considerar principalmente los elementos nominativos, toda vez que son estas palabras las que generan un mayor impacto y recordación frente a los consumidores y subsidiariamente los elementos gráficos que componen el signo. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 20161, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”.

Ahora bien, de la lectura detallada de las normas transcritas en el numeral V.2., la Sala encuentra que pueden registrarse aquellos signos que sean aptos para distinguir productos o servicios en el mercado y que se encuentren conformados por palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; o un color que se encuentre delimitado por una forma. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial número 19-IP-2014, además de interpretar las normas transcritas, de oficio interpretó el literal a) del artículo 135, precisando, entre otros aspectos, los siguientes: “[…] el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad […]”. Por lo tanto, y de conformidad con la Decisión 486, para acceder al registro de un signo marcario se debe verificar que el mismo cumpla con los requisitos exigidos dentro de la normativa comunitaria, a entender, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. En este marco, resulta pertinente referirse a los signos genéricos, descriptivos y de uso común, así como a las palabras genéricas, descriptivas y de uso común en la conformación de signos marcarios. Al respecto, el Tribunal de Justicia ha sostenido que en el examen de

registrabilidad se debe excluir, en principio, designaciones de uso común, genérico o descriptivo. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más 1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala. vocablos descriptivos, comunes o genéricos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. En tal caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones, individualmente considerada, de uso común, descriptivo o genérico puedan ser utilizadas por otros empresarios. En cuanto a los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, se tiene que si las mismas no forman parte del conocimiento común, se consideran como signos de fantasía y, en consecuencia, resulta procedente registrarlos como marca. Por el contrario, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario. El Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal

d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). Teniendo en cuenta lo anterior y para efectos de resolver la controversia, la Sala recuerda que mediante sentencia del 4 de octubre de 20122, la cual recoge la providencia del 9 de diciembre de 20103, la Sección Primera ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el registro de la marca mixta “BIG COLA”, de propiedad de 2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de octubre de 2012. Rad.: 2007 – 00291. Magistrado Ponente: doctor Marco Antonio Velilla Moreno. 3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 9 de diciembre de 2010. Rad.: 2004 – 00244. Magistrada Ponente: doctora María Elizabeth García González la sociedad GRUPO EMBOTELLADOR ATIC SL.4 clase 32 Internacional,

expresión que integra el signo que se cuestiona en el proceso de la referencia, pronunciamiento que se prohíja en esta oportunidad. En dicha providencia se expuso lo siguiente: “[…] En la demanda la actora considera que la marca “BIG COLA”, otorgada a través del acto administrativo demandado, transmite de forma directa al consumidor que se trata de una gaseosa de gran tamaño, por lo que el signo resulta ser genérico o descriptivo de los productos de la clase 32 Internacional, lo que impide su registro y permite afirmar que no puede ser considerado como un término de fantasía, dado que tiene un contenido conceptual producto de la aplicación de BIG que es un adjetivo calificativo del genérico COLA. Conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al interpretar las normas comunitarias demandadas, al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, […]. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. De acuerdo con lo anterior y lo manifestado por la actora en la demanda, la palabra COLA es comúnmente utilizada en las marcas de los productos de la clase 32 Internacional, criterio que ha compartido la Sala en asuntos similares al que ahora ocupa la atención. En efecto, en sentencia de 5 de octubre de 2009 (Expediente núm. 2005-00132, Actora: Panamco Colombia S.A., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), la Sala sostuvo: “Debe aclararse que la palabra COLA, es comúnmente utilizada en

las marcas de los productos de la clase 32 Internacional, tal como lo evidencian los argumentos de las partes en conflicto. […] Por ser procedentes los argumentos allí expuestos para el caso sub examine, la Sala los prohija, razón por la que no entrará a analizar la citada expresión. Atendiendo los lineamientos del citado Tribunal, se puede concluir que la palabra “BIG” del idioma inglés, que traducida al español significa “GRANDE”, la que a su vez se refiere a “vasto, 4 Tercero con interés en las resultas del proceso de la referencia. extenso, amplio, espacioso, ancho, alto, enorme, grandioso, inmenso, desmedido, gigante, monumental, gordo, abultado, voluminoso”, si bien es un adjetivo calificativo, contrario a lo que afirma la actora, no puede considerarse descriptiva de las características esenciales de los productos de la clase 32 Internacional de Niza, como son las aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, a pesar de que de alguna manera califique cierta cualidad o ventaja del producto, la expresión no alcanza a describir absolutamente una característica de éstos, si se tiene en cuenta que los productos de la citada clase 32 son sustancias líquidas, cuya palabra pertinente para saber la cantidad contenida en el envase o recipiente sería “volumen", vocablo que se encuentra en estrecha relación con el término "capacidad", el que se define como el espacio vacío de alguna cosa que es suficiente para contener a otra u otras cosas, mientras que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Por lo tanto, en ambos términos existe una

equivalencia que se basa en la relación entre el litro, unidad de capacidad y el decímetro cúbico, unidad de volumen, a través de la cual se mide el volumen que ocupan los líquidos dentro de un recipiente. Lo anterior, pone de manifiesto que la palabra BIG o GRANDE, está relacionada con el tamaño de los objetos sólidos, lo que descarta la afirmación de la actora en el sentido de que al conformar la marca otorgada “BIG COLA”, sea descriptiva de las características esenciales de los productos de la Clase 32 Internacional. […] Así las cosa