CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00064-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto CLAIRÊX y la marca mixta previamente registrada EMCLAREX / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto CLAIRÊX para distinguir productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza al tener semejanza y conexidad competitiva con la marca EMCLAREX previamente registrada en la misma clase [E]s preciso indicar que las dos marcas tienen un sonido o pronunciación similar, lo cual puede confirmarse del análisis sucesivo de las marcas en cuestión. […] [U]na vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca cuestionada y registrada CLAIRÊX y la marca previamente registrada EMCLAREX presentan identidad ortográfica y fonética, aspectos que conllevan a que se configure un riesgo de confusión o asociación entre el público consumidor, por lo que la marca solicitada no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarla con total claridad de la marca previamente registrada. […] [L]a Sala encuentra que las marcas CLAIRÊX y EMCLAREX distinguen productos semejantes en la misma clase y que se refieren a productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, entre otros. Lo anterior permite constatar que los productos para los cuales se concedió el registro de la marca CLAIRÊX son confundibles con aquellos para los que se otorgó el registro de la marca EMCLAREX. 66. En efecto, ambas marcas distinguen productos de

perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares que, dicho sea de paso, podrán ser comercializados por los mismos canales, como son las farmacias, droguerías, supermercados y, por la misma razón, se publicitan por los mismos medios como son la televisión, la prensa, la radio; además que tienen una relación directa. 67. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y conexidad competitiva de sus productos, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues como ya se dijo, generan riesgo de confusión o de asociación.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 18 de julio de 2012, Radicación 11001-03-24-000-2006-00373-00, C.P. María

Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO

136 LITERAL A.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00064-00

Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Referencia: Registro marcario – Examen de registrabilidad – Causales de irregistrabilidad – Reglas de cotejo – Marcas en conflicto: CLAIRÊX –

EMCLAREX.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Laboratorios Bussié S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15987 de 27 de mayo de 2008, 24842 de 17 de julio de 2008 y 28758 de 12 de agosto de 2008. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. La sociedad Laboratorios Bussié S.A., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado general1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, presentó demanda4 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 15987 de 27 de mayo de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; 24842 de 17 de julio de 2008, “Por la cual se

resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 28758 de 12 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, 1 Cfr. Folios 2-5. 2 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folio 30. expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones concedieron el registro de la marca mixta CLAIRÊX para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la demandada negar el registro de la marca mixta CLAIRÊX para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones: “[…] VIII. PETICIÓN Por lo anterior, solicito que se declare la nulidad de las Resoluciones 15987 de fecha 27 de mayo de 2008, Resolución 24842 de 17 de julio de 2008 y

Resolución 28758 de 12 de agosto de 2008 y a título de restablecimiento del derecho sea negada la marca CLAIREX para distinguir productos de la clase 3ra […]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. La Sociedad Laboratorios Bussié S.A. es titular de las marcas: i) EMCLAREX

(mixta), concedida mediante Resolución núm. 8007 de 20 de abril de 2005, fecha desde la que ostenta la marca de acuerdo con el certificado núm. 295487 vigente hasta el 20 de abril de 2015, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y ii) EMCLAREX (nominativa) concedida mediante Resolución núm. 585 de 24 de enero de 2015, fecha desde la que ostenta la marca de acuerdo con el certificado núm. 292284 vigente hasta el 24 de enero de 2015, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.2. El 20 de febrero de 2007, la sociedad Río y Arenas Ltda. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta CLAIRÊX, tramitada bajo el expediente núm. 07.16667, para distinguir los siguientes productos: “[…] jabones, perfumería, cosméticos, lociones y tratamientos para el cabello y accesorios para peluquería […]”, en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm.

575 de 2007 y, dentro del término oportuno, la demandante, Laboratorios Esko Ltda. y The Procter & Gamble Company formularon oposición. 4.4. La parte demandante fundamentó su oposición, afirmando que es titular de la marca EMCLAREX, para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, confundible con la marca CLAIRÊX. Laboratorios Esko Ltda. y The Procter & Gamble Company afirmaron respectivamente ser titulares de las marcas CLAIRE D’ARCEY y CLAIROL, registradas a su favor para identificar productos de la Clase 3, razón por la cual el registro de la marca CLAIRÊX debía ser rechazado. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 15987 de 27 de mayo de 2008, concedió al titular Ríos y Arenas Ltda., el registro de la marca CLAIRÊX para identificar productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón a que no existen semejanzas fonéticas, gráficas y ortográficas entre la marca CLAIRÊX y las marcas EMCLAREX, CLAIRE, CLAIRE D’ARCEY y CLAIROL. 4.6. Por un lado, la sociedad Laboratorios Bussié Ltda. y, por el otro, The Procter & Gamble Company, interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 15987 de 27 de mayo de 2008. 4.7. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 24842 de 17 de julio de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15987 de 27 de mayo de 2008 y conceder el recurso de apelación. 4.8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 28758 de 12 de agosto de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 15987 de 27 de mayo de 2008. Normas violadas

5. La demandante, adujo la violación de los artículos 136 literal a)5 y 155 literal d)6 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1. Afirmó que: “[…] es indiscutible la confundabilidad entre estas dos expresiones colocadas en el mercado farmacéutico y cosmético, pues la registrada por mi poderdante es totalmente copiada por la otra marca segregando el prefijo EM que simplemente indica el lugar tiempo o modo evocado por el prefijo EN desdibujado en el prefijo EM de la marca registrada […]”.7 6.2. Indicó que: “[…] la marca CLAIRÊX es una expresión muy fácilmente confundible con la marca registrada EMCLAREX y donde se dejó de lado el cotejo que se debe realizar entre las marcas de forma integral entre lo nominativo, gráfico

y especialmente en lo ideológico o conceptual de las dos expresiones […]. Es importante tener en cuenta que los médicos y cosmetólogos por regla general, tienen una grafología de muy difícil comprensión y los expendedores interpretan por regla general las primeras y las últimas letras en la fórmula y, también es absolutamente claro que los médicos dermatólogos en general, así como los demás profesionales de la salud no se toman el tiempo para explicar que hay dos productos en el mercado y estos se diferencian especialmente en las etiquetas que ambos contienen y que uno es el bueno y la otra marca es la copia para que no se confundan sus formulados […]”. 5 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […].” 6 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: […] d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión […]”. 7 Cfr. Folio 45. 6.3. Agregó que el examen de confundabilidad resulta de la aplicación de las

siguientes reglas: i) la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, ii) las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, iii) quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto: “productos para el cuidado y tratamiento de la piel cosmético y cosmético-medicado”, y iv) deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 6.4. Sostuvo que “[…] las dos expresiones se componen de solo cuatro sílabas donde las tres son absolutamente idénticas salvo por la sílaba inicial de la marca solicitada y concedida; además, ambas expresiones giran alrededor de las mismas vocales en sus tres últimas sílabas. Los formulados no son, ni tienen que ser personas que puedan descubrir las diferencias tan mínimas entre dos expresiones […]”. 6.5. Adicionalmente precisó que: “[…] las dos expresiones giran alrededor de un mismo concepto ideológico o evocativo: ACLARADOR. No se requiere mayor análisis con la única diferencia que la marca CLAIREX evoca la misma marca y ya concedida y acreditada con un prefijo. Pero lo único que realmente evoca y trae a la mente de los consumidores es que se trata de los mismos productos (productos para tratamientos de aclaramiento de la piel) y de un mismo fabricante pero con denominación o prefijo de LUGAR o MODO.

EMCLAREX - ACLARA

CLAIREX CLARO – PRODUCTO ACLARADOR […]”8.

Contestación de la demanda

7. La demandada, por intermedio de su apoderado especial9, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante y argumentando lo siguiente: 7.1. Afirmó que los actos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486. 7.2. Señaló que “[…] los documentos obrantes en el expediente no. 07-16667 y contentivo de la actuación administrativa, en lo relativo a la solicitud de registro de 8 Cfr. Folio 35. 9 Cfr. Folio 72. la marca “CLAIREX” para distinguir los productos de la clase 3 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad Rico (sic) Arenas Ltda., se concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional Competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defesa […]”10. 7.3. Sostuvo que para que un signo sea registrado como marca debe reunir los siguientes requisitos: i) la perceptibilidad, ii) la suficiente distintividad, y iii) la susceptibilidad de presentación gráfica. Ello significa que para que un signo sea registrable como marca debe tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado. 7.4. Indicó que: “[…] Siguiendo los lineamientos anteriores, fundamentados en criterios jurisprudenciales y legales, se tiene que, efectuado el examen conjunto de las marcas enfrentadas “EMCLAREX” y “CLAIREX” estos no arrojan confusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos se encuentra

provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora, en tal sentido son percibidos de diferente manera; así tenemos que la comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. Cabe aclarar, que pueden existir expresiones que aunque compartan algunas sílabas entre ellas gocen de elementos diferenciadores que las hagan distintivas como sucede en el presente caso. En tal sentido, al efectuarse la comparación entre estas, es caro que deberá prescindirse al momento de su comparación las sílabas comunes, ya que su uso individual no es monopolizable. En este sentido, la marca concedida CLAIREX y la marca de la sociedad demandante comparten: EMCLAREX CLAIREX Sin embargo, nótese que las sílabas compartidas no están ubicadas de manera idéntica, tan solo esto sucede en la sílaba final, no obstante la conjugación de sus letras y las iniciales “EM CLA” y “CLA I” le otorgan distintividad suficiente, una visualización única e individual. Sumado a lo anterior y determinante en la apreciación nótese que el inicio de las dos expresiones es completamente distinto. Visto lo anterior y considerando que las sílabas por separado en las marcas no pueden ser susceptibles de apropiación individual en consecuencia cualquier comparación deberá dirigirse a la comparación del prefijo radical no común entre ellas, como se efectuó en el párrafo anterior. Adicionalmente adviértase que se trata de dos marcas mixtas: […] 10 Cfr. Folio 78. Como se percibe a simple vista las dos marcas además de su denominación

nominativa que por demás es distinguible, cuentan con elementos gráficos especiales en su grafía y elementos gráficos adicionales, desvirtuando cualquier riesgo de confusión o asociación a contrario de lo afirmado por el demandante. Teniendo en cuenta lo anterior y con fundamento en los criterios mencionados anteriormente, la expresión “CLAIREX” para distinguir productos de la clase 3, al contrario de lo señalado en el presente proceso, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjunto de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión. Entre las expresiones en conflicto “EMCLAREX” frente a “CLAIREX”, existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado. […] En consecuencia, la marca CLAIREX para distinguir productos comprendidos en la clase 3 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como se expuso válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados […]”. 11

8. Ríos y Arenas Ltda., mediante apoderado especial12, como tercero con interés, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 8.1. Manifestó que la marca registrada a su favor, esto es, CLAIRÊX, para

identificar productos en la clase 3ª de la Clasificación Internacional de Niza, posee diferencias fonéticas, ortográficas, gráficas e ideológicas con el signo EMCLAREX. 8.2 Asimismo, afirmó que las marcas CLAIRÊX y EMCLAREX pueden coexistir en el mercado sin ningún riesgo de confusión en el público consumidor. 8.3. Indicó que: “[…] La Superintendencia, para ordenar el registro de la marca CLAIREX a través de los actos impugnados, comparó debidamente los signos de ambas marcas […]. La administración, en la Resolución que decidió el recurso de apelación, en forma clara y precisa consignó que desde los puntos de vista fonético, ortográfico y conceptual se observa que los signos confrontados CLAIREX y EMCLAIREX no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgos de confusión. Así, la estructura gramatical del signo solicitado, CLAI-REX, presenta características ortográficas y fonéticas diferenciables frente a la 11 Cfr. 78 a 80. 12 Cfr. Folio 95. estructura gramatical de la marca registrada, EM-CLA-REX. Aunado a lo anterior, los signos se componen de estructuras gráficas particulares que refuerzan la diferenciación entre los mismos. De lo anteriormente expuesto se deduce que los signos confrontados CLAIREX, EMCLAIREX presentan diferencias en cuanto a su composición fonética, gráfica y ortográfica que permite su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación entre los productos que los mismos pretenden identificar (confusión directa), o entre el origen empresarial de los mismos (Confusión indirecta) […]”13

9. Laboratorios Esko Ltda. y The Procter & Gamble, como terceros con interés, no presentaron escritos de contestación de la demanda.

Interpretación Prejudicial

10. El Consejero Sustanciador, mediante auto de 22 de octubre de 201314, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la

Decisión 486.

11. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación 319IP-2014 de 1º de abril de 201515, en la que consideró que el análisis de las normas comunitarias andinas, para el presente caso, debe realizarse respecto de los artículos 136 literal a)16; de oficio interpretó el artículo 134 literales a), b) y g) de la Decisión 486; se abstuvo de interpretar el artículo 155 de dicha normativa, por “[…] no resultar pertinente para la resolución del presente caso […]”17; y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

12. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Consejero Sustanciador, mediante auto de 22 de agosto de 201718, corrió traslado a las partes, para que en 13 Crf. Folio 90-91. 14 Cfr. Folios 105-106. 15 Cfr. Folios 116-124. 16 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […].” 17 Cfr. Folio 114. 18 Cfr. Folio 115. el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo; vencido el plazo, la parte demandante reiteró, en esencia, los argumentos de nulidad expuestos en la demanda. La demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. El Ministerio Publico y los terceros con interés guardaron silencio.

13. Vistos los artículos 7419 y 7520 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201221, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados22, y atendiendo a que la abogada Daniela Martínez Silva, identificada con cédula de ciudadanía núm. 52.997.002 y tarjeta profesional núm. 187.195, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada general de la demandante y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

14. Visto el artículo 128 numeral 7º.23 del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30824 de la Ley 1437 de enero 18 de 201125, sobre el régimen de

19 “[…] Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados. El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas. Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251. Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona. Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio […]”. 20 “[…] Artículo 75. Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. […] Podrá sustituirse el poder siempre que no esté prohibido expresamente. […]”. 21 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 22 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por

medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 23 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 24 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 25 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. transición y vigencia y del artículo 1º.26 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200327, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa Comunitaria que regula el registro de los signos y marcas; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 319IP-2014 de 1º de abril de 2015 y vii) el análisis del caso concreto.

16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

17. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 17.1. Resolución núm. 15987 de 27 de mayo de 200828, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca CLAIRÊX mixta para identificar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza del titular Ríos y Arenas Ltda. 17.2. La parte motiva de la Resolución indicó lo siguiente: “[…] De acuerdo con lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente realizará el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y pruebas de la oposición y de la respuesta allegada por la solicitante. Adicionalmente, el estudio comprende causales que aunque no hayan sido planeadas en la oposición, aparezcan con ocasión del examen de registrabilidad.

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud 1.1. Norma aplicable 26 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 27 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 28 Cfr. Folios 9-10

El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marca los signos que sean “idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”. 1.2. Concepto y requisitos La causal mencionada evita que el consumidor se confunda al momento de adquirir el producto o servicio, ya sea en cuanto al signo, esto es tomando un producto por otro o en cuanto a la procedencia empresarial que se le adjudique. La causal también tutela el derecho de uso exclusivo que terceros hayan adquirido con anterioridad, ya sea por tener en trámite una solicitud de marca o por tener un registro. La comparación de marcas conlleva un estudio ponderado orientado con los criterios, principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado. La confusión marcaria se da por la conjunción de dos factores, semejanza o identidad de los signos y de los productos o servicios. Si uno de los dos factores no se presenta la causal no aplica, por eso ante el descarte de uno de ellos no es necesario verificar el otro. Sin perjuicio, de que se presenten casos donde deban ser analizados simultáneamente pues sólo de su examen conjunto podría valorar el riesgo de confusión. Caso concreto 1.3. Antecedentes marcarios Teniendo en cuanta los datos suministrados en la oposición y una vez revisada de oficio la clase para la que se solicita la marca y otras clases

relacionadas, se encontró la siguiente información relevante para efectos del presente examen de registrabilidad. Marca Titular Expedien Clas Tip Certifica Vigencia te e o do EMCLAR 104 8 3 MI 295487 20/04/20

EX LABORATORIO 086161 15

S BUSSIÉ S.A.

CLAIRE 195 7 3 NO 192263 13/12/20

D’ARCEY LABORATORIO 028204 16

S DE

ESPECIALIDAD

ES

COSMETICAS

LABORATORIO S ESKO CLAIROL 1THE 92 7 3 NO 105794 10/07/20

PROCTER & 193083 14

GAMBLE Las marcas a comparar se reproducen de la siguiente manera: Marca solicitada Marca opositora Marca opositora Marca opositora Claire D'arcey Es tarea del funcionario administrativo determinar el grado de confusión que existe entre los signos, teniendo en cuenta que la similitud puede ser de tipo ortográfico o visual, fonético o ideológico. En