CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00071-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo YAPS y la marca mixta YA / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo YAPS para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca mixta YA [A]l revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala observa que la partícula YA no es un término de uso común en las marcas de productos de la Clase 32, por cuanto únicamente se encuentran tres (3) registros, dos (2) de propiedad de la sociedad actora y, otro, de titularidad de la sociedad PAN PÁ YA. […] Cabe resaltar que, contrario a lo afirmado por el tercero con interés en las resultas del proceso, no se puede sostener que la expresión YA es de uso común al encontrarse en los registros marcarios GOYA, YAKULT, YARIMA y GUAYA, dado que la expresión analizada es YA y no las palabras en comento, que si bien tiene una sílaba YA la misma no puede ser fraccionada de las expresiones que fueron objeto de registro en su momento. […] [P]ara la Sala no procede la exclusión del cotejo del término YA, habida cuenta que no es de uso común y, además, no quedaría expresión frente a la cual realizar el cotejo marcario. […] [L]a Sala advierte que las marcas en conflicto varían en cuanto a su composición, esto es, respecto del número de letras y sílabas, por lo que no cuentan con similitudes ortográficas evidentes. En efecto, aunque es cierto que el signo solicitado reproduce la denominación de la marca registrada, también

lo es que dicha similitud se diluye con las letras PS, que forman parte de la marca cuestionada, pues estas la diferencian gramaticalmente de la marca analizada. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente no presenta un grado de similitud sustancial que pueda ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] [D]esde el punto de vista fonético, existen diferencias entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciarlos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos no se escuchan de forma idéntica, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás. Tal diferenciación radica en la terminación PS que le da una sonoridad particular y diferente. Ahora bien, en el aspecto ideológico, la Sala encuentra que YA evoca una característica del producto, esto es, significa inmediatez y rapidez en la preparación. Por su parte, la YAPS no tiene un significado en concreto, por lo que la misma resulta ser de fantasía. En este sentido, no existe similitud desde el punto de vista conceptual. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que entre los signos en conflicto no existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas y conceptuales, por lo que, en consecuencia, el signo YAPS resulta ser distintivo frente a la marca previamente registrada. En este contexto, la Sala considera que una vez realizado el examen de confundibilidad con la rigurosidad que impone la normativa comunitaria, se concluye que entre las marcas cotejadas no existen similitudes que generen riesgo de confusión, y que

determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 21 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00471-00, C.P. Guillermo

Vargas Ayala.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 154 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 172

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00071-00

Actor: QUALA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO. MARCAS EN

CONFLICTO: YA y YAPS

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad QUALA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 30795 del 14 de diciembre de 2004, a través de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca YAPS (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ALICORP S.A. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad QUALA S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] Primera: Que se declare la Nulidad de la Resolución 30795 del 14 de diciembre de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente número 04053544, mediante la cual se concedió el registro de la marca YAPS a la sociedad ALICORP S.A.A.

Segunda: Que en cumplimiento del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, se ordene a la División de Signos de la Superintendencia de Industria y Comercio adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento y ejecución de la sentencia […]”.

I.2. Los hechos El apoderado judicial del demandante manifestó que la sociedad QUALA S.A. es

titular del certificado de registro 227073 de la marca YA, expediente administrativo 9806534, para distinguir productos de la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que el apoderado de la sociedad ALICORP S.A.A. solicitó el registro de la marca nominativa YAPS, el 8 de junio de 2004, trámite al cual le correspondió el radicado 04053544, para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que el 14 de diciembre de 2004, la División de Signos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 30795 del 14 de diciembre 2004, por medio de la cual concedió el registro de la marca YAPS. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó los artículos 134, 135, literal b), 136, literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que la palabra YAPS no es susceptible de registro por ser una expresión que carece de capacidad distintiva, requisito sine qua non para la concesión de un registro marcario, generando confusión con la marca YA previamente registrada. Afirmó que la ausencia distintividad para el caso concreto se da específicamente en cuanto a los elementos extrínsecos del signo, pues existe una clara similitud

con una marca anteriormente registrada, por cuanto que genera confusión y asociación con el signo YA previamente registrado, y sobre el cual ejerce monopolio de exclusividad. Indicó que la marca YAPS se encuentra compuesta por un elemento nominativo, que genera confusión y asociación en el consumidor, violando el derecho de explotación de la marca YA (mixta), generando confusión y error en el consumidor en cuanto al producto y origen empresarial de los mismos.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. Indicó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en materia marcaria. Expresó que resulta claro y evidente que la marca solicitada YAPS clase 32 no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Manifestó que efectuado el estudio de confundibilidad de la marcas en controversia, se tiene que después de un impacto general, no son confundibles, habida cuenta que se trata de expresiones que no guardan relación alguna y que tienen una composición completamente distinta. II.2. INTERVENCIÓN DE ALICORP S.A.A. El tercero con interés en las resultas del proceso, mediante apoderado, señaló que la marca YAPS (nominativa) es distintiva y, por lo tanto, el acto administrativo mediante el cual se concedió su

registro, se ajusta a la normatividad marcaria supranacional. Manifestó que QUALA S.A. es titular de una marca débil, al encontrarse en varios registros marcarios (GOYA, GUAYA, YARIMA, YAKULT), por lo que no puede pretender que sus derechos sobre la marca YA (mixta) excluyan a los demás oferentes del mercado de la posibilidad de usarla, puesto que se trata de una sílaba de uso común. Expresó que es evidente la diferencia ideológica de las marcas enfrentadas, que sumada a la presunción de legalidad de la Resolución 30795 del 14 de diciembre de 2009 y a la ausencia de pruebas en contrario, se tiene que la marca YAPS es distintiva, desde el punto de vista intrínseco y extrínseco, puesto que es un signo apto para distinguir productos en el mercado y capaz de diferenciarlos de aquellos distinguidos con otros marcas.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 292-IP-2014 de fecha de 12 de marzo de 2015 en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en concreto sobre los artículos 134 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos

distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basa la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

SEGUNDO: Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificarse cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disimiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.

TERCERO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto. También lo son palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

CUARTO. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndoles hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. QUINTO. La corte consultante debe determinar si la palabra “YA” es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así

como las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común”. […]” (negrillas fuera de texto). IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 6 de noviembre de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, dentro del plazo la parte actora, la Superintendencia de Industria y Comercio y el tercero interviniente, reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Publico no se pronunció. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad QUALA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 30795 del 14 de diciembre de 2004, a través de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca YAPS (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ALICORP S.A.A. La parte actora señaló que el acto administrativo acusados es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134, 135, literal b), 136, literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- La normativa aplicable

El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en los artículos 134, 135, literal b), 136, literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134. —A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro […]”. “[…] Artículo 135. —No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) Carezcan de distintividad […]”. “[…] Artículo 136. —No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. “[…] Artículo. 154. —El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente […]”. “[…] Artículo 172. —La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de

cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos y productos identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por

no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya

que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida para este proceso establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible

incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto). De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1. Comparación de los signos La Sala resalta las características de los signos enfrentados, tal como se observa a continuación: - Signo solicitado YAPS (nominativa) - Marca registrada YA (mixta) Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos nominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso

26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”4. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, no sin antes precisar si la expresión YA es de uso común en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, el tercero con interés en las resultas del proceso fundamenta su argumento de defensa en el hecho de que la expresión YA es de uso común en marcas de productos de la Clase 32 internacional. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia sostuvo que el Juez Consultante debe determinar si “[…] la partícula YA” es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de

Niza […]”. 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de

2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala.

Al respecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala observa que la partícula YA no es un término de uso común en las marcas de productos de la Clase 32, por cuanto únicamente se encuentran tres (3) registros, dos (2) de propiedad de la sociedad actora y, otro, de titularidad de la sociedad PAN PÁ YA, tal y como se observa a continuación: Marca Registro TITULAR

YA 227073 QUALA S.A.

JUGOS YA 339122 QUALA S.A.

PAN PÁYA 407843 PAN PÁYA Cabe resaltar que, contrario a lo afirmado por el tercero con interés en las resultas del proceso, no se puede sostener que la expresión YA es de uso común al encontrarse en los registros marcarios GOYA, YAKULT, YARIMA y GUAYA, dado que la expresión analizada es YA y no las palabras en comento, que si bien tiene una sílaba YA la misma no puede ser fraccionada de las expresiones que fueron objeto de registro en su momento. Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala no procede la exclusión del cotejo del término YA, habida cuenta que no es de uso común y, además, no quedaría expresión frente a la cual realizar el cotejo marcario. Así pues y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo

de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Y A P S 1 2 3 4 Signo solicitado Y A 1 2 Marca registrada YAPS (nominativa) YA (mixta)

Consonantes: Y-P-S Consonantes: Y Vocales: A Vocales: A En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que marca «YAPS» está compuesta por una (1) palabra, dos (2) sílabas y cuatro (4) letras, esto es, tres (3) consonantes y una (1) vocal.

Por su parte, la marca registrada «YA» está compuesta por una (1) palabra, una (1) sílaba y dos (2) letras, esto es, una (1) vocal y una (1) consonante. En ese sentido, la Sala advierte que las marcas en conflicto varían en cuanto a su composición, esto es, respecto del número de letras y sílabas, por lo que no cuentan con similitudes ortográficas evidentes. En efecto, aunque es cierto que el signo solicitado reproduce la denominación de la marca registrada, también lo es que dicha similitud se diluye con las letras PS, que forman parte de la marca cuestionada, pues estas la diferencian gramaticalmente de la marca analizada. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente no presenta un grado de similitud sustancial que pueda ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

YAPS – YA – YAPS – YA - YAPS – YA – YAPS – YAYAPS – YA YAPS – YA – YAPS – YA - YAPS – YA – YAPS – YAYAPS – YA YAPS – YA – YAPS – YA - YAPS – YA – YAPS – YAYAPS – YA Lo anteriormente constatado es indicativo que, desde el punto de vista fonético, existen diferencias entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciarlos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos no se escuchan de forma idéntica, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás. Tal diferenciación radica en la terminación PS que le da una sonoridad particular y diferente Ahora bien, en el aspecto ideológico, la Sala encuentra que YA evoca una característica del producto, esto es, significa inmediatez y rapidez en la preparación. Por su parte, la YAPS no tiene un significado en concreto, por lo que la misma resulta ser de fantasía. En este sentido, no existe similitud desde el punto de vista conceptual. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que entre los signos en conflicto no existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas y conceptuales, por lo que, en consecuencia, el signo YAPS resulta ser distintivo frente a la marca previamente registrada. En este contexto, la Sala considera que una vez realizado el examen de confundibilidad con la rigurosidad que impone la normativa comunitaria, se concluye que entre las marcas cotejadas no existen similitudes que generen riesgo de confusión, y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario.

Además, no resulta relevante, en este caso, que los productos que las marcas enfrentadas pertenezcan a la misma clase del nomenclátor internacional (la 32), ya que nada obsta para que coexistan en el mercado dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, así éstos tengan los mismos canales de comercialización y publicidad, cuando las marcas respectivas son diferentes y, por ende, no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, razón por la cual se denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la presente sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial TERCERO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Presidente Consejero de Estado Consejero de Estado

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero de Estado