CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00075-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo DOLNIX y la marca DOLEX, DOLEX M Y DOLEX MUJER / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es DOL en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo nominativo DOLNIX para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca nominativa DOLEX, DOLEX M Y DOLEX MUJER previamente registrada en la misma clase En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que los signos no resultan similares en cuanto a la composición, esto es, al número de sílabas, vocales y consonantes, pues se diferencian en tanto si bien es cierto que comparten la letra X, también lo es que la misma se encuentra acompañada de la consonante N y la letra I. […] [L]os signos permite concluir que visualmente no presentan un grado de similitud sustancial que pueda ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético no existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos no se escuchan de forma idéntica, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión. […] En cuanto a la similitud ideológica, se reitera lo expuesto en el sentido de que las marcas en

conflicto comparten un prefijo (DOL) que es evocativo de dolor, y que las terminaciones son diferentes (NIX, EX, EX M y EX MUJER), lo cual hace que en su conjunto sean de fantasía, por lo que no resultan confundibles. Por las razones anteriores, la Sala considera que al no ser confundibles y no existir similitud ortográfica, fonética y conceptual entre las marcas, no es necesario analizar la conexidad competitiva entre los productos y servicios, pues la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 21 de abril de 2016, Radicación 11000-03-24-000-2010-00471-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 /

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00075-00

Actor: GLAXO SMITHKLINE COLOMBIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL SOBRE PARTÍCULAS DE USO COMÚN: DOL – MARCAS EN CONFLICTO: DOLNIX Y DOLEX La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad LABORATORIOS GLAXO SMITHKLINE COLOMBIA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 19663 del 17 de junio de 2008, 26300 del 28 de julio de 2008 y 34969 del 19 de septiembre de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca DOLNIX (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

TECNOQUIMICAS S.A.

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad LABORATORIOS GLAXO SMITHKLINE COLOMBIA S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria

y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] (1) Que se declare nula la Resolución numero 19663 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 17 de junio de 2008, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca DOLNIX (nominativa), en la Clase 05 solicitada por TECNOQUIMICAS S.A. (2) Que se declare nula la Resolución número 26300 dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 28 de Julio de 2008, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 19663 del 17 de junio de 2008. (3) Que se declare nula la Resolución número 34969 dictada por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 19 de Septiembre de 2008, por medio de la cual se confirmó la Resolución 19663 del 17 de junio de 2008 y se declaró agostada la vía gubernativa. (4) Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A, se ordene lo siguiente: a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 15 de diciembre de 2015 por la sociedad GLAXO COLOMBIA SMITHKLINE S.A. b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca DOLNIX en la Clase 05 a nombre TECNOQUIMICAS S.A, por no cumplir con el

requisito de distintividad por ser similarmente confundible con la marca notoria DOLEX previamente registradas y de propiedad de GLAXO SMITHKLINE COLOMBIA S.A., para los mismos productos. c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca DOLNIX No 362785 en la Clase 5 Internacional a favor de TECNOQUIMICAS S.A. d) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca DOLNIX No 362785 en la Clase 5 Internacional a favor de TECNOQUIMICAS S.A. […]” I.2. Los hechos El apoderado de la parte demandante manifestó que el 25 de mayo de 2007, la sociedad TECNOQUIMICAS S.A., solicitó el registro del signo DOLNIX (nominativo) para amparar productos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Expresó que el 29 de junio de 2007 se publicó el extracto de dicha marca en la Gaceta para la Propiedad Industrial 577, bajo el número de publicación 1653. Señaló que el 15 de agosto de 2007, la sociedad GLAXO SMITHKLINE COLOMBIA S.A. presentó escrito de oposición frente a la solicitud mencionada, lo anterior con fundamento en la marca notoria DOLEX, previamente registrada para identificar analgésicos en Colombia. Informó que la División de Signos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 19663 del 17 de Junio de 2008, declaró infundada la

oposición de GLAXO SMITHKLINE COLOMBIA S.A. y concedió el registro del signo DOLNIX (nominativo), en la referida clase 5ª. Adujo que dentro del término, la sociedad GLAXO SMITHKLINE COLOMBIA S.A., presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución 19663 del 17 de junio de 2008. Expresó que la División Distintivos de la entidad demandada mediante la Resolución 26300 del 28 de julio de 2008, resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando el acto administrativo contenido en la Resolución 19663 de 17 de junio de 2008 y, a su vez, concedió ante su inmediato superior, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. Aseveró que el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial mediante Resolución 34969 del 19 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de apelación interpuesto en el sentido de confirmar la Resolución 19663 de 17 de junio de 2008, declarando infundada la oposición presentada por dicha sociedad y concediendo el registro del signo DOLNIX (nominativo). I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación. El apoderado de la parte actora manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó los artículos 134, 135 literal b) y 136, literales a) y h), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Señaló que la entidad demandada desconoció la notoriedad de la marca DOLEX

en el mercado colombiano para distinguir productos de la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, ello al momento realizar el análisis de confundibilidad entre la marca DOLEX con la expresión DOLNIX. Afirmó que la marca solicitada reproduce en su totalidad la marca DOLEX, lo cual genera una semejanza ortográfica, visual y fonética entre ellas, pues el solicitante simplemente remplazó la letra E por las letras N y I, lo cual no le otorga suficiente distintividad y novedad. Aseveró que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció las similitudes adicionales de la marca DOLNIX con la marca DOLEX, consistente en la imitación de la letra x y el número de sílabas, pretendiendo generar un impacto similar entre el público consumidor. Aunado a lo anterior, adujo que existe conexión competitiva entre los productos que se amparan con las marcas en cuestión, ya que ambos productos están dirigidos al mismo consumidor y se comercializaran en el mismo mercado. Finalmente, precisó que la marca solicitada DOLNIX carece de distintividad, pues al ser similarmente confundible con la marca DOLEX, el público consumidor las relaciona directamente entre si y puede pensar que se trata de un nuevo producto, creándose de esta forma un riesgo de asociación sobre el origen de los productos.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad demandada manifestó que los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales en

materia marcaria. Señaló que si bien es cierto el signo DOLNIX comparte algunas letras que lo componen con los signos de titularidad de la sociedad demandante, también lo es que presenta una estructura gramatical autónoma que lo hacen fácilmente diferenciable en el mercado. Expresó que entre las marcas DOLNIX y DOLEX no se presentan semejanzas de generar riesgo de confusión, siendo claro que la sílaba NIX se diferencia plenamente de la terminación EX, inherente a la marca demandante DOLEX. Adujo que los signos en litigio no son susceptibles de generar riesgo de confusión, aun cuando uno de ellos, pudiera eventualmente tener el carácter de notoriamente conocido. II.2. INTERVENCIÓN DE TECNOQUIMICAS S.A El representante judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, manifestó que la marca DOLNIX cumple con los requisitos de ser distintiva, perceptible y ser susceptible de representación gráfica, conforme lo exige los artículos 134 y siguientes de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comisión Andina. Adujo que la marca DOLNIX “[…] fue concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio por cumplir estrictamente los requisitos de distintividad intrínsecos y extrínsecos, esto es, por contar con la suficiente capacidad de individualización respecto de los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional, al igual que la suficiente capacidad de distinguirse externamente de otros signos usados para identificar productos idénticos o similares […]”. Expresó que desde punto de vista conceptual DOLNIX y DOLEX tienen elementos propios que los hacen suficientemente distintivos, toda vez que cada signo al

consistir en expresiones caprichosas, no tiene un significado asociado, sino que por el contrario son expresiones de fantasía. Afirmó que desde el punto de vista nominativo, la única expresión que tienen en común es la partícula DOL, la cual resulta de común denominación en productos de la clase 5ª por tratarse del prefijo de la expresión “dolor” o “dolencia”, por lo que debe excluirse del cotejo marcario. Adujo que la partícula DOL es una expresión débil, común o usual, que puede ser usada por varios titulares de marcas en la clase quinta internacional. II.3. INTERVENCIÓN DE LABORATORIOS FARPAG. A pesar de haber sido notificado en debida forma, tal y como consta a folio 436 del expediente, el tercero con interés en las resultas del proceso no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho del libelo de demanda.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 268-IP-2014 de fecha 24 de marzo de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en concreto sobre los artículos 136 literales a) y h) y 228 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión

486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado DOLNIX (denominativo) y la marca registrada DOLEX (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación.

TERCERO: El Juez Consultante debe determinar si la partícula “DOL” es de uso común en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y, por tanto, si se trata de una marca débil, de conformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, debe tener en consideración que, en el caso de signos referidos a productos farmacéuticos, el análisis comparativo deberá ser más exigente, pues la naturaleza de tales productos frente al público al que van destinados pueden ocasionar daños a la salud por efecto del riesgo de confusión. CUARTO. La marca notoriamente conocida es aquella que es reconocida por cualquier País Miembro de la Comunidad Andina y por el sector pertinente. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse las circunstancias que le dan ese estatus

por quien la alega. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se demuestra algunos de los riesgos (el de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario). El Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca DOLEX (mixta) […]” (negrillas fuera de texto). IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 25 de agosto de 2015, el Despacho sustanciador corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora y la Superintendencia de Industria y Comercio, reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Publico y los terceros intervinientes no se pronunciaron. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad LABORATORIOS GLAXO SMITHKLINE COLOMBIA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 19663 del 17 de junio de 2008,

26300 del 28 de julio de 2008 y 34969 del 19 de septiembre de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca DOLNIX (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad TECNOQUIMICAS S.A. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- La normativa aplicable El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en los artículos artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […]” “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) Carezcan de distintividad […]”. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]“. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno

previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos y productos identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado

vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida para este proceso establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo

sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético y conceptual. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1. Comparación de los signos La Sala resalta las características de los signos enfrentados, tal como se observa a continuación: \ 7l - Signo solicitado

DOLNIX

(nominativa) - Marcas registrada (mixta) Certificado 286657

DOLEX M

(nominativa) Certificado 336187

DOLEX MUJER

(nominativa) Certificado 336188 Verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos nominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”4.

Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, visuales, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor, no sin antes precisar si la partícula DOL es de uso común en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, el tercero con interés en las resultas del proceso fundamenta su argumento de defensa en el hecho de que del análisis de confundibilidad debe excluirse la partícula DOL, toda vez es de uso común en marcas de productos farmacéuticos que corresponden a los productos de la Clase 5 internacional. En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia sostuvo que el Juez Consultante debe determinar si la partícula DOL es de uso común en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. Al respecto, al revisar el registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio y las relacionadas por la sociedad interviniente, la Sala observa que la partícula DOL es un término de uso común en las marcas de productos farmacéuticos, tal y como se observa a continuación: Marca Registro

DOLIVIUM 282706

DOLEVOR 282078

DOLORUB 269841

DOLOGEL 275242

DOLOFEN 273625

DOLUMBAR 294504

DOLOFAST 267077

SEVEDOL 239791

Respecto de las partículas de uso común la Interpretación Prejudicial rendida para el caso de autos señaló que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna y que, por lo tanto, el titular de una marca que incluya estos componentes no puede impedir que otros empresarios los utilicen y que, en consecuencia, su signo sería considerado débil o con bajo poder de oposición, soportando la coexistencia de marcas que también los contengan, y en caso de conflicto marcario, los mencionados elementos deberán ser excluidos del cotejo. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a efectuar la comparación de los signos distintivos confrontados en este asunto teniendo en consideración las reglas de cotejo previamente señaladas expuestas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: N I X 4 5 6 Signo solicitado E X 4 5 Registro 186657 E X M 4 5 6 Registro 336187

E X M U J E R 4 5 6 7 8 9 10

Registro 336188 Marcas registradas En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que los signos no resultan similares en cuanto a la composición, esto es, al número de sílabas, vocales y consonantes, pues se diferencian en tanto si bien es cierto que comparten la letra X, también lo es que la misma se encuentra acompañada de la consonante N y la letra I. Cabe resaltar de las marcas previamente registradas se acompañan de la letra M (registro 336187) y de la palabra MUJER (registro 336188), por lo que los signos

varían en cuanto a la composición. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente no presentan un grado de similitud sustancial que pueda ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: NIX – EX – NIX – LEX – NIX – EX – NIX – EX NIX – EX – NIX – LEX – NIX – EX – NIX – EX NIX – EX – NIX – LEX – NIX – EX – NIX – EX NIX – EX M – NIX – EX M – NIX – EX M – NIX – EX M NIX – EX M – NIX – EX M – NIX – EX M – NIX – EX M NIX – EX M – NIX – EX M – NIX – EX M – NIX – EX M NIX – EX MUJER – NIX – EX MUJER – NIX – EX MUJER NIX – EX MUJER – NIX – EX MUJER – NIX – EX MUJER NIX