CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00085-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto MAC POLLO y las marcas nominativa y mixta McDONALD’S y nominativas RONALD MCDONALD, MC. RIB y MCDONALDS & DESIGN previamente registradas / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son McDONALD’S, RONALD MCDONALDS, MC.RIB y MCDONALDS & DESIGN / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo mixto MAC POLLO para identificar productos de la Clase 29 por ser distintiva y no tener similitud con las marcas McDONALD’S,

RONALD MCDONALD, MC. RIB y MCDONALDS & DESIGN

[L]a Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. […] Al comparar las marcas, la Sala encuentra que, en lo relativo a la comparación ortográfica lo signos en conflicto no guardan similitud alguna, en la medida que el signo registrado con posterioridad está conformado por dos (2) palabras (MAC - POLLO) que contienen ocho (8) letras que tienen cinco consonantes (M, C, P, L, L) y tres vocales (A, O, O) mientras en las marcas opositoras cuyo elemento predominante es la expresión (McDONALD’S), la cual está compuesta por una sola palabra, que contienen nueve (9) letras, siete (7) consonantes (M, c ,D ,N, L, D, S) y dos (2) vocales (O y A). Cabe resaltar que las

marcas previamente registradas están acompañadas de las palabras Ronald, Rib y Design las cuales aumentan la diferenciación desde el punto de vista ortográfico. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de las marcas previamente registradas se puede concluir que visualmente NO presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético tampoco existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente. Como se observa los signos en conflicto presentan diferencias sustanciales, en la medida que si bien es cierto que en ambos se encuentra la expresión MAC o MC, también lo es que los mismos se están acompañados de las palabras POLLO, DONALDS, RONALD, DESIGN Y RIB, permitiendo al consumidor promedio diferenciarlas y con ello evitar así ser inducido en error. Por otro lado y desde el punto de vista ideológico, la Sala considera que no es posible realizar dicha comparación en la medida que uno de los signos es de fantasía. En efecto, los signos McDONALD’S, RONALD MCDONALDS, MC.RIB, MCDONALDS & DESIGN no tiene significado en el idioma castellano, impidiendo en análisis desde este punto de vista. Dicho lo anterior, la Sala encuentra que si bien las marcas en conflicto comparten la partícula MAC o la contracción MC, no existe semejanza ortográfica, visual o fonética entre ellos que genere confusión entre el público consumidor. Habida cuenta que en el presente caso no existe similitud entre los signos MAC POLLO y

McCDONALD’S, RONALD MCDONALD, MC. RIB, MCDONALDS DESIGN no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto relativo a la conexidad competitiva de los servicios que identifican las marcas en conflicto, el riesgo de asociación en el mercado y, menos aún, entrar a determinar si las marcas de la sociedad demandante son notorias.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 56 / DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 58 LITERAL F / DECISIÓN 85 DE LA

COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTÍCULO 58 LITERAL G

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00085-00

Actor: MCDONALDSS INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD

Tema: PROPIEDAD INDUSTRIAL / REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD / CAUSALES DE REGISTRABILIDAD / REGLAS DE COTEJO / MARCA NOTORIA / FAMILIA DE MARCAS / APLICACIÓN DE LA

DECISIÓN 85 DEL ACUERDO DE CARTAGENA / MARCAS EN CONFLICTO:

MAC POLLO – MCCDONALD’S

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad, instauró la sociedad McDonald’s International Property Company LTD., con miras a que se declare la nulidad de las Resoluciones Nos. 44455 de 28 diciembre de 2001, 12386 de 7 de junio de 2004 y 34467 de 15 de septiembre de 2008, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo Mac Pollo (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Avidesa Mac Pollo S.A..

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad McDonald’S International Property Company LTD. en adelante McDonaldss, presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad, que se interpretará en esta providencia como 1 Folios 258 a 280 acción de nulidad relativa2 en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Que es nula la Resolución No. 44455 de fecha 28 de diciembre de 2001, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declara infundada la oposición presentada por McDonalds Corporation y se concede el registro de la marca mixta MAC POLLO, para ráistinguir “pollo asado y sacrificado, carnes y pescados; conservas”.

2. Que es nula la Resolución 12386 de 7 de junio de 2004, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, al decidir el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 44455 y concedió el recurso de apelación interpuesto contra dicha Resolución.

3. Que es nula la Resolución No. 34467 del 15 de septiembre de 2008, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al decidir el recurso de apelación confirmó la decisión contenida en la Resolución 44455 antes mencionada y declaró agotada la vía gubernativa en el correspondiente trámite.

4. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las Resoluciones 44451, 12380 y 34467 atrás indicadas, se ordene la cancelación del certificado de registro No. 362924 que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió para la firma MAC

POLLO.

5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en este proceso.

6. Que se ordene a la División de Signos Distintivos dictar la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 176 del Código

Contencioso Administrativo”. I.2. Los hechos

2. La parte actora manifestó que el día 22 de agosto de 1984, la sociedad Avidesa Ltda., por medio de apoderado judicial, presentó ante la

Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo Mac Pollo (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para distinguir “pollo asado y sacrificado; carnes y pescados; conservas”. 2 Inciso 2 del articulo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Expresó que luego de publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 330 de 27 de octubre de 1986, la sociedad McDONALD’S presentó escrito de oposición a la solicitud de registro.

4. Señaló que mediante la Resolución No. 44455 de 28 de diciembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad McDONALD’S y concedió el registro del signo Mac Pollo (mixto), frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.

5. Informó que mediante la Resolución No.12386 de 7 de junio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.

6. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución No. 34467 de 15 de septiembre 2008 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial se decidió el recurso de apelación confirmando la decisión antes mencionada.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó que con la expedición de los actos administrativos se violaron los literales f) y g) del artículos 58 de la Decisión 85 de la Comisión Andina que corresponden al artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 2000 de la misma Comisión y se desconoció el artículo 172 de esta última, al conceder el registro de la marca Mac Pollo (mixto), toda vez que el signo es similarmente confundible con las marcas McDONALD’S previamente registradas a nombre de la sociedad McDonaldss en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

8. Consideró que es evidente que al comparar las marcas Mac Pollo y McDonald’s y sus derivadas, se origina un grave riesgo de confusión en el mercado, en cuanto la primera reproduce el elemento esencial de la marca prioritaria MC - MAC e imita la conformación de las marcas derivadas, maxime si concurren al mismo sector de comidas.

9. En tal sentido, manifestó que no puede ser de recibo la argumentación de la administración según la cual la palabra MAC y su abreviatura MC carecen de fuerza distintiva al ser estas comúnmente utilizadas como prefijos en diversos apellidos de origen anglosajón y ser conocidas en nuestro medio, pues contrario a ello, su relevancia marcaria deriva de la original y particular destinación que le ha dado su creador como un identificador comercial de productos.

10. Igualmente señaló que no se tuvo en cuenta que la marca McDONALD’S es notoriamente conocida en el ámbito del negocio de las comidas rápidas en el territorio nacional y en el extranjero, desde una fecha anterior a la solicitud del registro del signo en conflicto.

11. Finalizó indicando “La consideración de la Administración de abstenerse de analizar la notoriedad que invoca el opositor, conduce necesariamente a la infracción de la norma que se aduce violada, por falta de aplicación, y de contera infringe los derechos de mi representada sobre una marca notoriamente conocida”.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO.

12. Mediante auto de 12 de febrero de 20103, el Magistrado Sustanciador del presente proceso decidió no tener por contestada la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien funge como entidad demandada.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD AVIDESA MAC POLLO S.A.

13. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso precisó que el signo Mac Pollo (mixto) es susceptible de ser registrado como marca, pues cumple con los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica y distintividad.

14. Expresó que las marcas objeto de comparación no presentan similitud alguna desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, y así mismo se observa que no presentan semejanzas susceptibles de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

15. Aseveró que las marcas de propiedad de McDONALD’S, que incluye la marca MC, está compuesta por una sola palabra McDONALD’S, mientras que la marca Mac Pollo (mixta) para la clase 29 internacional, está compuesta por dos palabras

fácilmente reconocibles.

16. Manifestó respecto a la expresión MAC, que la única sociedad que se debe abrogar derechos de exclusividad sobre esta es AVIDESA, pues fue la primera sociedad en presentar una solicitud de registro de marca que dentro de su composición incluye la expresión en discusión, al hacerlo con el trámite del signo MC POLLO SU POLLO RICO (mixta), presentado el 9 de septiembre de 1976. 3 Folio 366.

17. Adujo que el signo Mac Pollo (mixto) se presenta en forma mixta y acompañada de un componente gráfico, que permite conformar un conjunto plenamente distintivo que desvirtúa cualquier riesgo de confusión de las marcas de la sociedad demandante.

18. Con relación a la conexión competitiva, manifestó que a pesar de que los signos confrontados protegen productos que se encuentran en la misma clase internacional, no presentan idénticos canales de comercialización y no se promueven dentro de los mismos medios de publicidad.

19. Por último, manifestó que de probarse la notoriedad de las marcas de propiedad de la sociedad demandante, sería imposible que se llegaren a confundir con la marca Mac Pollo (mixta) para la clase 29 del nomenclátor internacional la cual comercializa “pollo asado y sacrificado, carnes y pescados; conservas”, con las de la sociedad opositora, que son totalmente diferentes a los de aquella.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 78-IP-2014 de fecha 26 de agosto de 2015, en la que se exponen las

reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen, en particular sobre el artículo 58 literales f) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, el artículo 56 de la misma normativa. En lo relacionado con la interpretación de los artículos 136 y 172 de la Decisión 486 de 2000 consideró que los mismos no resultaban aplicables. El Tribunal manifestó lo siguiente: “[…] 23. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 58 de la Decisión 85 y los artículos 136 y 172 de la Decisión

486. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, se advierte que la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en plena vigencia de la Decisión

85.

24. Por lo tanto, no resulta pertinente la interpretación de los artículos 136 y 172 de la Decisión 486, por lo que este Tribunal interpretará el artículo 58 literales f) y g) de la Decisión 85; y, de oficio, el artículo 56 de la misma normativa, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. […]”.

21. Dicho lo anterior, el Tribunal Andino de Justicia formuló las siguientes consideraciones: “[…] Primero:En el presente caso, la solicitud de registro de la marca MAC POLLO (mixta) fue presentada el 22 de agosto de 1984, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo

concerniente a los requisitos para el registro de las marcas (artículo 56), así como las causales de irregistrabilidad de los signos (artículo 58) y, por esta razón, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

Segundo: Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, de conformidad con el artículo 56 de la Decisión 85; y siempre que, además, no se encuentre comprendido en las causales de irregistrabilidad determinadas por el artículo 58 de la mencionada

Decisión.

Tercero: Según el artículo 58 literal g) de la Decisión 85, no son registrables como marcas las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. Corresponde al Juez Consultante determinar el riesgo de confusión y/o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que éstos amparan.

Cuarto: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Quinto: Los signos compuestos por palabras genéricas y de uso común carecen de suficiente distintividad cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación genérica o común de los productos que se busca proteger, por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad. De igual forma la marca débil no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía.

Sexto: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o común deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

Séptimo: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto. También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus

propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.

Octavo: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan una derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

Noveno: La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. No será susceptible de registro un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de los productos o de los servicios para los cuales se hubiere solicitado dicho registro. Según la Decisión 85, la notoriedad en todo caso deberá ser debidamente probada, conforme a los medios procesales internos de

cada País Miembro.

Décimo: Teniendo en cuenta lo anterior, de no probarse la notoriedad de la marca defendida como notoria, se deberá analizar la conexión

competitiva. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto que, en principio, al no existir conexión competitiva, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. […]

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

22. Mediante auto de 25 de febrero de 2016, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. la parte demandante y el tercero interviniente reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Público no hizo pronunciamiento en esta etapa procesal.

IV.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio.

23. El apoderado de la parte demandada, mediante escrito visible a folios 677 a 680, manifestó que “[…] Desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, se observa que los signos confrontados MAC POLLO y MACDONALD S, RONALD MCDONALD, MCRIB, MCDONALDS & DESIGN no presentan semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión. En efecto, si bien comparten el uso de la palabra MAC o su abreviatura MC, la misma es una partícula comúnmente utilizada como prefijo en diversos apellidos de origen anglosajón, gozando de una órbita amplia de conocimiento en nuestro medio.

Entonces, la adición de la palabra POLLO, en el signo solicitado, y DONALD¨S,

RONALD RIB, DONALD¨S DESIGN, en las marcas registradas le imprime al mismo elemento que permiten su diferenciación frente al elemento fundamento de la negación. […]”.

24. Del mismo modo, precisó que las marcas en conflicto presentan diferencias en cuanto a su composición fonética, conceptual, gráfica y ortográfica que permiten su coexistencia en el mercado, sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación entre los productos que los mismos pretenden identificar o entre el origen empresarial de los mismos.

25. Manifestó que la marca MAC POLLO tiene como fin la comercialización de productos alimenticios tales como pollo crudo, por su parte las marcas de McDONALD’S identifican productos tales como comidas rápidas, lo que deja que las mismas no presenten conexión competitiva pues una persona que desee comprar pollo crudo no va a acudir a un restaurante en donde se encontrará comidas rápidas.

26. Concluyó que la actuación de la Superintendencia de la Industria y Comercio se ajustó a las disposiciones normativas que rigen la materia, por lo que no es dable señalar la vulneración de derechos por cuenta de esa entidad, y consecuentemente se deben negar las pretensiones planteadas en el libelo demandatorio.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

27. De conformidad con el artículo 128, numeral 7º del Código Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

V.2. La clase de acción incoada

28. En primer lugar, la Sala estima necesario pronunciarse en relación con la procedencia de la acción incoada por la parte actora, en tanto que se invoca la

acción de nulidad, para controvertir el acto administrativo a través del cual la SIC concedió un registro marcario.

29. Al respecto, la Sala recuerda que en materia marcaria existen tres clases de acciones para cuestionar la legalidad de actos administrativos de propiedad industrial.

30. La de nulidad absoluta, consagrada en el inciso 1º del artículo 172 de la Decisión 486 del 2000, la cual resulta procedente cuando se hubiese concedido el registro marcario en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la referida disposición.

31. La de nulidad relativa, consagrada en el inciso 2º del mismo artículo 172 de la Decisión 486, la cual procede por infracción o contravención de lo dispuesto en el artículo 136 ibidem, o en lo dispuesto en el entonces literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o cuando el registro marcario se hubiera efectuado de mala fe; y

32. La de nulidad y restablecimiento del derecho, regulada en el artículo 85 del CCA, la cual procede en contra de los actos administrativos que deniegan la concesión de un registro marcario o que cancelan un registro por no uso o que deniegan la cancelación de un registro por no uso.

33. Se tiene, entonces, que tanto la acción de nulidad relativa como la acción de nulidad absoluta fueron legalmente consagradas para demandar actos administrativos que conceden registros marcarios; mientras que la de nulidad y restablecimiento tan sólo se consagró frente a los actos que denieguen una concesión o cancelen un registro por no uso.

34. La Sección Primera del Consejo de Estado, al pronunciarse respecto de la naturaleza de la acción de nulidad relativa, en providencia de 28 de septiembre de 20174, precisó que este tipo de acción tiene un carácter sui generis “[…] en razón a 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Auto de 28 de septiembre de 2017; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2011-00258-00; C.P. Dr. Roberto las cuatro (4) características especiales que lo definen; a saber: (i) está orientado a controvertir las decisiones que conceden registros marcarios; (ii) tiene un término de prescripción para la presentación de la demanda de cinco (5) años;

(iii) debe estar orientado a invocar la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 o la mala fe en la obtención del registro (o en la causales establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena); y (iv) puede ser interpuesto por cualquier persona, en la medida en que la norma no determina o restringe la legitimación por activa […]”.

35. En este sentido agregó que la acción de nulidad relativa “[…] se encuentra supeditada a que la concesión de un registro marcario afecte el derecho de un tercero, esto es, que la marca registrada sea idéntica o se asemeje a otra, o a un nombre comercial o lema comercial previamente solicitados por ese tercero para registro o registrados a nombre de ese tercero. Incluso, cuando se apele a la mala fe en la obtención del registro que afecte el derecho del tercero cuya marca,

lema o nombre comercial se haya registrado previamente o se encuentre en trámite una solicitud en ese sentido, resulta viable acudir a tal procedimiento […]”5.

36. Ahora bien, tal y como esta Sección lo ha precisado, “la correcta escogencia de la acción al momento de presentar la demanda es uno de los supuestos para entender que se ha presentado en debida forma, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 137 y 138 del Código Contencioso Administrativo, sobre el contenido de la demanda y la individualización de las pretensiones; sin embargo, cuando la parte demandante invoca una acción que no corresponde con los hechos y pretensiones de la demanda, impide que el juez analice y resuelva el conflicto planteado6.

37. Para evitar lo anterior, el juez debe interpretar la demanda al trámite que corresponda, siempre y cuando tal hecho no implique una variación de las pretensiones o los hechos y la acción a la cual se interpreta no haya caducado en

Augusto Serrato Valdés. 5 Ibídem. 6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; Sentencia de 6 de noviembre de 2020; núm. único de radicación 11001-03-24-000-2010-00027-00; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez. los términos previstos en la ley; garantizando en todo caso el debido proceso de las partes e intervinientes7.

38. En ese orden de ideas, y toda vez que en el asunto que nos ocupa se demanda la nulidad de un acto administrativo respecto del cual se concedió un registro marcario, con fundamento en la presunta infracción del literal f) del artículo

58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para la Sala es claro que el trámite del presente asunto debe surtirse acorde con la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 inciso 2º ibidem, por lo que se estima necesario interpretar el trámite de la demanda admitida como de nulidad -con base en el artículo 84 del CCAal de nulidad relativa -de que trata el referido artículo 172. V.3.- El problema jurídico

39. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad McDONALD’S, a través de apoderado judicial, a efectos de que se declare la nulidad de las Resoluciones números 44455 de 28 diciembre de 2001, 12386 de 7 de junio de 2004 y 34467 de 15 de septiembre de 2008, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo Mac Pollo (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Avidesa Mac Pollo

S.A..

40. La parte actora manifestó que los actos administrativos demandados son nulos, pues considera que la marca MAC POLLO (mixta) registrada en la clase 29 del nomenclátor internacional, es confundible y genera riesgo de asociación con las marcas previamente registradas por «McDONALD’S» (nominativas y mixtas), cuya titularidad les fue concedida.

V.4.- Las causales de irregistrabilidad en estudio

41. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal de Justicia estimó que para el caso sub examine era viable la interpretación de los

artículos 56 y los literales f) y g) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto es el siguiente: : “[…] Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.” […] 7 Ibídem. Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: […] f) Las que sean confundibles con