CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00090-00-2015

MARCAS – No procede el desistimiento de la acción de nulidad relativa / REITERACION JURISPRUDENCIAL Para efectos de la nulidad relativa del registro de una marca, el artículo 172 de la Decisión 486 en su inciso segundo, se remite al artículo 136 ibídem, el cual establece: ‘No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) De la norma transcrita, donde aparentemente se protegen los intereses particulares, se infiere que su alcance va más allá de tales intereses, pues no sólo su protección se encamina a defender los “derechos de un tercero”, sino los del público consumidor y los de sus competidores, dado que la confusión que se pueda ocasionar entre dos marcas por ser idénticas o similares, trae complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los servicios o de distribuirlos, que llegue a generar y afectar el interés general, no permitiendo que los consumidores distingan a los diferentes competidores en el mercado, ni concediéndole la alternativa de poder seleccionar, de entre los productos o servicios ofrecidos el que más le interesa; y a los competidores, cuyos esfuerzos comerciales y publicitarios de posicionamiento de sus marcas en un mercado, se ven seriamente afectados económicamente, ante la posible ilegal concesión de un registro marcario por parte de la Administración”

MARCASEs registrable la marca EL GRAN TRIGAL + LOGO – Estamos pa servirle sumercé al no tener semejanza con la marca EL TRIGAL Entre ambos signos, vistos en su conjunto y de manera unitaria y sucesiva, hay mas diferencias que semejanzas, pues la marca cuestionada se encuentra dentro de un círculo que tiene tres franjas de colores amarillo, azul y rojo que se asemeja a la bandera de Colombia, y en el centro, sobre ellas, la cara de una mujer campesina peinada con trenzas y que lleva un sombrero, todo lo cual ocupa en el signo el mayor espacio frente a la parte nominativa, mientras la figura en la marca registrada es la de un molino de color azul con cuatro aspas cada una dividida en pequeños cuadros. Desde esta perspectiva, siguiendo lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso “en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.” Para la Sala, el cotejo de las marcas en conjunto, esto es, como una unidad, efectuada en forma simultánea y sucesiva, nos lleva a concluir que la impresión visual que se tiene de cada uno es distinta y no surge la similitud que alega la actora, porque si bien se advierte que se trata de dos signos que incluyen expresiones que se asemejan, pues una de ellas se denomina EL TRIGAL, y otra EL GRAN TRIGAL, ésta constituye su única semejanza, y es claro que pesan más las diferencias que ofrecen los elementos

gráficos. En este orden de ideas, se considera que las marcas en conflicto pueden convivir perfectamente en el mercado de los productos de las clases 30 y 32, sin que generen riesgo de confusión o de asociación que ponga en peligro los intereses del público consumidor. En esas circunstancias, no existió error en los actos acusados, al realizar la comparación de los signos en comento y considerar que no hay confundibilidad entre los mismos y que por ello no hay riesgo de inducir a error al consumidor en la escogencia de una u otra empresa; de manera que los actos administrativos acusados gozan de plena legalidad, al no contravenir lo dispuesto en las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino.

FUENTE FORMAL: DECISON 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISON 486 DE LA COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 20297 DE 2008 (20 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) NOTA DE RELATORIA: Sobre la improcedencia del desistimiento en la acción de nulidad relativa en materia de marcas ver sentencia Consejo de Estado Sección Primera de 20 de junio de 2013, Radicado 11001-03-24-000-2008-00349-00, C.P.

Marco Antonio Velilla Moreno NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: La sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A., titular de la marca EL TRIGAL (mixta), con registro número 279744,

en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 20297 de 20 de junio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de esa entidad, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada contra la marca EL GRAN TRIGAL + LOGO – Estamos pa’ servirle sumercé (mixta) en la Clase 32 y se concedió el registro de la misma. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00090-00

Actor: MOLINO SANTA MARTA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 20297 de 20 de junio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada contra la marca EL GRAN TRIGAL +

LOGO – Estamos pa’ servirle sumercé (mixta) en la Clase 32 y se concedió el registro de la misma.

I. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO La actora señaló en síntesis los siguientes hechos: Explicó que la sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A., es titular de la marca EL TRIGAL (mixta), con registro número 279744, en la Clase 30 de la Clasificación

Internacional de Niza. Manifestó que la sociedad INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CÍA. S. EN C., actuando a través de apoderado, el 17 de enero de 2005, presentó solicitud de registro de la marca EL GRAN TRIGAL + LOGO – Estamos pa’ servirle sumercé (mixta), para distinguir: “cervezas, aguas envasadas, agua mineral, gaseosas y bebidas con sabor a frutas, extractos o zumos de fruta empacados, melados, siropes, líquidos hidratantes, y en general toda clase de bebidas o preparaciones para fabricar bebidas no alcohólicas”, comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Explicó que dicha solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 553, de 30 de junio de 2005, y estando dentro del término legal, la sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A., presentó oposición a la misma, con fundamento en que el signo solicitado resulta confundible con marcas de las cuales es titular a saber: marca DEL TRIGO (Clase 301) y marca EL TRIGAL (mixta, Clase 30), lo cual

tiene la capacidad de generar confusión y riesgo de asociación en los consumidores. Anotó que el 20 de junio de 2008, la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 20297, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada. El 22 de julio de 2008, la sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A. interpuso recurso de reposición, y en subsidio el de apelación contra la Resolución Nº 20297. 1 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. El 31 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución Nº 27969, por medio de la cual rechazó el recurso presentado por la sociedad

MOLINO SANTA MARTA S.A.

El 14 de agosto de 2008, la sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A. presentó recurso de queja en contra de la Resolución Nº 27969 de 31 de julio de 2008, por medio de la cual se rechazó el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto en contra de la Resolución Nº 20297 de 20 de junio de 2008. El 29 de agosto de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 32482, por medio de la cual confirmó la

decisión contenida en la Resolución Nº 27969 de 31 de julio de 2008, que había rechazado los recursos. El actor considera que con el acto administrativo acusado se violaron los artículos 61 de la Constitución Política; 136 literal a), 154, 172, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; 84, 128, 135 y 137 del Código Contencioso Administrativo. El concepto de la violación fue expuesto por el accionante en los términos que se resumen a continuación: Señaló que se vulnera el artículo 61 de la Constitución Política porque el Estado, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene el deber de velar por los derechos de propiedad intelectual, negando el registro de marcas de terceros que, por ser similares a una marca registrada y confundibles con ella, violan el derecho exclusivo del titular. Expuso que se desconoció el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, puesto que la Superintendencia de Industria y Comercio se abstuvo de aplicarlo a pesar de estar presentes los tres presupuestos que configuran la causal de irregistrabilidad según lo dispone el artículo en mención: a) la existencia previa de la marca “EL TRIGAL” registrada por la sociedad MOLINO SANTA MARTA S.A. , b) el signo solicitado reproduce la totalidad de la parte nominativa de la marca previamente registrada, c) los signos identifican productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, porque los productos de las Clases 30 y 32 tienen una misma naturaleza, pues son alimentos para consumo humano; se comercializan y

publicitan por los mismos medios y son además productos complementarios: pancakes y siropes, por ejemplo. Adujo que las marcas comparadas son confundibles conceptual, ortográfica y fonéticamente, por cuanto el signo solicitado EL GRAN TRIGAL + LOGO – Estamos pa’ servirle sumercé (mixta), es la reproducción idéntica de la marca ya registrada, salvo por la inclusión de la expresión GRAN, la cual no otorga ninguna distintividad a la marca solicitada, especialmente considerando que se trata de una expresión descriptiva. Aclaró que la expresión EL TRIGAL no es una marca débil, pues no indica un género, cualidad ni característica esencial de los productos amparados por la Clase 30 en la cual está registrada. Precisa que un vocablo o elemento marcario es débil cuando es fuertemente evocativo del producto al cual corresponde su registro, siendo ésta una cualidad del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, que es de libre utilización. Resaltó que la expresión EL TRIGAL sería débil si evocara “harina”, cuando en realidad corresponde al concepto de trigo, que es apenas uno de los productos de los cuales se produce harina, pues hay harinas diversas de maíz, soya, arroz, cebada, etc., lo que indica que de ninguna manera se presenta como una cualidad primaria o esencial que implique la asociación inmediata con el producto que identifica. Notó que aún si la marca EL TRIGAL fuera débil en la Clase 30, que no lo es, la debilidad de una marca trae como consecuencia el no poder impedir que otras marcas evoquen las mismas cualidades o características, pero no el permitir que

se registren marcas confundibles con ella. Destacó que ni los elementos gráficos, ni los denominativos secundarios “estamos pa’ servirle”, le imprimen a la marca solicitada la distintividad requerida. Reiteró que los signos identifican productos conexos, pues existe identidad competitiva entre la Clase 32 y la Clase 30, toda vez que corresponden a productos de consumo humano, se comercializan en los mismos establecimientos de comercio, y se dirigen a una masa indeterminada de todas las edades. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, notificaciones, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones, argumentó: Indicó que resulta claro que la marca solicitada EL GRAN TRIGAL – Estamos pa’ servirle sumercé (mixta), no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues al comparar las dos marcas se puede decir que sus características gráficas son suficientemente distintivas y no generan riesgo de confusión. Precisó que debiéndose hacer el análisis en conjunto ello obliga a que la marca opositora debe ser analizada íntegramente, y si bien existe la coincidencia ortográfica, fonética e ideológica respecto del artículo EL y la expresión TRIGAL,

EL gran TRIGAL (…) frente a EL TRIGAL, ésta recae en la expresión de menor relevancia, dado que, se insiste, sobre ellas no es posible conferir exclusividad alguna en su uso, porque el elemento nominativo que otorga la distintiva requerida a la marca solicitada se centra en el GRAN TRIGAL, que además está acompañado de ‘Estamos pa’ servirle sumercé’. En consecuencia, el titular de la marca solamente podrá ejercer exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto (EL TRIGAL + GRÁFICO), más no sobre los elementos nominativos del conjunto independientemente considerados EL o TRIGAL, pues éstos son conceptos débilmente distintivos que pueden ser utilizados por cualquier empresario siempre y cuando no sea un signo idéntico o similarmente confundible con la combinación distintiva del signo nominativo EL TRIGAL. Advirtió que en las marcas registradas predomina el elemento gráfico, aunado a otros elementos figurativos, que facilitan su identificación por el consumidor; la longitud de los signos es completamente diferente lo que adicionalmente impide cualquier confusión o error. Concluyó que el conjunto marcario que se discute, tiene la suficiente distintividad para que fuera registrado como marca, aclarándose que sobre las expresiones aisladas no hay derecho de uso exclusivo, ni la posibilidad de oponerse con éxito, habida cuenta que el derecho se otorga sobre el conjunto y sobre la especial disposición de sus elementos. La sociedad INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CIA. S EN C., tercero interesado, no intervino en el proceso.

III. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 147-IP-2012, rendida en este proceso, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

De existir duda sobre la distintividad del signo solicitado, ésta debe ser entendida como la capacidad intrínseca que debe tener el signo para identificar y diferenciar unos productos de otros. Así, el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones

iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: En el caso de las marcas mixtas, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Se determina que si en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: En los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

QUINTO: Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no

impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

SEXTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre marcas, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen las marcas en conflicto a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse las marcas en cuestión a productos relacionados a diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva”.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: V.1 Solicitud de desistimiento La Sala estima procedente, pronunciarse, en primer término, acerca del desistimiento de la acción presentada por la parte actora.

Al respecto, ésta Sección a partir de la sentencia de 20 de junio de 20132, modificó la jurisprudencia que admitía el desistimiento en la acción de nulidad relativa en materia de marcas con los siguientes argumentos que se prohíjan en esta oportunidad: “Para efectos de la nulidad relativa del registro de una marca, el artículo 172 de la Decisión 486 en su inciso segundo, se remite al

artículo 136 ibídem, el cual establece: ‘No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) ‘. De la norma transcrita, donde aparentemente se protegen los intereses particulares, se infiere que su alcance va más allá de tales intereses, pues no sólo su protección se encamina a defender los “derechos de un tercero”, sino los del público consumidor y los de sus competidores, dado que la confusión que se pueda ocasionar entre dos marcas por ser idénticas o similares, trae complicaciones en el momento de adquirir los productos o recibir los servicios o de distribuirlos, que llegue a generar y afectar el interés general, no permitiendo que los consumidores distingan a los diferentes competidores en el mercado, ni concediéndole la alternativa de poder seleccionar, de entre los productos o servicios ofrecidos el que más le interesa; y a los competidores, cuyos esfuerzos comerciales y publicitarios de posicionamiento de sus marcas en un mercado, se ven seriamente afectados económicamente, ante la posible ilegal concesión de un registro marcario por parte de la Administración” (Resalta la Sala). 2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Magistrado Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Rad.: 11001-03-24-000-2008-00349-00. Actor: Compañía Nacional

de Chocolates S. A. De conformidad con lo expuesto deberá rechazarse la solicitud de desistimiento presentada por la parte actora. V.2. El caso concreto Dilucidado lo anterior, entra la Sala a definir de fondo los cargos formulados en la demanda. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial No. 147-IP-2012, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación del artículo 136 literal a) solicitada por ésta Corporación, y de oficio el artículo 134 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;” b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) (…) Artículo 136. “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los

cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. En esencia, el problema que plantea la demandante es la confusión de la marca mixta “EL GRAN TRIGAL + LOGO – Estamos pa’ servirle su mercé (mixta)”, clase 32 concedida por la Administración a favor de INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CIA S EN C., frente a la marca mixta “EL TRIGAL”, clase 30 registrada por la actora. El Tribunal de Justicia Andino en la Interpretación Prejudicial 147-IP-2012, se refirió a la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta en los siguientes términos: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.3

Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que

ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 4 Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del proceso 13-IP-2011). Por tanto, si existe un nuevo 3 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo,

podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005)”. En cuanto al cotejo de marcas mixtas expuso el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el concepto rendido en el presente caso: “Comparación entre marcas mixtas. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signo denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su

unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 5 Con base a los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.” En el presente caso, cada una de las marcas en conflicto, está estructurada de la siguiente forma:

MARCA (Mixta) CUESTIONADA: MARCA (Mixta) REGISTRADA:

En cuanto a la marca cuestionada, se observa la relevancia que ofrece el componente gráfico o figurativo sobre la parte nominal, no solo en su proporción y conformación sino también por el diseño, que es llamativo, y por ello capta la atención del consumidor medio que se centra en el conjunto del dibujo, el cual además no se relaciona conceptualmente con el elemento nominativo, que adicionalmente es proporcionalmente pequeño dentro de la marca v