CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00091-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PÁ SERVIRLE SUMERCÉ y la marca previamente registrada EL TRIGAL / REGISTRO MARCARIO – Procedencia respecto del signo EL GRAN TRIGAL +

LOGO - ESTAMOS PÁ SERVIRLE SUMERCÉ / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[L]a Sala destaca que en sentencia de 31 de agosto de 2015, con ponencia del Consejero de Estado Doctor Roberto Augusto Serrato Valdez, esta Sección, en un caso de idénticos presupuestos de hecho y de derecho, donde se estudió la posible confundibilidad de las mismas marcas que se estudian en el caso sub examine pero en diferente clase y en donde actuaban las mismas partes, determinó que el signo solicitado GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PÁ SERVIRLE SUMERCÉ y la marca mixta EL TRIGAL, no eran semejantes y, por ende, no generaban riesgo de confusión, siendo posible su registro y su coexistencia en el mercado. (…) Así las cosas, atendiendo a que existe identidad de partes y signos, la Sala reitera las consideraciones precedentes en cuanto al análisis de confundibilidad que se realizó entre el signo mixto solicitado GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PÁ SERVIRLE SUMERCÉ y la marca mixta EL TRIGAL, con base en lo cual, colige que no existe similitud o semejanza entre los signos, motivo por el cual, no se configura el primer presupuesto a que se refiere la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, siendo innecesario de esa manera estudiar el segundo de los supuestos, esto es,

la conexidad competitiva entre los servicios que identificaría el signo y los productos que distingue la marca y, en consecuencia, los signos pueden coexistir en el mercado por cuanto no generan riesgo de confusión o asociación entre los consumidores. El cargo no prospera.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00091-00

Actor: MOLINO SANTA MARTA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Referencia: Reiteración de antecedente. Es registrable la marca EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PÁ SERVIRLE SUMERCÉ al no tener semejanza con la marca EL TRIGAL. Criterios de comparación entre marcas mixtas.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Molino Santa Marta S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 20310 de 20 de junio de 2008. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a

continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Molino Santa Marta S.A., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial, presentó demanda1 que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa establecida en el artículo 1722 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina3, en adelante, Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 20310 de 20 de junio de 2008, “Por la cual se resuelve una solicitud de registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PÁ SERVIRLE SUMERCÉ para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Cfr. Folio 23. 2 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro

impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]”. 3 Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

2. La demandante solicitó que se ordene a la demandada cancelar el registro de la marca mixta EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PÁ SERVIRLE SUMERCÉ, concedida a favor de Molino Santa Marta S.A., para identificar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, solicitó que se reconozcan las siguientes: Pretensiones “[…] 1. Que las marcas EL TRIGAL y EL GRAN TRIGAL son similares en grado de causar confusión y que, por ende, dado que la marca EL TRIGAL (mixta) de MOLINO SANTA MARTA S.A. se encontraba registrada y vigente al momento de expedirse la Resolución 20310 de 20 de junio de 2008 demandada, no es posible registrar la marca EL GRAN TRIGAL (mixta), conforme a la prohibición contenida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

2. Que es nula la Resolución No. 20310 de 20 de junio de 2008 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia

de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada contra la marca EL GRAN TRIGAL (mixta) en la Clase 35 y se concedió el registro de dicha marca.

3. Que, como consecuencia de la nulidad decretada, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se abstenga de expedir el correspondiente Certificado de Registro, si no lo ha hecho, o lo cancele, si ya fue expedido, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 176 del Código

Contencioso Administrativo […]”4. Presupuestos fácticos

3. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3.1. Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S. en C., el 17 de enero de 2005, solicitó el registro de la marca mixta EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PÁ SERVIRLE SUMERCÉ para distinguir servicios comprendidos en la clase 355 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 554 de 29 de junio de 2005, habiendo sido objeto de oposición6 por parte de Molino Santa Marta S.A. con fundamento en la existencia 4 Cfr. Folios 24 y 25 previa de la marca mixta EL TRIGAL registrada, a su favor, para identificar productos de la clase30de la Clasificación Internacional de Niza, con el certificado núm. 279744. 3.2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 20310 de 20 de junio de 2008,

declaró infundada la oposición y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PÁ SERVIRLE SUMERCÉ para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.3. Molino Santa Marta S.A. interpuso recurso7 de reposición y, en subsidio, de apelación contra lo decidido en la Resolución núm. 20310 de 20 de junio de 2008. 3.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 27971 de 31 de julio de 20088, rechazó los recursos interpuestos. 3.5. Molino Santa Marta S.A. interpuso recurso de queja9 contra lo decidido en la Resolución núm. 27971 de 31 de julio de 2008. 3.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 32477 de 5Servicios prestados a través de establecimientos de comercio, agencias, depósitos o supermercados, servicios de venta al por mayor y al detal, distribución de productos y servicios a través de domicilios y en locales comerciales de: productos alimenticios, víveres, bebidas; productos para el hogar y el uso personal. 6 Cfr. Folio 62 7 Cfr. Folio 108 8 Cfr. Folio 116 9 Cfr. Folio 118 29 de agosto de 200810, resolvió el recurso de queja, en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 27971 de 31 de julio de 2008.

Normas violadas

4. Molino Santa Marta S.A. adujo la vulneración delos artículos 6111 de la Constitución Política y 136 literal a)12 de la Decisión 486.

Concepto de la violación

5. La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación así: 5.1. Afirmó que la demandada vulneró el artículo 61 de la Constitución Política por cuanto “[…] el Estado, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene el deber de velar por los derechos de propiedad intelectual, negando el registro de marcas de terceros que, por ser confundiblemente similares a la marca registrada, violan el derecho de uso exclusivo de su titular […]”13. 5.2. Sostuvo que la demandada desconoció el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 toda vez que el signo solicitado “[…] reproduce la totalidad de la parte nominativa de la marca fundamento, presentándose así identidad entre las marcas, la doctrina y la jurisprudencia han fijado una serie de pautas que permiten determinar la confundibilidad, o la ausencia de ella, pautas éstas que son de obligatorio análisis para el funcionario fallador, puesto que no puede dejarse al criterio subjetivo de éste la determinación del riesgo de confusión […]”14. 12“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o

de asociación; […]” 5.3. Agregó que “[…] los signos objeto de estudio son confundiblemente similares desde el punto de vista ortográfico y fonético, toda vez que el signo solicitado es la reproducción idéntica de la marca fundamento, salvo por la inclusión de la expresión GRAN, la cual no otorga ninguna distintividad a la marca solicitada, máxime si se tiene en cuenta que se trata de una expresión absolutamente descriptiva […]”15. 5.4. Precisó que“[…] ni los elementos gráficos, ni los elementos denominativos secundarios “estamos pá servirle sumercé”, le imprimen a la marca solicitada la distintividad requerida, pues no son los dominantes en el conjunto marcario, ni los que el público consumidor va a recordar para identificar o demandar el producto y/o servicio que identifica en el mercado […]”16. 5.5. Explicó que “[…] en cuanto al carácter débil que el Despacho expone considerar, respecto de la marca EL TRIGAL, en tanto se trata de una expresión descriptiva, es preciso aclarar que la expresión EL TRIGAL no es una marca débil, pues de forma alguna indica un género, cualidad ni característica esencial de productos amprados por la Clase 30 en la cual está registrada la marca EL TRIGAL, pues un vocablo o elemento marcario es débil cuando es fuertemente evocativo del producto al cual corresponde su registro, siendo ésta una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre […]”17. 5.6. Adujo que “[…] al eliminar el componente descriptivo de la marca solicitada,

la resultante es la identidad de las marcas, la cual hace presumir que existe un riesgo de confusión […]”18. 5.7. Por último, expresó que “[…] los productos de la clase 30 y los servicios para los cuales se solicitó y concedió el registro de la marca EL GRAN TRIGAL (mixta) 13 Cfr. Folio 31 14 Cfr. Folio 32 15 Cfr. Folio 33 16 Cfr. Folio 34 17Ibidem. 18 Cfr. Folio 36 en la clase 35, son servicios que tienen por finalidad la comercialización y distribución de “productos alimenticios, víveres y bebidas”, todo lo cual indica que se trata de servicios que tienen una relación directa y obligatoria con los productos de la clase 30 internacional en la que se encuentra registrada la marca fundamento […]”19. Contestación de la demanda

6. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado especial, contestó20 la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente: 6.1. Comparó los signos, con base en lo cual afirmó que “[…] se caracterizan por elementos gráficos, en el signo hoy demandado existen tres franjas de fondo al interior de un circulo, detrás de la representación de una mujer campesina, que además agrupan el aspecto denominativo, para integrar no sólo el mayor espacio del signo, sino también un elemento ideológico propio que evoca el campo colombiano. Por el contrario la marca de la sociedad demandante está compuesto por un molino de color azul que ocupa por lo menos el 70% del espacio, debajo del cual se encuentra el componente nominativo. Lo cual resulta suficiente para

concluir que las marcas cuentas con elementos gráficos que le dan a sus conjuntos marcarios gran distintividad y no generan entre ellos riesgo de asociación o confusión […]”21. 6.2. Explicó que “[…] respecto de los elementos denominativos las marcas en efecto, como ya se advirtió comparten la expresión trigal. No obstante es preciso señalar que existe en el derecho marcario “marcas evocativas con debilidad marcaria”, en cuyos casos se debe respetar el derecho adquirido sobre este tipo de marcas, la comparación debe ser más laxa, en tanto nadie puede apropiarse de un concepto que evoque una característica del producto o servicio […]”22. 19 Cfr. Folio 37 20 Cfr. Folio 137 21 Cfr. Folio 140 22Ibidem. 6.3. Sostuvo que “[…] la sociedad demandante podrá ejercer exclusividad sobre el signo en su conjunto, más no sobre los elementos nominativos del conjunto independientemente considerados “trigal”, pues estos corresponden a conceptos débilmente distintivos, se reitera, que pueden ser utilizados por cualquier otro empresario del sector para informar algo sobre el producto, o incluso incorporarlos de forma evocativa en una marca siempre y cuando no sea un signo idéntico o similarmente confundible con la combinación distintiva del signo […]”23. 6.4. Concluyó que “[…] la marca registrada cuneta con la distintividad suficiente para ser considerada como marca […]”24.

7. Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S. en C., vinculado al proceso como tercero con interés directo en el resultado del proceso25, no se pronunció respecto de la demanda.

Interpretación Prejudicial

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 8 de julio de 201426, ordenó suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la

Decisión 486.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 329-IP-2015 de 15 de octubre de 2015, en adelante Interpretación 23 Cfr. Folios 140 y 141 24 Cfr. Folio 141 25 Notificación Cfr. folio 49 26 Cfr. Folio 148

Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debía interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Desistimiento de la demanda

10. La demandante, mediante escrito radicado el 14 de octubre de 201427, solicitó el desistimiento de la demanda; respecto de lo cual, este Despacho, a través de auto de 6 de noviembre de 2014, rechazó la solicitud presentada por cuanto la posición de la Sección en ese momento establecía que no era procedente desistir de la demanda cuando se tratara de la acción de nulidad relativa a que se refiere el artículo 172 de la Decisión 486, toda vez que "[...] es el interés general el que prima de acuerdo con las normas comunitarias [...]"28.

11. La Sala precisa, en esta oportunidad, que la posición de la Sección, en cuanto a la procedencia del desistimiento de la demanda de nulidad relativa, cambió a partir del auto29 de 28 de septiembre de 2017, con ponencia del Consejero de

Estado Doctor Roberto Augusto Serrato Valdez; sin embargo, atendiendo a que en el presente caso la solicitud de desistimiento ya había sido resuelta, no resulta posible declarar de oficio el desistimiento con base en la nueva posición jurisprudencial y, por ende, corresponde continuar el trámite del proceso hasta su finalización, sin perjuicio de que el demandante, en casos similares, pueda solicitar nuevamente el desistimiento de las pretensiones de la demanda de nulidad relativa para así proceder a su estudio con base en la posición actual de la Sección. Alegatos de conclusión

12. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 2 de enero de 198430, en adelante Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 201731, corrió traslado a las partes para que en el término de 27 Cfr. Folio 158 28 Cfr. Folio 171 a 175 29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 28 de septiembre de

2017. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdez. Núm. único de radicación 11001032400020110025800. 30 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial; vencido el plazo, la demandada reiteró los argumentos de defensa; mientras que la demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso no hizo manifestación alguna. El Ministerio Público en esta oportunidad procesal guardó

silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

13. Visto el artículo 128 numeral 732 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30833 de la Ley 1437 de enero 18 de 201134, sobre el régimen de transición y vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 135 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200336, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características

31Cfr. Folio 192 32“[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 33“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”

34 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 35 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 36“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) Interpretación Prejudicial 329-IP-2015 de 15 de octubre de 2015 y vii) análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado alguna causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

El acto administrativo demandado

16. El acto administrativo demandado es el siguiente: 16.1.Resolución núm. 20310 de 20 de junio de 200837, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió la solicitud de registro de marca, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por Molino Santa Marta S.A. y, en consecuencia, conceder el registro de la marca mixta EL GRAN TRIGAL + LOGO - ESTAMOS PÁ SERVIRLE SUMERCÉ, a favor de Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S. en C., para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. En la resolución se indicó: “[…] El examen permite concluir que los signos se caracterizan por los elementos gráficos que lo componen; en el signo solicitado, existen tres

franjas de fondo al interior de un circulo, detrás de la representación de una mujer campesina, que además agrupan el aspecto denominativo, para integrar no sólo el mayor espacio del signo, sino también un elemento ideológico propio que evoca el campo colombiano. Por el contrario, la marca opositora está compuesta por un molino de color azul que ocupa por lo menos el 70% del espacio, debajo del cual se encuentra el componente nominativo (EL TRIGAL") 37 Cfr. Folios 12 a 18 Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que los aspectos gráficos son suficientemente distintivos y no generan riesgo de confusión con la marca opositora. Pese a ello, el estudio de los aspectos denominativos permitirá efectuar algunas precisiones. En primer lugar, obsérvese que al comparar el aspecto denominativo se debe atender a una visión de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. […] Del análisis global de la marca solicitada, frente a la marca opositora, se desprende que incluso el elemento denominativo del signo solicitado en registro tiene distintivo suficiente para ser registrada, en tanto se traduce en una expresión con significado propio. El análisis al ser en conjunto obliga a que la marca opositora sea analizada integralmente y si bien existe la coincidencia ortográfica, fonética e ideológica respecto del artículo "EL" y la expresión "TRIGAL", (“EL GRAN TRIGAL…", frente a "EL TRIGAL”) esta recae en la expresión de menor relevancia, dado que, insistimos sobre ellas no es posible conferir exclusividad alguna en su uso y porque el elemento nominativo que otorga toda la

distintividad requerida a la marca solicitada se centra en EL GRAN TRIGAL, que además está acompañado de "Estamos pa' servirle sumercé" Es oportuno anotar que el titular de la marca opositora solamente podrá ejercer exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto (EL TRIGAL" GRÁFICO) más no sobre los elementos nominativos del conjunto independientemente considerados "EL" o "TRIGAL", pues estos son conceptos débilmente distintivos que pueden ser utilizados por cualquier otro empresario del sector para informar algo sobre el producto, o incluso incorporarlos de forma evocativa en una marca siempre y cuando no sea un signo idéntico o similarmente confundible con la combinación distintiva del signo nominativo "EL TRIGAL" o cualquier otra marca registrada para los productos idénticos o similares. En otras palabras solo es oponible el conjunto y no puede privarse otros comerciantes de utilizar tales elementos nominativos en otra disposición o separados del contexto marcario que aquí se estudia. Al dar aplicación a los criterios antes expuestos, esta oficina considera que entre el signo solicitado "EL GRAN TRIGAL Estamos pa' servirle sumercé" (mixta) y la marca opositora ("EL TRIGAL", mixta), no se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presenten similitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que la administración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entre los productos que distinguen los signos en conflicto. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a)

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, razón por la que se procederá a la concesión del registro solicitado. En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición de que da cuenta el considerando segundo de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder el registro de: La marca: EL GRAN TRIGAL + LOGO – estamos pá servirle sumercé + GRÁFICO, según el siguiente modelo: Para distinguir: Servicios prestados a través de establecimientos de comercio, agencias, depósitos o supermercados, servicios de venta al por mayor y al detal, distribución de productos y servicios a través de domicilios y en locales comerciales de: productos alimenticios, víveres, bebidas; productos para el hogar y el uso personal, comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

Titular: INVERSIONES SÁNCHEZ RIVERA Y CIA. S. en C.

Domicilio: BOGOTÁ D.C.

Dirección: CALLE 130 No. 38 - 44

Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución.

[…]”. El problema jurídico

17. Corresponde a la Sala, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda y la interpretación prejudicial proferida para el presente proceso, determinar, en primer lugar, si el signo mixto EL GRAN TRIGAL + LOGOESTAMOS PÁ SERVIRLE SUMERCÉ, solicitado por Inversiones Sánchez Rivera y Cía. S. en C. para identificar servicios de la clase 35 de la Clasificación

Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, por existir riesgo de confusión o de asociación con la marca mixta EL TRIGAL registrada previamente a favor de la demandante, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, si la actuación de la demandada al conceder el registro marcario, vulneró el artículo 61 de la Constitución Política. Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

18. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena38, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia

38El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. está contenido en la Decisión 486 de 200039 de la Comisión de la Comunidad Andina40. Principios y características del Derecho Comunitario Andino

19. Esta Sala recuerda que, en el Derecho Comunitario Andino, las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.

39Se considera importante hacer un recuento histórico sobre el desarrollo normativo comunitario en materia de decisiones que contienen el régimen de propiedad industrial expedidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena: i) El Acuerdo de Integración Subregional Andino “Acuerdo de Cartagena”, hoy Comunidad Andina, en su artículo 27 estableció la obligación de adoptar un “régimen común sobre el tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros sobre marcas, patentes, licencias y regalías”, motivo por lo cual, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 24 de 31 de diciembre de 1970, en donde se dispuso en el artículo G “transitorio” que era necesario adoptar un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En cumplimiento de lo anterior, el 6 de junio de 1974 en Lima, Perú, la Comisión del Pacto Andino aprobó la Decisión 85 la cual contiene el “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”; ii) La Decisión 85 fue sustituida por la Decisión 311 de 8 de noviembre de 1991, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada “Régimen Común de Propiedad Industrial para la Subregión Andina”, en la que se estableció expresamente que reemplazaba en su integridad a la anterior; iii) En el marco de la VI Reunión del Consejo Presidencial Andino, celebrada en Cartagena, Colombia en el mes de diciembre de 1991 – Acta de Barahona, se dispuso modificar la Decisión 311, en el sentido de sustituir el artículo 119 y eliminar la tercera disposición transitoria, por lo cual se expidió la Decisión 313 de 6 de

diciembre de 1992; iv) Posteriormente, la Comisión del Acuerdo de Cartagena expidió la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, denominada “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, la cual empezó a regir a partir del 1 de enero de 1994, en donde se corrigieron algunos vacíos de las regulaciones anteriores y se dispuso, entre otras cosas, ampliar e