CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00102-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto COCINA CON AMOR y el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR asociado a la marca EL REY / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es AMOR en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto COCINA CON AMOR para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza al ser distintivo y no tener semejanzas significativas con el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR [L]a Sala estima que entre la marca COCINA CON AMOR y el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR previamente registrado no existe similitud ortográfica, ni fonética, debido a que si bien es cierto que la marca solicitada contiene la partícula de uso común AMOR, también lo es que al estar acompañada de las expresiones COCINA y CON, genera un signo completamente distintivo y diferente al previamente registrado, que está acompañado de las palabras REY y MUCHO. (…) Teniendo en cuenta el significado de las palabras anteriores y que la similitud ideológica se presenta cuando los signos evocan una misma idea o característica, la Sala considera que no existe semejanza en las marcas enfrentadas, dado que tienen un significado distinto, es decir, mientras que la marca solicitada COCINA CON AMOR podría significar la realización de la actividad consistente en cocinar con un sentimiento específico como es el amor; el lema comercial registrado CON EL REY Y MUCHO AMOR podría traducirse en la presencia de un monarca soberano de un reino junto con el sentimiento amor acompañado del adjetivo mucho. Al respecto, cabe destacar que la marca

solicitada COCINA CON AMOR es lo suficientemente distintiva y diferente con respecto al lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR asociado a la marca EL REY, al contener dos vocablos que la dotan por sí misma de la suficiente carga semántica y de un elemento gráfico, que permite una eficacia particularizadora y conduce a identificar su origen empresarial, lo que descarta cualquier riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor acerca de los productos en disputa o de su origen empresarial, así como el aprovechamiento injusto del prestigio y la dilución de la fuerza distintiva de los signos de la demandante. Visto el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, la Sala encuentra que dado que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, teniendo en cuenta que no existe identidad o similitud entre los signos de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas en conflicto, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos requisitos para su aplicación. En este orden de ideas, al poseer la marca solicitada COCINA CON AMOR la condición de distintividad necesaria y no existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literales a) y c), de la Decisión 486 de 2000, razón suficiente para que

se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara los actos administrativos acusados.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL C / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 175 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 176 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 177 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 178 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 179

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00102-00

Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Referencia: Confundibilidad marcaria. Criterios de comparación entre marca

mixta, lema comercial y marca nominativa. Riesgo de confusión y/o asociación. La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 19661 de 17 de junio de 2008, 30927 de 26 de agosto de 2008 y 35472 de 24 de septiembre de 2008. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado general1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de 1 Cfr. Folios 2-7. enero de 19843, presentó demanda4 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19661 de 17 de junio de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 30927 de 26 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 35472 de 24 de septiembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de

apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones concedieron el registro de la marca COCINA CON AMOR (mixta), cuyo titular es Gustavo Alberto Muñoz, para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la demandada negar el registro de la marca mixta COCINA CON AMOR para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:

“[…] III PRETENSIONES

Respetuosamente solicito a su Despacho:

1. Que se declare la nulidad de la Resolución 19661 del 17 de junio de 2008, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y se concedió el registro de la marca COCINA CON AMOR (mixta), a favor del Señor GUSTAVO ALBERTO MUÑOZ, para identificar productos de la clase 29

Internacional.

2. Que se declare la nulidad de la resolución 30927 del 26 de agosto de 2008, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 19661 del 17 de junio de 2008, confirmándola.

3. Que se declare la nulidad de la resolución 35472 del 24 de septiembre de 2008, por medio de la cual se resolvió el recurso de

2 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folio 40 a 60. apelación interpuesto en contra de la Resolución 19661 del 17 de junio de 2008, confirmándola.

4. Que, a título de restablecimiento del derecho, ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que declare fundada la oposición presentada por la sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y que niegue el registro de la marca COCINA CON AMOR (mixta), solicitada por el señor GSTAVO ALBERTO MUÑOZ, para identificar productos de la clase 29 internacional.

5. Que ordene la publicación de la sentencia.

[…]”. Presupuestos fácticos

4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El señor Gustavo Alberto Muñoz solicitó, mediante escrito de 28 de septiembre de 2007, el registro de la marca mixta COCINA CON AMOR para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 07-101480

y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 582. 4.2. Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. formuló oposición contra la mencionada solicitud con fundamento en que es titular del lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR asociado a la marca nominativa EL REY, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 19661 de 17 de junio de 2008, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta COCINA CON AMOR para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es Gustavo Alberto Muñoz. 4.4. Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, contra la Resolución núm. 19661 de 17 de junio de 2008. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 30927 de 26 de agosto de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19661 de 17 de junio de 2008 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 35472 de 24 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el

sentido de confirmar la Resolución núm. 19661 de 17 de junio de 2008. Normas violadas

5. La demandante, en el escrito de demanda, adujo la vulneración de los artículos 1345 y 136, literal c)6, de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1. Afirmó que “[…] la sociedad FÁBRICAS DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. es una empresa con gran trayectoria y un indudable reconocimiento en el mercado, con casi 70 años en el mercado gozando de un gran prestigio y reputación, por lo que los consumidores identifican el lema CON EL REY Y MUCHO AMOR, con los productos para sazonar las comidas producidos por El Rey […]”.7 6.2. Indicó que la “[…] FÁBRICA DE ESPECIES Y PRODUCTOS EL REY S.A. fabrica y comercializa, principalmente, especies y condimentos […] lanzando al mercado una gran cantidad de productos que sirven para aderezar, aliñar, guisar y 5 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f)la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]” 6 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación […].” 7 Cfr. Folio 48 condimentar los alimentos, distintos de los tradicionalmente conocidos por el mercado[…]. Además, es una empresa que ha incursionado en otros campos y fabrica y comercializa productos como miel, arequipe y chocolate […]”8. 6.3. Agregó que “[…] los signos “COCINA CON AMOR” y “CON EL REY Y MUCHO AMOR” son conceptualmente idénticos, lo que puede llegar a generar confusión en el público consumidor. Se presentará en este caso el denominado riesgo de “confusión indirecta”. En efecto, el lema “COCINA CON AMOR”, recordará a los consumidores, aquél otro según el cual los alimentos preparados con (productos) “EL REY” y “MUCHO AMOR”, tendrán mejor sabor, de modo que pueden creer equivocadamente que los productos identificados con la marca “COCINA CON AMOR”, han sido lanzados al mercado […]9”. 6.4. Sostuvo que “[…] ante la identidad conceptual de estos signos,

equivocadamente desconocida por la entidad demandada, el uso del término “AMOR” en ambos resulta suficiente para concluir su confundabilidad, pues bien es sabido que se permite el registro de marcas que contengan un término común, siempre y cuando el resultado que surja de combinarlo con otros elementos sea su absoluta distintividad, situación que NO se presenta en este caso […]10”. 6.5. Adicionalmente precisó que “[…] La inclusión de un elemento gráfico y de la expresión “COCINA” no resulta suficiente para que el signo “COCINA CON AMOR” del señor GUSTAVO ALBERTO MUÑOZ pueda ser claramente diferenciado del lema comercial “CON EL REY Y MUCHO AMOR”, en tanto, se insiste, la connotación del término “AMOR” y su significación en los conjuntos es exactamente la misma, lo que puede generar […] “confusión indirecta” en el público consumidor […]”11. Contestación de la demanda

7. La demandada, por intermedio de su apoderado especial12, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante, argumentando lo siguiente: 8 Cfr. Folio 49 9 Cfr. Folio 52 10 Cfr. Folio 52 11 Cfr. Folio 52 12 Cfr. Folio 134 7.1. Afirmó que los actos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486. 7.2. Señaló que “[…] los signos COCINA CON AMOR y CON EL REY Y MUCHO AMOR no son idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan

distintividad y permiten su identificación e individualización, entre otras razones porque la primera es una marca mixta y la segunda un lema comercial […]13”. 7.3. Sostuvo que “[…] en el presente se observa que además de los trazos que contiene el signo COCINA CON AMOR (mixta), en su componente denominativo se diferencia sustancialmente del lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR, pues si bien comparten la palabra AMOR, las otras palabras que los componen otorgan a los signos distitividad en tanto que gramatical, fonética e ideológicamente son distintas […]14.” 7.4. En cuanto al cotejo sucesivo de los signos, indicó: “[…] En el caso concreto si bien se reproduce la expresión AMOR, el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR contiene elementos adicionales de carácter nominativo, con suficiente fuerza distintiva que permitirán a los consumidores recordar la marca de manera independiente a la marca mixta COCINA CON AMOR, que además de los elementos denominativo contiene elementos gráficos, permitiendo su coexistencia en el mercado […]15.” 7.5. Estimó que el consumidor medio claramente sabrá distinguir entre la marca COCINA CON AMOR y el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR, debido a que sus diferencias en conjunto impiden que se incurra en error al punto que se vicie su consentimiento. Agregó que: “[…] si bien los signos comparados coinciden en la palabra AMOR, estas son debilitadas por los elementos diferenciadores, los cuales otorgan un impacto visual, fonético e ideológico que mantiene a salvo su capacidad diferenciadora y por ende no afectándose el derecho de la sociedad Fábrica de Especias y productos El Rey S.A: en relación con el signo CON EL

REY Y MUCHO AMOR […]16.” 13 Cfr. Folio 128 14 Cfr. Folio 129 15 Cfr. Folio 131 16 Cfr. Folio 132 7.6. Finalmente, destacó que nada obsta para que coexistan en un mercado determinado dos signos distintintivos que identifican productos conexos o comprendidos en una misma clase.

8. El señor Gustavo Alberto Muñoz, mediante curador ad litem17 y vinculado al proceso como tercero con interés, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 8.1. Manifestó que entre el signo COCINA CON AMOR y la marca CON EL REY Y MUCHO AMOR “[…] no se presenta confusión puesto que cada uno tiende a tener un significado muy diferente, el uno se presta para cocinar con agrado, con alegría, con entusiasmo; y el otro, a primera vista, la persona que lo escucha

(fonética) se le viene a la cabeza que si está con el Rey puede obtener mucho amor […]18”. 8.2 Asimismo, afirmó que: “[…] En cuanto al signo en forma de rombo de la marca así como la figura de la sartén que viene dentro de ésta, es muy diferente a las meras palabras del lema de la segunda (signos ortográficos). Ahora bien, la marca mixta “COCINA CON AMOR”, está conformada por un elemento denominativo y uno gráfico, el primero compuesto por varias palabras y el segundo contiene trazos definidos (rombo, sartén), lo que no acontece con el lema “CON EL REY Y MUCHO AMOR”. En cuanto al signo o palabra genérica utilizada (amor), al conformarse dentro de alguna marca, dicha palabra, considerada como una

expresión de uso común o universal, no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona o de empresa alguna […]19”. Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 12 de febrero de 201520, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 588-IP-2015 de 18 de agosto de 201621, en adelante la Interpretación 17 Cfr. Folio 93 18 Cfr. Folio 122 19 Cfr. Folio 122 20 Cfr. Folios 145 21 Cfr. Folios 156-175

Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debían interpretarse el artículo 136, literal c)22, de la Decisión 486; y de oficio el literal a)23, así como los artículos 17824 y 17925 de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables. Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 201726, reanudó el proceso y corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la parte demandante y la demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa

expuestos en la demanda y en la contestación. El tercero con interés directo no presentó alegatos de conclusión. El Ministerio Público, en esta oportunidad procesal, guardó silencio.

12. Vistos los artículos 7427 y 7528 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201229, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados30y atendiendo a que la 22“[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación […]”. 23 “[…] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. 24 “[…] Artículo 178.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo […]”. 25 “[…] Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión […]”. 26 Cfr. Folio 177 27 “[…] Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En

los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados. El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas. Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251. Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona. Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio […]”. 28 “[…] Artículo 75. Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. […] Podrá sustituirse el poder siempre que no esté prohibido expresamente. […]”. 29 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 30 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez, identificada con cédula de ciudadanía

65.778.114 y con tarjeta profesional núm. 149.307, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

13. Visto el artículo 128 numeral 7.º31 del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30832 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201133, sobre el régimen de transición y vigencia, y del artículo 1.º34 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200335, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 588-IP-2015 de 18 de agosto de 2016 y vii) el análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados 31 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de

lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 32 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 33 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 34 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 35 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

16. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 16.1. Resolución núm. 19661 de 17 de junio de 200836, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca COCINA CON AMOR mixta para identificar productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.2. La parte motiva de la Resolución indicó lo siguiente: “[…] De acuerdo con lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente realizará el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y pruebas de la oposición y de la respuesta allegada por la solicitante. Adicionalmente, el estudio comprende causales que aunque no hayan sido planeadas en la oposición, aparezcan con ocasión del examen de registrabilidad en los siguientes términos:

1. Confundibilidad entre lema y marca 1.1. Norma El artículo 177 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como "lemas comerciales los que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas." En concordancia con el artículo 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que "Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión.” El artículo 136 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marca los signos sean “idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”. 1.2 .Requisitos Para que exista el riesgo de confusión o de asociación que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanzas de tipo visual, conceptual o fonético. En

segundo lugar, es necesario analizar los productos o servicios que identifiquen las marcas en conflicto. En efecto, el “principio de especialidad” circunscribe la protección del lema o marca a los productos o servicios descritos en el registro, así, éste (sic) alcance o cobertura incide en el derecho a evitar el registro de una solicitud marcaria solo para aquellos signos que pretendan los mismos productos o servicios o aquellos que si quiera estén relacionados en alguna medida. Así las cosas, para que se niegue una solicitud de registro de marca o de lema se requiere que 36 Cfr. Folios 8-13 concurran los dos elementos mencionados, pues uno de ellos, no es suficiente para aplicar la causal relativa a la confundabilidad. 1.2.1. Comparación de los signos Revisados los registros de la propiedad industrial en busca de los antecedentes que se alegan en la oposición, encontramos lo siguiente: […] Las marcas a comparar se reproducen de la siguiente manera: Marca solicitada Lema comercial opositor

CON EL REY Y MUCHO

AMOR (nominativa) La comparación debe atender a una visión de conjunto lo que evita el fraccionamiento de los signos y lleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos. De igual forma, la comparación debe ser sucesiva, ya que el consumidor al acudir al mercado percibe las marcas de forma individualizada. Adicionalmente, se deben tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias, ya que así actúa el consumidor. Finalmente, dado que estamos analizando marcas nominativas es importante analizar la fonética de las mismas. La División luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los

criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundibilidad considera que la marca solicitada COCINA CON AMOR y el signo opositor: "CON EL REY Y MUCHO AMOR”, no presentan semejanzas que generen riesgo de confusión o asociación. Esto obedece a que en conjunto cada signo transmite un significado diferente. Por un lado, la marca solicitada COCINA CON AMOR se refiere a todas aquellas acciones encaminadas a guisar, aderezar los alimentos y prepararlos para su consumo, con cierto sentimiento especial, con AMOR. Por su parte, el lema en su conjunto, nos trae a la cabeza dos ideas, una la del rey, monarca o soberano y la otra la de mucho amor. Por lo tanto, la idea que cada signo en su conjunto nos transmite es diferente. Si bien en el lema comercial y en la marca se hace uso de la expresión "AMOR", este no es motivo suficiente para consi