CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00108-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / MARCA FIGURATIVA – Elementos para determinar su registrabilidad / COTEJO MARCARIO – Entre un signo figurativo y una marca figurativa / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo figurativo a favor de HSBC HOLDINGS PLC para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Líneas y figuras geométricas con una combinación de colores azul y negro Para la Sala existen diferencias significativas entre la marca registrada y el signo sub examine en relación con la posición, la orientación, la inclinación y el color, lo que hace que el signo analizado sea otro totalmente independiente y no uno derivado de la primera. En efecto, el signo solicitado consiste en un patrón repetitivo de triángulos que combina los colores negro y azul sin que el patrón repetitivo tenga bordes. […] [E]l signo solicitado es una marca figurativa, puramente gráfica, que está compuesta de líneas y figuras geométricas con una combinación de colores azul y negro, que cumple con la definición de marca figurativa puramente gráfica que trae el Interpretación Prejudicial, que es ser “[…] una expresión material identificable, que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetrará en la mente del consumidor […]”y tiene además, la aptitud distintiva exigida por la normativa aplicable en los términos del artículo 134, de la Decisión 486, lo que no quiere decir que el consumidor deba identificar un origen particular y concreto en relación con el producto o servicio ofrecido, sino que basta que el origen empresarial se

individualice frente a otros en el mismo sector. […] [L]a Sala, al analizar la distintividad inherente del signo considera que per se es registrable debido a que consiste en patrones reiterados de triángulos que por su configuración particular de posición, orientación, inclinación y combinación de colores forman en conjunto una combinación distintiva que permitirá al consumidor individualizar el signo y asociarlo con un origen empresarial particular en el sector particular de servicios financieros. APTITUD DISTINTIVA – Definición La Sala precisa que la definición de aptitud refiere a la idoneidad o cualidad para que algo cumpla con su finalidad propia y, en el caso de las marcas, la aptitud distintiva es el requisito de fondo que le exige a un signo cumplir con su finalidad esencial que es permitir al consumidor distinguir un producto y asociarlo con un origen empresarial. MARCA DERIVADA - Concepto [L]a Sala advierte que se está ante una marca derivada, cuando se reproduce el elemento distintivo predominante de una marca registrada en una posterior que no incluye variaciones sustanciales respecto de la primera y ampara los mismos productos o servicios. FAMILIA DE MARCAS – Concepto [S]e está ante una familia de marcas cuando estas poseen un rasgo distintivo común mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí. MARCA DERIVADA – No lo es el signo figurativo solicitado por HSBC HOLDINGS PLC A juicio de la Sala, el signo solicitado no podría catalogarse como derivado de la marca previamente registrada por la misma parte demandante, ni ambos signos distintivos conformar una familia de marcas, por cuanto la visión de conjunto generada por cada uno es diferente: el signo y la marca presentan diferencias

sustanciales, constituyéndose así en signos distintivos no derivados el uno del otro. En consecuencia, la Sala considera que le asiste razón a la parte demandada quien consideró que “[…] Si bien la marca derivada debe incluir la propia marca original, lo cual sucede en el caso de demanda, ya que la marca negada se encuentra inmersa en la marca previamente registrada, no obstante presenta tantas alteraciones que resultan suficientes para desviar la atención del consumidor quien creerá que se trata de una marca nueva […]”.Para la Sala no hay duda que el elemento distintivo de la marca registrada bajo núm. 181.794 dista significativamente de la impresión de conjunto distintiva del signo bajo análisis y que, tal como lo sostuvo la parte demandada, “[…] ya que la conjunción de todos los gráficos unidos entre sí aunque correspondan a uno previamente adquirido distorsiona su percepción dentro del público consumidor […]”, lo que permite concluir que el signo sub examine no es un signo derivado de la marca registrada, ni constituye junto con ella, una familia de marcas.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Secciones Primera, de 6 diciembre de 2007, Radicación 11001-03-24-000-2003-00372-01, C.P.

Martha Sofía Sanz Tobón; 21 de junio de 2001, Radicación 11001-03-24-0001998-05059-01, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola; 4 de junio de 2009, Radicación 11001-03-24-000-2003-00383-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; 19

de febrero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2009-00450-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 10 de mayo de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2010-00386-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; y 19 de julio de 2018, Radicación 11001-0324-000-2009-00427-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00108-00

Actor: HSBC HOLDINGS PLC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Referencia: Análisis de la distintividad de signos que consisten en figuras o patrones reiterados dentro del conjunto. Marcas derivadas.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó HSBC Holdings Plc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las

resoluciones núms. 22331 de 27 de junio de 2008, 30558 de 25 de agosto de 2008 y 37256 de 30 de septiembre de 2008. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. HSBC Holdings Plc., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial1, presentó una demanda prevista en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante el Código Contencioso Administrativo, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 22331 de 27 de junio de 2008, “Por la cual se niega un registro”, y 30558 de 25 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 37256 de 30 de septiembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones negaron la solicitud de registro como marca del signo FIGURATIVO para identificar servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza. 1 Cfr. Folios 2 al 4 2 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en

un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

2. La parte demandante solicitó a título de restablecimiento de derecho que se ordene a la parte demandada conceder el registro del signo FIGURATIVO para identificar servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones4:

“[…]

1. Que se declare nula la Resolución número 22331 expedida el 27 de junio de 2008 por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual negó el registro de la marca FIGURATIVA en clase 36 internacional a nombre de

HSBC HOLDINGS PLC.

2. Que se declare nula la Resolución número 30558 expedida el 25 de agosto de 2008 por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 22331 expedida el 27 de junio de 2008 confirmándola, y se concedió el recurso de apelación.

3. Que se declare nula la Resolución número 37256 expedida el 30 de septiembre de 2008 por el Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución número 22331 expedida el 27 de junio de 2008 y se declaró agotada la vía gubernativa.

4. Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca FIGURATIVA en la clase 36 de la Clasificación Internacional do Niza, de acuerdo con los antecedentes que obran en el expediente No. 07-72.706.

5. Que, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de

la Propiedad Industrial.

6. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 4 Cfr. Folios 18 y 19

7. Que se condene en costas a la entidad demandada

[…]”. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos5 para

fundamentar sus pretensiones: “[…] El 17 de julio de 2007 presenté, en nombre y representación de HSBC HOLDINGS PLC, solicitud de registro de la marca FIGURATIVA en clase 36 internacional […]. A esta solicitud se le asignó el número de radicación 0772.706. […] La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial

No. 584 del 31 de diciembre de 2007, y contra ella no se presentó oposición alguna […]. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 22331 del 27 de junio de 2008 negó el registro de la marca FIGURATIVA […]. El 25 de julio de 2008 y estando dentro del término legal fijado para el efecto, mi poderdante interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 21225 del 27 de junio de 2008 […]. Mediante Resolución No. 30558 del 25 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 22331 del 27 de junio de 2008, confirmándola en todas sus partes, y concediendo el recurso de apelación […]. Mediante Resolución No. 37256 del 30 de septiembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 22331 del 27 de junio de 2008, confirmándola en todas sus partes y declarando el agotamiento de la vía gubernativa […]. De lo anterior resulta que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca FIGURATIVA en clase 36 a nombre de mi poderdante, lo cual viola la normatividad vigente sobre marcas, como se argumentará y probará a continuación. […]”. Normas violadas 5 Cfr. Folios 20 a 25

5. HSBC Holdings Plc. adujo en su libelo introductorio6 la vulneración del artículo 134, literal b)7 y 135, literal b)8, de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina9, en adelante la Decisión 486. Concepto de la violación

6. La parte demandante, en síntesis, expuso los cargos por violación10 así: 6.1. Afirmó que “[…] El signo FIGURATIVO del hexágono, ampliamente reconocido por los consumidores de los servicios financieros, es la carta de presentación del HSBC HOLDINGS PLC en cada uno de los mercados en que tiene presencia […]. En Colombia este signo fue registrado como marca y cuenta con el certificado de registro No. 181.794 […]. Mi poderdante, como es su usanza, quiso aprovechar el reconocimiento y prestigio de su marca del hexágono para convertirla en una nueva marca. Así, los consumidores al reconocer en ella la figura del hexágono, asociarían el origen empresarial de los servicios distinguidos por ella con el origen empresarial de los servicios distinguidos con la figura del hexágono […]”11. 6 Cfr. Folios 18 a 36 7 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: […] b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […]”. 8 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]”.

9 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 10 Cfr. Folios 25 a 33 11 Cfr. Folios 25 y 26 6.2. Aseguró que “[…] La marca FIGURATIVA solicitada consiste en un patrón repetitivo (lo que la Superintendencia llama "un cuadrado circunscrito de triángulos") de la marca del hexágono en colores negro y gris (sic) […]. La distintividad de esta última se traslada a la primera […] la aprobación de la primera debería implicar la aprobación de la segunda, ya que se trata de una marca derivada […]. Adicionalmente, la marca resultante de repetir numerosas veces la figura del hexágono es original, novedosa y sin duda distintiva, capaz de ser asociada con servicios financieros y con el respaldo del HSBC HOLDINGS PLC. […]”12. 6.3. Sostuvo que “[…] la marca FIGURATIVA solicitada goza de distintividad por varias razones: por la experiencia que ha tenido en el mercado colombiano y en otros extranjeros, porque distingue servicios y no productos, y porque al elemento que la constituye, esto es el signo del hexágono, ya se la ha reconocido su distintividad, al punto que hoy en día es una marca registrada en Colombia […]; cuando se trata de servicios, por ser éstos intangibles, los consumidores entenderán, como efectivamente ocurre, que la marca FIGURATIVA es un indicador del origen empresarial de los servicios, y no una simple decoración o presentación de los mismos […]”13. 6.4. Comentó que “[…] La marca FIGURATIVA solicitada —y negaday la marca

FIGURATIVA del hexágono, ya registrada, hacen parte de lo que la doctrina ha denominado una "familia de marcas" […]. Este hecho las ubica en el escenario de la familia de marcas, y concretamente, en el caso de las marcas derivadas. […]; la figura del hexágono, se convierte en el elemento principal de la marca solicitada. La modificación en este caso, o elemento accidental, no es más que la repetición numerosa de dicho hexágono, y el color índigo […] es decir, los elementos 12 Cfr. Folios 28, 31 y 33 13 Cfr. Folio 28 accidentales de la marca FIGURATIVA solicitada, no afectan ni menoscaban la distintividad de la marca, simplemente, son una manifestación del ejercicio del derecho que asiste a mi poderdante a usar su marca con variaciones que no afecten su distintividad […]”14. Contestación de la demanda

7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial15, contestó la demanda16, oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Sobre la legalidad de los actos administrativos acusados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente, la jurisprudencia y la doctrina reconocida y aplicable al caso. 7.2. Manifestó que “[…] el signo objeto de demanda está conformado por un cuadrado dentro del cual se encuentran circunscritas una figuras cuadradas compuestas por triángulos rectángulos de color azul y negro intercaladas, esto es, en una combinación alternada de triángulos rectángulos de color negro y azul

dispuestos en una superficie dispuesta en forma diagonal, de manera que, dan la idea de corbatines si se mira en sentido horizontal y de relojes de arena en sentido vertical, y una tercera idea que se abstrae es que son aspas de molino en forma de triángulos, características que no serán percibidas por un consumidor promedio, por cuanto en este su grado de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios […]”17. 7.3. Sostuvo que “[…] Como se advierte el signo carece de particularidad o característica adicional, que le permita ser distintivo razón por la cual, la marca 14 Cfr. Folios 30 y 31 15 Cfr. Folios 50 a 53 16 Cfr. Folios 54 a 57 17 Cfr. Folio 56 solicitada no puede ser susceptible de registro. El signo objeto de negación para registro a pesar de presentarse como acaba de describirse, es de tal simplicidad que no lograría identificar el origen empresarial y por ende tampoco diferenciarse de otros servicios en el mercado. Es decir que el signo negado y hoy demandado carece de distintividad intrínseca para ser considerado como marca […]”18. 7.4. Agregó que “[…] no le asiste razón al demandante en lo referente a que el signo negado corresponde a una presunta marca derivada, por cuanto si bien la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la marca figurativa con certificado número 181794 de la sociedad HSBC HOLDINGS PLC misma objeto de debate, esta altera el elemento distintivo principal del signo previamente registrado, ya que la conjunción de todos los gráficos unidos entre sí aunque correspondan a uno previamente adquirido distorsiona su percepción dentro del

público consumidor […]”19. 7.5. Afirmó que “[…] Si bien la marca derivada debe incluir la propia marca original, lo cual sucede en el caso de demanda, ya que la marca negada se encuentra inmersa en la marca previamente registrada, no obstante presenta tantas alteraciones que resultan suficientes para desviar la atención del consumidor quien creerá que se trata de una marca nueva […]; en este orden se concluye que resulta imposible otorgar derecho alguno a la sociedad HSBC HOLDINGS PLC., sobre la marca figurativa solicitada pues esta se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina […]”20. Interpretación Prejudicial 18 Ibidem 19 Cfr. Folio 57 20 Ibidem

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto proferido el 8 de julio de 201421, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial sobre las normas de la Decisión 486.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 328-IP-2015 de 23 de junio de 201622, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debían interpretarse los artículos 134, literal b) y 135, literal b), de la Decisión 486 y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

10. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de agosto de 201723, reanudó el trámite

procesal corriendo traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial.

11. Durante el plazo en mención, la parte demandante y la parte demandada reiteraron los argumentos de nulidad expuestos en la demanda y en la contestación de la demanda24. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

12. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201225, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados26, y atendiendo a que la 21 Cfr. Folios 105 y 106 22 Cfr. Folios 119 a 128 23 Cfr. Folio 130 24 Cfr. Folios 132 a 142; 143 a 145. 25 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez, identificada con la cédula de ciudadanía núm. 65.778.114 y con tarjeta profesional de abogada núm. 149.307, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó sustitución de poder para actuar en calidad de apoderada especial de la parte demandada27 y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

13. Visto el artículo 128 numeral 728 del Código Contencioso Administrativo, sobre

la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30829 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201130, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 1º.31 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200332, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 26 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 27 Cfr. Folios 146 a 149 28 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 29 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 30 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 31 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y

restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 32 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos acusados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) Interpretación Prejudicial 328-IP2015 de 23 de junio de 2016 y vii) análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos acusados

16. Los actos administrativos acusados son los siguientes: 16.1.Resolución núm. 22331 de 27 de junio de 200833, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos negó la solicitud de registro del signo FIGURATIVO para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. En la Resolución se indicó: “[…] […] el signo solicitado está conformado por un cuadrado dentro del cual se encuentran circunscritas unas figuras cuadradas compuestas por triángulos rectángulos de color azul y negro intercaladas, sin ninguna particularidad o característica adicional, razón por la cual, el signo solicitado en registro no cumple con la principal función que tienen las marcas en el comercio; no

permite al consumidor identificar claramente el servicio que se ofrece. En efecto, el signo solicitado a pesar de presentarse como la figura descrita anteriormente, es de tal simplicidad que no lograría identificar el origen empresarial y por ende, diferenciarse de otros servicios en el mercado que ofrecen los empresarios del área financiera. De acuerdo con lo anterior, en el caso objeto de estudio la figura solicitada carece de la distintividad intrínseca para ser considerada como marca, más aún, si se tiene en cuenta que el signo solicitado en registro pretende identificar los servicios anteriormente referidos […]. En consecuencia, en el evento de concederse el registro del signo solicitado, este impediría que terceros pudiesen utilizar dicha figura como signo anexo 33 Cfr. Folios 5 a 8 a otro distintivo para indicar las características o naturaleza de sus servicios evidenciando así la carencia de distintividad necesaria y exigida para ser registrado como marca. […]”. 16.2.Resolución núm. 30558 de 25 de agosto de 200834, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos confirmó la Resolución núm. 22331 de 27 de junio de 2008 y concedió el recurso de apelación interpuesto. En la Resolución se indicó: “[…] En efecto, tal como se expuso en el acto administrativo objeto del recurso el signo solicitado consiste si se hace el análisis detalladamente y por un largo tiempo (acto que no realiza el consumidor) en una combinación alternada de triángulos rectángulos de color negro y azul dispuestos en una superficie dispuesta en forma diagonal, de manera que, dan la idea de corbatines si se mira en sentido horizontal y de relojes de arena en sentido vertical, y una

tercera idea que se abstrae es que son aspas de molino en forma de triángulos, características que no serán nunca percibidas por el consumidor medio pues su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplados […]. […] si bien, se concedió la marca FIGURATIVA certificado de registro No. 181794 a la sociedad solicitante HSBC Holdings PLC misma de la del expediente de la referencia, lo cierto es que altera el elemento distintivo principal; del signo previamente registrado, ya que tal conjunción de todos los gráficos unidos entre si aunque correspondan a uno previamente adquirido distorsiona su percepción dentro del público consumidor. Justamente, una marca derivada debe, por definición, incluir la propia marca original, lo cual si bien sucede en el presente caso, ya que la marca solicitada se encuentra inmersa en la marca registrada, lo cierto es que, presenta tantas alteraciones que son suficientes para desviar la atención del consumidor el cual siempre creerá que se trata de una marca nueva respecto a la previamente registrada […]. […]”. 16.3. Resolución núm. 51516 de 30 de septiembre de 200935, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 22331 de 27 de junio de

2008. En la Resolución se indicó: “[…] 34 Cfr. Folios 9 a 13 35 Cfr. Folios 14 a 16

En el presente caso, como puede observarse se trata de una figura de un cuadrado dentro del cual se circunscribe una secuencia de diversas figuras geométricas compuestas por triángulos de colores oscuros y claros,

dispuestos con una ligera inclinación, figura que en conjunto no ofrece distintividad suficiente para distinguir los productos solicitados, ya que la figura no contiene una característica especial o adicional que le brinde distintividad y que permita inferir un origen empresarial. No comparte por tanto esta Delegatura, los argumentos de la recurrente, puesto que en presente caso no nos encontramos frente a una marca derivada ya que el signo presenta grandes diferencias frente a la marca previamente registrada bajo el certificado No. 181794, en el presente caso se trata de la figura de un cuadrado. […]”. El problema jurídico

17. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en la demanda, la contestación de la demanda y la Interpretación Prejudicial, si el signo FIGURATIVO36 solicitado para identificar servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486, por carecer de la distintividad intrínseca requerida para ser registrado o si, por el contrario, es susceptible de registro marcario por cuanto cumple con los requisitos de registrabilidad del artículo 134, literal b), de la Decisión 486.

18. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial

19. La Sala considera importante remarcar que el desarrollo de esta normativa se ha producido en el marco de la Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de

36 El signo analizado reivindica la combinación de colores azul y negro. Cartagena37, la cual sucedió al Pacto Andino o Acuerdo de Integración Subregional Andino. Igualmente resaltar que el régimen común en esta materia está contenido en la Decisión 486 de 200038 de la Comisión de la Comunidad Andina.39 Principios y características del Derecho Comunitario Andino 37 El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre d