CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00118-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIOReglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto MKC MAKRO COMPUTO S.A. y las marcas mixtas MAKRO previamente registradas / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es MAKRO / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto MKC MAKRO COMPUTO S.A en la clase 42 por existir similitud, riesgo de confusión directa y conexión competitiva con las marcas MAKRO previamente registradas en la misma clase [R]especto a la similitud ortográfica entre el signo “MKC MAKRO”, y la marca previamente registrada “MAKRO”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que la expresión cuestionada reproduce totalmente la palabra “MAKRO”, contenida en la marca previamente registrada, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “MKC” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de la marca previamente registrada, “MAKRO”. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “MKC” y “MAKRO”, ello no desvirtúa el riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo la marca previamente registrada, esto es, en “MAKRO”, lo que lleva a que el signo solicitado no sea suficientemente distintivo y diferente al previamente registrado. Referente a la similitud fonética, es del caso

indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “MAKRO”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “MKC MAKRO”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión “MKC”, la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “MAKRO”. […] Por tanto, la Sala estima que, en el caso bajo examen, el signo cuestionado “MKC MAKRO” no cuenta con elementos adicionales que lo doten de una carga semántica particularizadora que permitan otorgarle suficiente distintividad para diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “MAKRO”. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión, “MAKRO”, presente en los signos controvertidos, no tiene un significado propio en el idioma castellano, de la marca cuestionada, por lo que debe considerarse como de fantasía. […] De lo precedente, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas, tanto ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada, existe riesgo de confusión directa. […] [E]s necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. […]no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar los servicios que reivindica el signo cuestionado y aquellos que distingue la marca previamente registrada en la Clase 42 de la Clasificación Interncional de Niza, además de que pertenecen a una misma Clase del nomenclátor, tienen una similar finalidad, en cuanto su objeto que es la comercialización de equipos de cómputo;

pertenecen al mismo género, esto es, servicios científicos y tecnológicos; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los servicios en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de las marcas. Ahora, en atención a que existe conexión competitiva, se podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los servicios a un origen empresarial común. COTEJO MARCARIO – La expresiones genéricas y de uso común no pueden ser apropiadas por un solo titular marcario / SIGNO GÉNERICO – Concepto / EXPRESIÓN GENÉRICA – No lo son CÓMPUTO y S.A. en la clase 42 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son CÓMPUTO y S.A. en la clase 42 / TIPO SOCIETARIO – Lo es S.A. y por ello puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario / EXPRESIONES GENÉRICAS Y DE USO COMÚN – Deben excluirse del examen de confundibilidad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los servicios que distingue el signo cuestionado son de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, entonces la respuesta lógica no tendría relación alguna con tales servicios, pues no existe en esta clase algún servicio cuya denominación genérica sea

“COMPUTO” ni “S.A.”. Sin embargo, las citadas palabras “COMPUTO” y “S.A.” sí son expresiones de uso común en la referida Clase 42 Internacional, pues al consultar la página web de la entidad demandada aparecen las siguientes marcas que a la fecha de la expedición del acto administrativo acusado se encontraban registradas en esa Clase, que las contienen, […] Cabe señalar, además, que la expresión “S.A.” es un tipo societario, de conformidad con la regulación del Código de Comercio, por lo que no puede ser apropiada de manera exclusiva por un titular marcario. Así las cosas, los vocablos “COMPUTO” y “S.A.” son expresiones de uso común en la referida Clase 42, motivo por el cual deben ser excluidas del cotejo marcario, teniendo en cuenta que el Tribunal ha señalado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común, al realizar el examen comparativo de las marcas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00118-00

Actor: MAKRO COMPUTO S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA QUE LLEVA A QUE

SE CONFIGURE RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN ENTRE LAS

MARCAS “MKC MAKRO COMPUTO S.A.” Y “MAKRO”, ASÍ COMO

CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS SERVICIOS QUE DISTINGUEN.

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MAKRO COMPUTO S.A, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución núm. 43360 de 30 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio1. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro como marca del signo mixto “MKC MAKRO COMPUTO S.A”, para distinguir servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 18 de diciembre de 2006 solicitó el registro como marca del signo mixto "MKC MAKRO COMPUTO S.A.", para amparar servicios comprendidos en la Clase 422 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA

TRANDERMARK AG presentó oposición contra el registro del signo “MKC MAKRO COMPUTO S.A.", con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas mixtas “MAKRO”, registradas en la misma Clase. 3º: Que mediante la Resolución núm. 22918 de 27 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos4 de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRANDERMARK AG y, en consecuencia, denegó el registro del signo mixto "MKC MAKRO COMPUTO S.A.", en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 En adelante SIC. 2 “[…] Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (software) […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 4 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos de manera favorable a sus intereses, esto es, a través de la Resolución núm. 26822 de 29 de julio de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, que revocó la decisión inicial y, en su lugar, concedió el registro como marca del signo mixto “MKC MAKRO COMPUTO S.A.", en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; y el segundo, mediante la Resolución núm. 43360 de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión

anterior, declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro de la referida expresión. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir la resolución demandada violó el artículo 134, de la Decisión 486, por indebida aplicación, por cuanto el signo solicitado cumple con los requisitos legales dispuestos en la normativa andina para ser registrado como marca y, además, no está incurso en causal alguna de irregistrabilidad. Que la SIC al expedir la resolución acusada, violó los artículos 135, literal b), y 136, literal a), ibídem, por indebida aplicación, dado que no se realizó un debido cotejo marcario entre los signos enfrentados, pues se pasó por alto sus diferencias ortográficas, fonéticas, conceptuales y gramaticales, razones por las que de permitirse el registro de la expresión solicitada, no se generaría un riesgo de confusión, máxime si se tiene en cuenta que comparte con las marcas opositoras solamente cinco (5) de las diecisiete (17) letras que la conforman, lo cual las hace únicas y diferentes. Adujo que al realizarse la comparación entre los signos “MKC MAKRO COMPUTO S.A.” y “MAKRO”, son evidentes sus diferencias visuales, pues su pronunciación es completamente distinta y no se asemejan de manera que puedan inducir al público consumidor en error. Indicó que desde el punto de vista conceptual, las expresiones enfrentadas evocan ideas completamente diferentes, independientemente del parecido en una palabra. Estimó que, además, de las discrepancias conceptuales y gramaticales, también se diferencian fonéticamente, comoquiera que la pronunciación de dichos signos

suenan y se perciben de forma distinta, lo cual permite la plena identificación de cada una de ellos entre el público consumidor. Manifestó que se obvió la parte gráfica del signo solicitado y se le restó importancia a los elementos que lo conforman a pesar de que son parte integral y juegan un papel relevante dentro de él; que, además, no se tuvo en cuenta que la parte figurativa es sumamente importante para identificar la expresión que se pretenda registrar; y que se inobservaron las reglas y criterios para determinar el riesgo de confusión que pudiera inducir al público en error. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que estas carecen de apoyo jurídico y de sustento legal. Indicó que atendiendo el elemento denominativo de los signos en conflicto se concluyó que la expresión solicitada reproduce en su totalidad las marcas previamente registradas, “MAKRO”, la cual a su vez ostenta la mayor carga distintiva de sus elementos nominativos comoquiera que los demás, entre estos, “COMPUTO” y “S.A.”, son de carácter genérico. Concluyó que frente a los servicios que pretende amparar el signo solicitado, es posible observar que no sólo se trata de los comprendidos en la misma Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, sino que, además, son complementarios a los registrados por la marca opositora, toda vez que están referidos a ordenadores y software de computadores luego comparten canales de comercialización y publicidad y, adicionalmente, se dirigen a un mismo consumidor. II.2. La sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, tercero con

interés directo en las resultas del proceso, pese a haberle sido notificada la demanda en debida forma, guardó silencio. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV-1. La SIC insistió en denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, manifestó que el signo “MKC MAKRO COMPUTO S.A.” contiene como preponderante la expresión “MAKRO”, la cual por ser el elemento de mayor sonoridad tiende a ser el elemento de mayor recordación en la mente del consumidor al momento de referenciar la marca, el cual puesto en confrontación con el signo solicitado “MAKRO”, no resulta palpable diferencia significativa que otorgue la distintividad necesaria para que no exista riesgo de confusión. IV-2. En esta etapa procesal, la sociedad actora presentó los alegatos de manera extemporánea; y tanto el Agente del Ministerio Público como el tercero con interés directo en las resultas del proceso, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó5: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixto) resultaría confundible con la marca MAKRO (mixta), es pertinente analizar el

literal a) del artículo 136 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 5 Proceso 271-IP-2019. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en

cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixto) y la marca MAKRO (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta

lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.

(iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: […] c) Si al realizar la comparación se determina que en los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre los signos, pudiendo estos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 43360 de 2008, denegó el registro como marca del signo mixto “MKC MAKRO COMPUTO S.A.”, a la titular MAKRO

COMPUTO S.A., para amparar los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, diseño y desarrollo de ordenadores y programas de ordenador (software) […]”, por estimar que era similarmente confundible con las marcas mixtas, previamente registradas, “MAKRO”, que distinguen servicios en la misma Clase, teniendo en cuenta que reproducía la palabra “MAKRO”. Al respecto, la demandante alegó que no se realizó un debido cotejo marcario de los signos enfrentados, pues se pasó por alto sus diferencias ortográficas, fonéticas, conceptuales y gramaticales, razones por las que de permitirse el registro de la expresión solicitada, no se generaría un riesgo de confusión, máxime si se tiene en cuenta que comparte con la marca opositora solamente cinco (5) de las diecisiete (17) letras que la conforman, lo cual las hace únicas y diferentes. También, adujo, entre otras, que al realizarse la comparación entre los signos “MKC MAKRO COMPUTO S.A.” y “MAKRO”, son evidentes sus diferencias visuales, pues su pronunciación es completamente distinta y no se asemejan de manera que puedan inducir al público consumidor en error. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 “[…] por ser procedente […]”; no así los artículos 134 y 135, literal b), “[…] al no controvertirse el concepto de marca ni los requisitos para su

registro y tampoco el tema relativo a la falta de distintividad intrínseca de una marca […]”. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[…] 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las

diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate […]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto así: SIGNO MIXTO CUESTIONADO6 6 Folio 9 del cuaderno núm.1

MARCAS MIXTAS PREVIAMENTE REGISTRADAS7

Ahora, como en el presente caso se va a cotejar el signo mixto “MAKRO COMPUTO S.A.”, de la parte actora, frente a las marcas mixtas “MAKRO”, previamente registradas, a favor de la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en los signos cotejados, no así las gráficas que los acompañan, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que las distinguen. Ahora, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas denominativas: “[…] (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante

tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 7 Folio 9 del cuaderno núm. 1 (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser

evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]” (Negrillas fuera de texto). Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. A efectos de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”. Ahora, es del caso señalar que el Tribunal, en la Interpretación Prejudicial 398-IP2019, estableció que el artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los signos descriptivos, genéricos o conformados por palabras o partículas de uso común, pero que éstos tienen la posibilidad de ser registrados cuando formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. En efecto, dijo: “[…] 4. Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común. […] 4.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, cuales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma específicamente se contesta con la expresión adecuada a sus características, cualidades o propiedades según se trate. […] 4.4. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio seleccionado se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. […] 4.8. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que

resulte imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerado de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado d