CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00119-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo TVS STAR SPORT y las marcas nominativa STAR CHAIN y mixtas STAR PARTS RODO, STAR BATTERY, STAR CHAIN MOTORCYCLE CHAIN, STAR PARTS MOTORCYCLE RINGS, STAR PARTS MOTORCYCLE SHOE, STAR PARTS NKP KIT BIELA y STAR PARTS NKP KIT PISTON / PALABRA DE USO COMÚN – Lo es STAR en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza / PALABRA DE USO COMÚN – No deben ser consideradas en el cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO – Procede frente a la marca TVS STAR SPORT para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza al no existir similitud con las marcas STAR CHAIN, STAR PARTS RODO, STAR BATTERY, STAR CHAIN MOTORCYCLE CHAIN, STAR PARTS MOTORCYCLE RINGS, STAR PARTS MOTORCYCLE SHOE, STAR PARTS NKP KIT BIELA y STAR PARTS NKP KIT PISTON previamente registradas en la misma clase [L]a Sala concluye que en el presente asunto no se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, por cuanto la marca TVS STAR SPORT registrada para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, al titular Sundaram – Clayton Limited, cumple con la condición de distintividad necesaria y no existir entre esta y las marcas opositoras confrontadas semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor. En este orden de ideas, la Sala considera que no se violaron las normas legales invocadas por la demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara

los actos administrativos demandados.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00119-00

Actor: AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A –AUTECO S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Referencia: Comparación entre marcas nominativas y mixtas. Palabra de uso común. Ausencia de riesgo de confusión y asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Autotécnica Colombiana S.A –en adelante Auteco S.A.-, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8576 de 25 de marzo de 2008, 13268 de 29 de abril de 2008 y 44591 de 31 de octubre de 2008. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Auteco S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado

especial1, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 1722 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina3, en adelante Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 8576 de 25 de marzo de 2008, “Por la cual se decide una solitud de registro de marca”, 13268 de 29 de abril de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la resolución núm. 44591 de 31 de octubre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones concedieron el registro de la marca mixta TVS STAR SPORT, a su titular Sundaram – Clayton Limited, para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante solicitó, como consecuencia de la declaración de nulidad, que se ordene a la demandada negar el registro de la marca mixta TVS STAR SPORT para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Cfr. Folio 3. 2 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en

contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 3 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones4: “[…] I PRETENSIONES Que en sentencia definitiva que cause ejecutoria y haga tránsito a cosa juzgada, se hagan las siguientes o similares declaraciones:

1. Que las marcas STAR y TVS STAR SPORT son similares en grado de causar confusión y que, por ende, dado que la marca STAR de AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A, se encontraba registrada y vigente al momento de expedirse la Resolución No. 8576 de 25 de Marzo de 2008 demandada, no es posible registrar la marca mixta TVS STAR SPORT, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Que son nulas la Resolución No. 8576 de 25 de Marzo de 2008 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. y se concedió el

registro de la marca mixta TVS STAR SPORT en la Clase 12; la Resolución No. 13268 de 29 de Abril de 2008 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 8576 de 25 de Marzo de 2008, y la Resolución No. 44591 de 31 de Octubre de 2008 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic), mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 8576 de 25 de Marzo de 2008 y se agotó la vía gubernativa.

3. Que, como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio se abstenga de expedir el correspondiente Certificado de Registro, si no lo ha hecho, o lo cancele, si ya fue expedido, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 176 del Código

Contencioso Administrativo […]”. Presupuestos fácticos

4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones5: 4.1. La sociedad Sundaram-Clayton Limited solicitó, mediante escrito de 11 de mayo de 2007, el registro de la marca mixta TVS STAR SPORT para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, 4 Cfr. Folio 37-38 5 Cfr. Folio 39-40 solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 07-47206 y fue

publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 577. 4.2. Auteco S.A. formuló oposición contra la mencionada solicitud con fundamento en que es titular de la marca nominativa STAR, para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 8576 de 25 de marzo de 2008, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta TVS STAR SPORT para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a su titular Sundaram-Clayton Limited. 4.4. Auteco S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, contra la Resolución núm. 8576 de 25 de marzo de 2008. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 13268 de 29 de abril de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8576 de 25 de marzo de 2008 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 44591 de 31 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 8576 de 25 de marzo de 2008. Normas violadas

5. La demandante, en el escrito de demanda, adujo la vulneración de los artículos

61 de la Constitución Política6, 136 literal a)7 de la Decisión 486. Concepto de la violación 6 “[…] ARTICULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puedan causar un riesgo de confusión o de asociación […].”

6. La demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1. Afirmó que “[…] la sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. es titular de la marca STAR en la clase 12 desde el 28 de septiembre de 2001, año en el cual le fue concedido el Registro No. 334543. La solicitud de registro de la marca mixta TVS STAR SPORT fue radicada el 11 de mayo de 2007, es decir, aproximadamente cinco (5) años y siete (7) meses después de la adquisición del derecho por mi representada […]”.8 6.2. Indicó que “[…] AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. es titular de los siguientes registros marcarios que combinan la expresión STAR con otros elementos, en la clase 12 Internacional y relacionadas: STAR CHAIN

MOTORCYCLE CHAIN, STAR BATTERY, STAR PARTS, STAR PARTS NKP KIT

BIELA, STAR PARTS MOTORCYCLE SHOE, STAR PARTS RODO, STAR

PARTS NKP KIT PISTON, STAR CHAIN, STAR PARTS MOTORCYCLE RINGS, STAR PARTS CORTAR […]”9. 6.3. Agregó que “[…] al cotejar la marca solicitada TVS STAR SPORT con la marca previamente registrada STAR, la Superintendencia de Industria y Comercio ha debido excluir la expresión TVS por ser insignificante en virtud de su tamaño, y SPORT, por ser de carácter descriptivo para identificar productos de la clase 12 Internacional. Adicionalmente, el carácter principal y característico de la expresión STAR en la marca solicitada, es el resultado de su tamaño, diseño, ubicación y significado, la cual resulta caprichosa respecto de los productos de la Clase 12 Internacional. Al prescindir de las expresiones TVS y SPORT, la marca solicitada y la marca previamente registrada son idénticas, lo cual hace presumir su confundabilidad […]”10. 6.4. Sostuvo que “[…] el elemento gráfico de la marca solicitada no le imprime distintividad alguna, toda vez que corresponde al tipo de letra aplicado a la parte nominativa, así como a una estrella ubicada en el interior de la letra R, lo cual refuerza conceptualmente la preponderancia de la expresión STAR en la marca solicitada […]11”. 8 Cfr. Folio 44 9 Cfr. Folio 49 10 Cfr. Folio 53 11 Cfr. Folio 54 6.5. Adicionalmente precisó que “[…] se presenta un alto riesgo de confusión indirecta entre las marcas objeto de estudio, esto es, sobre su origen empresarial, toda vez que AUTECO S.A. es titular de la marca STAR, así como también de otras 10 marcas registradas en la clase 12 Internacional y en clases relacionadas

que contienen la expresión “STAR”, por lo cual el consumidor erróneamente podría relacionar la marca solicitada con este grupo de marcas íntimamente relacionadas […]”12. 6.6. Estimó que “[…] la marca STAR de mi representada no es una marca débil, puesto que no evoca una cualidad esencial al producto. Pero aún si lo fuera, la debilidad de una marca trae como consecuencia el no poder impedir que otras marcas evoquen las mismas cualidades o características, pero no el permitir que se registren marcas confundibles con ella […]”13. 6.7. Finalmente, indicó que la demandada vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, al conceder el registro de un marca en la que se configura la causal de irregistrabilidad alegada. Contestación de la demanda

7. La demandada no contestó la demanda14.

8. La sociedad Sundaram-Clayton Limited, mediante apoderado general15 y vinculado al proceso como tercero con interés, se opuso a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente: 8.1. Manifestó que la marca mixta TVS STAR SPORT no está incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, debido a que “[…] es un signo distintivo, novedoso y caprichoso acompañado de un diseño especial y característico que imprime la suficiente distintividad para ser concedido su registro […]”16. 12 Cfr. Folio 54 13 Cfr. Folio 54 14 Cfr. Folio 150 15 Cfr. Folio 129 16 Cfr. Folio 122

8.2 Asimismo, afirmó que: “[…] AUTECO S.A. no puede limitar la comparación entre las marcas “STAR” vs. “STAR”, pues está fraccionando y desconociendo elementos esenciales, novedosos y característicos de la marca solicitada como lo son las expresiones “TVS”, “STAR” y “SPORT”. Si bien en la marca registrada el elemento predominante consiste en consiste en la expresión “STAR”, en la marca solicitada los elementos que predominan y que deben ser valorados en conjunto son las expresiones “TVS staR sport” + Diseño que forman un conjunto indivisible. Por lo anterior la marca solicitada no resulta idéntica a la previamente registrada “STAR” […]”17. 8.3. Manifestó que: “[…] Las marcas resultan totalmente disímiles pues a pesar de coincidir en la expresión STAR, los elementos adicionales y el diseño del signo solicitado “TVS staR sport + DISEÑO” en CONJUNTO la hace totalmente diferente y fácilmente diferenciable de la marca nominativa “STAR”. El hecho que ambos signos utilicen la expresión STAR no significa necesariamente que los mismos sean idénticos, como lo pretende hacer valer el opositor que asume que por el signo solicitado utiliza expresión STAR la misma resulta idéntica a la marca registrada, afirmaciones equivocadas que carecen de fundamento alguno […]”18. 8.4. Estimó que: “[…] no se crea riesgo de confusión para los consumidores, pues los elementos adicionales, las expresiones y el diseño esencial predominante y característico que componen el signo solicitado, hacen evidente que la marca solicitada es novedosa y distintiva y cumple con los requisitos para ser concedido

su registro. Cabe mencionar que si bien la marca nominativa “STAR” y la marca mixta solicitada “TVS staR sport” pretenden proteger productos en la misma clase 12, como se demostró, las marcas resultan totalmente disímiles por lo que nada impide su coexistencia pacífica en el mercado […]19”. 8.5. Finalmente manifestó que: “[…] De acuerdo a todos y cada uno de los argumentos expuestos en los puntos anteriores, nos confirma que las decisiones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio fueron debidamente motivadas en observancia de las disposiciones jurídicas aplicables al presente caso, concediendo una marca lo suficientemente distintiva, y en consecuencia fue aplicado en legal forma el artículo 172 para la concesión del registro […]20”. 17 Cfr. Folio 136 18 Cfr. Folio 137 19 Cfr. Folio 138 20 Cfr. Folio 140 Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de febrero de 201421, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 189-IP-2015 de 20 de julio de 201522, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso procede la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho Sustanciador,

mediante auto de 29 de agosto de 201723, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la demandada manifestó que la los actos administrativos acusados fueron proferidos en legal forma y, luego de realizar un examen de registrabilidad entre las marcas enfrentadas y con base en los criterios jurisprudenciales, se consideró que la marca TVS STAR SPORT (mixta) y las marcas opositoras podían existir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación. Adicionalmente, precisó que la expresión STAR es de uso común en los productos de la Clase 12 internacional, razón por la cual debe ser registrada siempre y cuando existan elementos adicionales que le den distintividad. El tercero con interés directo reiteró, en esencia, los argumentos de defensa de los actos demandados expuestos en la contestación de la demanda. El demandante no presentó alegatos de conclusión. El Ministerio Público, en esta oportunidad procesal, guardó silencio. 21 Cfr. Folios 177 22 Cfr. Folios 201-221 23 Cfr. Folio 223

12. Vistos los artículos 7424 y 7525 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201226, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados27, y atendiendo a que la abogada Cindy Yisela Sánchez Briñez, identificada con cédula de ciudadanía 1.013.398.348 y tarjeta profesional núm. 202.843, expedida por el Consejo

Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, este Despacho le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

13. Visto el artículo 128 numeral 7º.28 del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30829 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201130, sobre el régimen de transición y vigencia, y del artículo 1º.31 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200332, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 24 “[…] Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas. Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251. Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace

constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona. Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio […]”. 25 “[…] Artículo 75. Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. […] Podrá sustituirse el poder siempre que no esté prohibido expresamente. […]”. 26 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 27 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 28 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 29 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”

30 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 31 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 32 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia del propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 189IP-2015 de 20 de julio de 2015 y vii) el análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

16. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 16.1. Resolución núm. 8576 de 25 de marzo de 200833, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca TV STAR SPORT mixta para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.2. La parte motiva de la Resolución indicó lo siguiente: “[…] De acuerdo con lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la oficina nacional

competente realizará el examen de registrabilidad teniendo en cuenta los argumentos y pruebas de la oposición y de la respuesta allegada por el solicitante. Adicionalmente, el estudio comprende cuestiones que aunque no hayan sido planeadas en la oposición, aparezcan con ocasión del examen de registrabilidad en los siguientes términos:

1. Irregistrabilidad por identidad o similitud 1.1. Norma aplicable El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marca los signos sean “idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación”. 1.2 .Concepto y Requisitos 33 Cfr. Folios 14-20

La causal mencionada busca mantener a salvo el derecho de uso exclusivo que terceros hayan adquirido con anterioridad, ya sea por tener en trámite una solicitud de marca o por tener un registro y tiene como uno de sus objetivos primarios, proteger al consumidor en la medida que propende porque los signos distintivos registrados, ya sean marcas o lemas, no generen confusión en el mercado. Para aplicar la causal en estudio hay que tener en cuenta que basta el “riesgo” de confusión o asociación, en este sentido es tarea del funcionario administrativo precisar el grado de confundabilidad, aplicando los criterios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado. La confusión marcaria se da por la semejanza o identidad de los signos y de los productos o servicios,

el caso más complejo de establecer es el de la semejanza que puede ser de tipo ortográfico, fonético o conceptual. En la comparación de productos o servicios se debe tener en cuenta el principio de la especialidad, para efectos de establecer la conexión competitiva.

2. Caso concreto 2.1. Antecedentes marcarios Teniendo en cuenta los datos suministrados en la oposición y una vez revisada de oficio la clase para la que se solicita la marca y otras clases relacionadas, se encontró la siguiente información relevante para efectos del

presente análisis de registrabilidad: […] Ahora bien, la División luego de analizar los argumentos del opositor y con base en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios de confundabilidad considera que el signo solicitado TVS STAR SPORT (mixta) y las marcas

opositoras STAR PARTS RODO, STAR BATTERY, STAR CHAIN

MOTORCYCLE, STAR PARTS MOTORCYCLE RINGS, STAR PARTS MOTORCYCLE SHOE, STAR PARTS NKP KIT BIELA y STAR PARTS NKPKIT PISTON (mixtas) y STAR CHAIN (nominativa) podrían coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación desde el punto de vista ortográfico, encontramos que los signos comparten la expresión STAR, término utilizado por diferentes titulares para identificar productos de la clase 12 internacional, dentro de los cuales tenemos: WORLDSTAR Certificado No. 226834, STAR Certificado No. 334543, GOLD STAR CHAIN tramitada mediante el expediente No. 00 032239, STARLET Certificado No. 96948 […]. Conforme con lo anterior, se deduce que en la clase 12 internacional la expresión “STAR” es muy usada y debe ser registrada, siempre que existan

elementos adicionales que le den distintividad, para el caso en concreto tenemos la expresión SPORT y los elementos gráficos adicionales tales como la expresión en un diseño especial en las letras minúsculas en fondo grueso y claro y la letra “R” de la expresión STAR se encuentra en un mayor tamaño y en el centro un diseño en forma de estrella, y en la parte superior las letras TVS, elementos que le otorgan al signo la distintividad requerida. Además, como ya se mencionó el actual solicitante ya registró una marca semejante. En consecuencia, la comparación se debe realizar principalmente sobre los elementos adicionales de las marcas, por tanto, podemos afirmar que dichos elementos son diferentes y en conjunto de las marcas TVS SPORT y PARTS RODO, BATTERY, CHAIN MOTORCYCLE, PARTS MOTORCYCLE RINGS, PARTS MOTORCYCLE SHOE, PARTS NKP KIT BIELA y PARTS NKP KIT PISTON y CHAIN, no presentan semejanzas que generen confusión. Contrario a lo que se pudo constatar que en expediente 06 79329 donde se negó la marca STAR MOTYORBIKES mixta en atención a que los elementos que se adicionan a la palabra STAR no son lo suficientemente distintivos, pues se trata de un genérico y de un tipo de letra acompañado de una estrella. De lo expuesto, resulta que las marcas TVS STAR SPORT (mixta) y las marcas opositoras STAR PARTS RODO, STAR BATTERY, STAR CHAIN MOTORCYCLE, STAR PARTS MOTORCYCLE RINGS, STAR PARTS MOTORCYCLE SHOE, STAR PARTS NKP KIT BIELA y STAR PARTS NKPKIT PISTON (mixtas) y STAR CHAIN (nominativa) no presentan

semejanzas que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, como se expuso cada una cuenta con elementos que permiten diferenciarlas. Por lo anterior el consumidor no se confundiría al elegirlas en el mercado, teniendo claro el origen o procedencia empresarial de los productos identificados con cada una, de esta forma queda a salvo el interés del consumidor y no se afecta el derecho de exclusividad que el opositor tiene sobre su marca. Debido a lo anterior, encontramos que no es necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de productos que distinguen las marcas, pues nada obsta para que coexistan marcas que identifican productos conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación. En ese orden de ideas, la marca solicitada no se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. 16.3. La parte resolutiva señaló: “[…] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por

la sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A..

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el registro de La marca mixta: TVS STAR SPORT Para distinguir: “vehículos motorizados, accionados por dos ruedas incluyendo motocicletas, motos (Scooters), motonetas, partes y accesorios para los artículos mencionados anteriormente”. (Productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición)

Titular: SUNDARAM – CLAYTON LIMITED

Dirección: JAYALAKSHMI ESTATES NO. 29 (OLD NO. 8) HADDOWS

ROAD Domicilio: CHENNAI INDIA Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución […]”. 16.4. Resolución núm. 13268 de 29 de abril de 2008, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 008576 de 25 de marzo de 2008 y conceder el recurso de apelación. En la resolución se reiteraron los ar