CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00131-00-2017

CONFUSIÓN EN MATERIA MARCARIA – Concepto / CONFUSIÓN DIRECTA – Concepto / CONFUSIÓN INDIRECTA – Concepto / RIESGO DE ASOCIACIÓN -

[E]l Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho

producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. COTEJO MARCARIO – Entre el lema comercial SI ES MUJER LATINA y la macar MUJER LATINA / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al lema comercial SI ES MUJER LATINA para identificar productos comprendidos dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza [D]e la configuración del lema comercial como de la marca registrada se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético no existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se puede advertir que ellos se escuchen de forma muy parecida. Cabe resaltar que la diferencia fonética no se desvirtúa con la expresión “SI ES”, lo anterior teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “MUJER LATINA”, además su función es fortalecer la idea evocativa de que la mujer sí es latina. Aunado a lo anterior y como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, “ambas marcas comparten las mismas finalidades y están destinadas a los mismos mercados”, lo anterior en razón a que pertenecen a igual clase del nomenclátor

internacional de Niza, esto es, a la clase 25, existiendo, por ende, conexidad competitiva.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 20 de noviembre de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2009-00133-00, C.P.

Guillermo Varga Ayala FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00131-00

Actor: LEONISA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

– CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad LEONISA S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 42848 de 30 de octubre de 2008 por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en las Resoluciones 30384 de 25 de agosto y 37985 de 30 de septiembre de 2008 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por

la sociedad MARROCAR S.A. y negó el registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (mixto), para identificar productos comprendidos dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado (fls. 15 a 31), el apoderado judicial de la sociedad LEONISA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “1. Solicito la NULIDAD de la Resolución 42848 de octubre 30 de 2008 originaria de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para la Propiedad Industrial, mediante la cual se revocaron las Resoluciones números 30384 de agosto 25 de 2008 y 37985 de septiembre 30 de 2008, igualmente emanadas de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y NEGÓ el registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (M) para ser utilizado con la marca asociada LEONISA (M) la cual distingue ropa, sombrería y calzado, productos comprendidos en la Clase 25 Internacional (8ª edición) de Niza.

2. Al declararse la NULIDAD Y COMO RESTABLECIMIENTO DEL DERCHO del acto mencionado, suplico a los H. Magistrados, se disponga, que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO:

a. Inscriba en el registro la Nulidad del acto administrativo correspondiente a la NEGACIÓN del lema comercial SI ES MUJER LATINA (M) para ser utilizado con la marca asociada LEONISA (M) la cual distingue ropa, sombrería y calzado, productos comprendidos en la Clase 25 Internacional (8ª edición) de Niza, solicitada por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A. hoy Leonisa S.A. de las condiciones ya indicadas. b. Disponer que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio publique la sentencia que ponga fin a este asunto en la Gaceta de Propiedad Industrial” (fl. 17). I.2. Los hechos. Manifestó que la sociedad LEONISA S.A. presentó solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo), asociado a la marca LEONISA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial con el lleno de los requisitos de ley, la sociedad MARROCAR S.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro mencionada con fundamento en la marca previamente registrada MUJER LATINA (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que mediante la Resolución 30384 de 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MARROCAR S.A. y concedió el

registro como lema comercial de la expresión SI ES MUJER LATINA, solicitado por la sociedad LEONISA S.A. Recordó la sociedad opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual fue resuelto a través de la Resolución 37985 de 30 de septiembre de 2008, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión en mención, y concedió el recurso de apelación presentado. Señaló que por medio de la Resolución 42848 de 30 de octubre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución 30384, declarando fundada la oposición interpuesta y denegando la solicitud de registro del lema comercial solicitado, agotándose de esta manera la vía gubernativa. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación. Manifestó la parte actora que con la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio violó los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que entre el lema solicitado SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA y la marca MUJER LATINA, no se encuentran semejanzas. En efecto, adujo que el conjunto del lema comercial solicitado: SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA, es suficientemente distintivo frente al conjunto MUJER LATINA compuesto por expresiones genéricas de uso común. Alegó que “la aplicación de estos criterios conduce en el caso que nos ocupa a

establecer que igual opinión debe prevalecer en tratándose de afirmar que entre la solicitud del lema comercial SI ES MUJER LATINA asociada a la marca LEONISA, como continuación del lema ya registrado SI ES MUJER, y la marca registrada, no existen semejanzas literales, fonéticas y gráficas suficientes, que puedan inducir al público a error y por consiguiente ambos signos, uno como lema de propaganda o frase publicitaria y la otra como marca – por cierto, y al menos connotadamente débil, podrán coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor”. Aseguró que “no existiendo posibilidad real y lógica de confusión entre las marcas solicitadas no existe tampoco acto alguno de competencia desleal ni pretensión alguna de producir confusión entre el público consumidor, ni entre los productores del solicitante o del opositor”. Finalmente, afirmó que “en adición a lo anterior, deberá tener en cuenta que la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., hoy LEONISA S.A. es titular del lema comercial SI ES MUJER en la Clase 25 Internacional, conforme al Certificado de Registro Nº 250109 vigente hasta el próximo 07 de Marzo de 2010, hecho este que no tuvo en cuenta al expedir el certificado de registro en que se basa la sociedad MARROCAR S.A. para presentar el escrito de observaciones contra la solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA”. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo

cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Comentó que con el acto administrativo expedido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial no se ha incurrido en violación del ordenamiento legal en materia de propiedad industrial. Sostuvo que “tal como lo manifestó oportuna y acertadamente la División de Signos Distintivos y posteriormente la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el lema comercial SI ES MUJER LATINA (mixta solicitada) Clase 25 presentan evidentes semejanzas con la marca MUJER LATINA Clase 25 existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión en el público consumidor”. Aseveró que “el lema comercial solicitado SI ES MUJER LATINA (denominativo) Clase 25 de la nomenclatura vigente solicitada por la Sociedad Confecciones Leonisa S.A. para utilizarse con la marca LEONISA (mixta) Clase 25, reproduce totalmente la marca previamente registrada agregando ‘SI ES’ lo cual no la hace suficientemente distintiva, después de un primer impacto general, con la marca registrada son susceptibles de crear confusión y, que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos”. Añadió que ambas marcas comparten las mismas finalidades y están destinadas a los mismos mercados, por lo que es evidente que se comercializan a través de los mismos canales, situación que indefectiblemente genera confusión en cuanto al origen empresarial. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD MARROCAR S.A. El apoderado judicial

del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos (fls. 131 a 140): Manifestó que “es palpable que el lema comercial SI ES MUJER LATINA, es absolutamente confundible con el signo protegido a favor de mi mandante MUJER

LATINA”.

Adujo que de “acuerdo con la jurisprudencia el lema comercial debe ser distintivo por sí mismo sin mirar la marca a la que va adosada”. Aunado a ello, aseguró que “los signos a comparar son MUJER LATINA y SI ES MUJER LATINA para la misma clase, donde la similitud es palpable, por lo que no se hace necesario un gran discernimiento para entender que las palabras SI ES no pueden hacer la diferencia entre los signos y por ende la causal de irregistrabilidad fue correctamente aplicada”. III.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 09-IP-2013 de fecha 21 de enero de 2013 (fls. 166 a 175), en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO. El lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. Un signo puede registrarse como lema comercial si reúne los requisitos

de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación, que pudiera existir entre los signos

denominativos SI ES MUJER LATINA y MUJER LATINA, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La Corte Consultante al realizar el análisis de registrabilidad de los signos en conflicto, en primer lugar, debe determinar si tienen palabras de uso común o genéricas para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y, en segundo lugar, debe realizar la comparación excluyendo dichas partículas genéricas o de uso común.

QUINTO: La marca evocativa sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia de la descriptiva, la marca evocativa cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable”.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 23 de marzo de 2013 (fl. 177), se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo las partes reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- EL PROBLEMA JURÍDICO.

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad LEONISA S.A., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la Resolución 42848 de 30 de octubre de 2008, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio revocó la decisión contenida en las

Resoluciones 30384 de 25 de agosto y 37985 de 30 de septiembre de 2008 y, en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MARROCAR S.A. y negó el registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (mixta), para identificar productos comprendidos dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Al efecto, la actora afirma que los actos administrativos son nulos, pues niegan el registro del lema en comento desconociendo los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, al considerar que entre el lema solicitado SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA, y la marca MUJER LATINA no se encuentra semejanza alguna. El lema comercial solicitado y la marca a cotejar son los siguientes:

EL LEMA COMERCIAL SOLICITADO

SI ES MUJER LATINA

(denominativo)

MARCA OPOSITORA

MUJER LATINA

(denominativo)

V.2.- LA CAUSAL EN ESTUDIO.

Como disposiciones violadas la parte actora cita los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, los cuales disponen lo siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de

la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación”.

V.3.- EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”1. 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios

distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.4.- LAS REGLAS DE COTEJO MARCARIO.

Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación:

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. “1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos” (Negrillas fuera de texto): De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza

entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado4. Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1 de agosto de 2002. Diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ha señalado lo siguiente5: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. Asimismo, ha sostenido que “en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica

que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)”. “Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”6. En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.

V.5.- EL CASO CONCRETO.

V.5.1. Comparación de los signos. Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

EL LEMA COMERCIAL MARCA REGISTRADA

SOLICITADO

SI ES MUJER LATINA MUJER LATINA

(denominativo) (denominativa) 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “BOLIN BOLA”. 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca:

“CANALETA 90”.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, con o sin significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de fantasía; cabe resaltar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor7. V.5.2. Análisis de la comparación de los signos. Siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo del lema

comercial solicitado y de la marca en conflicto con miras a determinar si entre ellos existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: S I E S M U J E R L A T I N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lema Comercial solicitado M U J E R L A T I N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 La marca registrada En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el lema comercial solicitado «SI ES MUJER LATINA» está compuesto por cuatro (4) palabras y quince (15) letras. Por su parte, la marca registrada «MUJER LATINA» está compuesta por dos (2) palabras y once (11) letras. De lo anterior, la Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la composición, esto es, al número de palabras y letras y, por ende, tienen una extensión diferente. No obstante lo anterior, de la configuración del lema comercial como de la marca registrada se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud 7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 08-IP-2013. 27 de marzo de 2013. sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: SI ES MUJER LATINA– MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA – MUJER

LATINA SI ES MUJER LATINA– MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA – MUJER LATINA SI ES MUJER LATINA– MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA – MUJER LATINA SI ES MUJER LATINA– MUJER LATINA – SI ES MUJER LATINA – MUJER LATINA Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético no existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se puede advertir que ellos se escuchen de forma muy parecida. Cabe resaltar que la diferencia fonética no se desvirtúa con la expresión “SI ES”, lo anterior teniendo en cuenta que el elemento que predomina es la expresión “MUJER LATINA”, además su función es fortalecer la idea evocativa de que la mujer sí es latina. Aunado a lo anterior y como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio, “ambas marcas comparten las mismas finalidades y están destinadas a los mismos mercados”, lo anterior en razón a que pertenecen a igual clase del nomenclátor internacional de Niza, esto es, a la clase 25, existiendo, por ende, conexidad competitiva. Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso de iguales supuestos de hecho y de derecho en donde se enfrentó el mismo registro marcario y el mismo lema comercial pero asociado a la marca L LEONISA (mixta), la Sección Primera del Consejo de Estado8 consideró que existe riesgo de confunbilidad, decisión que se prohíja en esta oportunidad: 8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de

noviembre de 2014. Rad.: 2009 – 00133. Magistrado Ponente: Dr. Guillermo Varga Ayala. “Aplicadas las anteriores reglas de cotejo marcario, encuentra la Sala, sin necesidad de mayores esfuerzos, la existencia de una clara similitud entre el lema comercial SI ES MUJER LATINA (asociado a la marca L LEONISA (mixta), en la Clase 25) y la