CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00153-00-2017

SIGNO TRIDIMENSIONAL – Concepto / SIGNO - Irregistrable cuando consiste exclusivamente en formas de uso común / SIGNO TRIDIMENSIONAL – Irregistrable cuando constituye exclusivamente la forma usual de los productos o sus envases / MARCA TRIDIMENSIONAL - Irregistrable al carecer del requisito de distintividad. Botella / REITERACIÓN DE

JURISPRUDENCIA

[N]o existen elementos adicionales que acompañen a la marca cuestionada “TRIDIMENSIONAL” (botella según gráfica) que le otorgue suficiente distintividad que le permita a la Sociedad actora apropiarse de manera exclusiva de dicha forma. Se trata de la simple representación del producto. En efecto, conforme a la gráfica que distingue la marca solicitada “TRIDIMENSIONAL”, la misma consiste en una botella transparente, específicamente un volumen con base circular, compuesto por un tronco de cilindro sobre el cual se configura un tronco que forma el cuello, rematado por un anillo diametralmente de mayor tamaño; para la Sala, estas características no son sustanciales y no adicionan una creación que se considere novedosa, original, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto, de modo que el consumidor medio pueda distinguirla por su forma de otros productos similares dentro del mercado. La forma tridimensional solicitada como marca es usual en el mercado para los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza y, no difiere significativamente de lo que acostumbra un consumidor medio a tener habitualmente con respecto a esos productos en el mercado.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 22 de enero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2008-00342-00, C.P. María

Elizabeth García González. DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA – Se debe probar el uso constante del signo en el mercado que le permitió adquirir la distintividad /

DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA – No probada / REITERACIÓN

DE JURISPRUDENCIA

[L]a sociedad actora aportó como prueba un estudio denominado “Reconocimiento de los Envases de la Categoría de la Cerveza y Otras”, realizado en el año 2005 por la Agencia YANHAAS Advanced Market Research, que para el signo aquí solicitado, arrojó los siguientes resultados: 93,7% de los encuestados asociaron la marca cuestionada correctamente al producto CERVEZA; el 78,5% de los encuestados la asociaron correctamente a la marca registrada AGUILA LIGHT; y el 92,7% de los encuestados la asociaron correctamente al origen empresarial BAVARIA S.A. Para este caso, la Sala llega a la misma conclusión a la que arribó en la sentencia antes mencionada, es decir que este tipo de prueba “no es suficiente para demostrar el uso constante del referido signo solicitado por la actora, ya que no da cuenta sobre la cantidad del producto puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de dichos productos ni con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización, vale decir, sobre las cantidades vendidas ni acerca de la comercialización del producto que ampara el signo cuestionado, como tampoco se demostró que dicho uso fue ininterrumpido, factores estos, determinantes para probar el uso de constante y, en consecuencia, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida o adquiridá”.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 2

de junio 2017, Radicación 11001-03-24-000-2009-00549-00, C.P. María Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINAARTÍCULO 135 LITERAL C

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00153-00

Actor: BAVARIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Tema: MARCA TRIDIMENSIONAL – FORMA DE BOTELLA / ES USUAL EN EL MERCADO PARA PRODUCTOS DE LA CLASE 32 DE LA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó la sociedad BAVARIA S.A., por medio de apoderada especial, contra las resoluciones 20267 de 20 de junio de 2008, 31009 de 26 de agosto de 2008 y 44774 de 31 de octubre de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la sociedad actora el registro de la marca

“TRIDIMENSIONAL” (Botella) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La presente providencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Decisión; las cuales se desarrollan a continuación.

I-. ANTECEDENTES

1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la apoderada especial de la sociedad BAVARIA S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: […] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 20267 del 20 de junio de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 15 de Julio de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05-083.492, mediante la cual se negó a la sociedad BAVARIA S.A. el registro de la marca TRIDIMENSIONAL

(BOTELLA) en la clase 32 internacional, y se declaró fundada la oposición presentada por la empresa COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICASAMBEV.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 31009 del 26 de Agosto de 2008 y notificada por fijación en lista del 28 de Agosto de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio dentro del expediente No. 05-083.492, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 20267 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por BAVARIA S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 44774 del 31 de Octubre de 2.008 y notificada mediante edicto desfijado el 27 de Noviembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05-083.492, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por BAVARIA S.A. contra la Resolución N. 20267, confirmando la decisión contenida en la misma rechazando así el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en la clase 32 internacional a nombre de la sociedad BAVARIA S.A., y declarando fundada la oposición presentada por

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV.

4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: i) Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos conceder el registro de la marca solicitada TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en clase 32 internacional, a nombre de BAVARIA S.A. ii) Se declare infundada la oposición presentada por la empresa COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV contra la solicitud de registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en la clase 32 internacional a nombre de BAVARIA S.A. tramitada bajo

Expediente N. 05083.492.

5. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]. (Destacado del texto original)

2. Los hechos La apoderada especial de la parte actora manifestó que presentó solicitud de registro de la marca mixta “TRIDIMENSIONAL” (Botella), para distinguir: “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Relata que la sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICASAMBEV presentó oposición, al considerar que la marca solicitada es una forma común y usual para los productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Indicó que mediante la Resolución núm. 20267 de 20 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas las oposiciones presentadas y negó el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL” (Botella) que ampara productos de la clase 32 Internacional. Recordó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 31009 de 26 de agosto de 2008 y 44774 de 31 de octubre de 2008, en el sentido de confirmar la decisión en

mención.

3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134, 135 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Consideró que la marca solicitada “TRIDIMENSIONAL” (BOTELLA) no es la forma usual de los productos que pretende amparar y “[…] goza plenamente de la capacidad distintiva e individualizadora y por lo tanto no se constituye como una forma usual de los productos que pretende amparar contando con la suficiente distintiva para que sea concedido su registro […]”. Aduce que “[…] es evidente que los envases de productos de la clase 32 internacional, por tener una misma finalidad y naturaleza, comparten algunos elementos que son de uso común y que se encuentran presentes en varios de dichos envases, es lógico por cuanto están destinados a una misma utilización; sin embargo, en el presente caso la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) solicitada a registro por Bavaria S.A. cuenta con características propias y diferentes que la hacen suficientemente novedosa y distintiva para ser registrada como marca en la clase 32 internacional, evitando así que la misma sea entendida como una forma usual de los productos de esta clase del nomenclador internacional […]”. Expresó que la Agencia YANHAAS Advanced Market Research realizó el estudio titulado “Reconocimiento de los Envases de la Categoría de la Cerveza y Otras” del año 2005, del cual se concluyeron los siguientes resultados: 93,7% de los encuestados asociaron la marca cuestionada correctamente al producto CERVEZA; el 78,5% de los encuestados la asociaron correctamente a la marca

registrada AGUILA LIGHT; y el 92,7% de los encuestados la asociaron correctamente al origen empresarial BAVARIA S.A. Agregó que teniendo en cuenta los anteriores resultados, es claro que la solicitud de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en clase 32 internacional, cuenta con la suficiente distintividad para ser registrada como marca “[…] toda vez que el público consumidor la identifica con el producto que pretende amparar ‘cerveza’ y con un origen empresarial inmediato a saber: Bavaria S.A.. En consideración a los anteriores factores, es evidente que la marca solicitada cumple con la función identificadora marca-producto // marca-origen empresarial, siendo posible su protección mediante las normas y principios de la Propiedad Industrial […]”. Solicitó tener en cuenta que “[…] actualmente se utilizan en el mercado por parte de diferentes empresas, diversos tipos de envases que aun cuando comparten algunos elementos comunes, (como en su forma y configuración estética) dada su misma naturaleza y finalidad, gozan de la distintividad suficiente para evitar que el público consumidor se vea afectado por la supuesta forma usual que pudiese constituir el mismo. Lo anterior, sumado al hecho de que cada empresario ofrece en el mercado sus productos en sus respectivos envases, que por tal razón es que la marca solicitada ya cuenta con reconocimiento entre el público consumidor y que la misma es susceptible de representación gráfica y cumple con ser apta para distinguir los productos en el mercado. […]”. Fundamentó sus argumentos en varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relacionados con la distintividad en las marcas TRIDIMENSIONALES, así como con la distintividad adquirida de dichas marcas,

de los cuales transcribe algunos apartes.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado especial de la entidad contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, por cuanto carecen de apoyo jurídico.

Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adujo que resulta imposible otorgar derecho alguno a la sociedad Bavaria S.A, sobre la marca tridimensional solicitada, pues esta se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal c) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Consideró que el signo solicitado “[…] consiste exclusivamente en una botella transparente, específicamente un volumen con base circular, compuesto por un tronco de cilindro sobre el cual se configura un tronco de cono que forma el cuello, rematado por un anillo diametralmente de mayor tamaño, características que en términos generales no logran imprimirle distintividad al signo tridimensional que no logra referir a un origen empresarial por cuanto está conformado por formas de uso común para los comerciantes del sector donde se comercializan los productos comprendidos en la clase 32 y sus relacionadas[…]. Aduce que el signo solicitado por la sociedad Bavaria S.A. es una forma usual de las botellas que frecuentemente se utilizan alrededor del mundo para envasar cervezas, “[…] sin que el color verde dado a la misma (la cual es una forma usual)

de la posibilidad de hacerla distintiva y así obtener el registro, pues como se ha indicado la forma usual es irregistrable en el derecho marcario […]”. Señaló que no es posible para la sociedad demandante apropiarse de manera exclusiva, en detrimento de los intereses de los demás competidores, de una forma (botella) utilizada normalmente para presentar productos de la clase 32.

2. LA SOCIEDAD COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERCAS, vinculada como tercera interesada en las resultas del proceso,1 no contestó la demanda.

III-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 1 Folio 192 del expediente El Despacho sustanciador, mediante auto visible a folio 244 del expediente, corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión; vencido el plazo, la parte actora y la autoridad demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda y en la contestación; mientras que el tercero interesado, sociedad Companhia de Bebidas Das Americas - AMBER, no hizo manifestación alguna. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, en los términos del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el problema jurídico; ii) los actos administrativos enjuiciados; iii) la normativa que

regula el registro de los signos y marcas iv) análisis de las normas del ordenamiento jurídico de la comunidad andina para el caso concreto y el estudio de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y, v) análisis del caso concreto. 1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad BAVARIA S.A., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de las resoluciones 20267 de 20 de junio de 2008, 31009 de 26 de agosto de 2008 y 44774 de 31 de octubre de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la sociedad actora el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL” (Botella) para distinguir productos comprendidos en la clase 32 del Nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad actora señaló que los actos administrativo acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca en comento desconociendo que la marca cumple con los requisitos indispensables señalados en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no es una forma usual para los productos que pretende amparar y cuenta con características propias y diferentes que la hacen suficientemente novedosa y distintiva. La marca tridimensional cuestionada:

2. Los actos administrativos demandados Los actos administrativos demandados son los siguientes: i) La Resolución nro. 20267 de 20 de junio de 2008, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro de la marca

TRIDIMENSIONAL solicitada por la sociedad BAVARIA S.A. que en su parte resolutiva dispuso: “[…] RESUELVE “ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada las oposiciones de que da cuenta el artículo segundo de la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitado por BAVARIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente al doctor (a) DARÍO CÁRDENAS NAVAS, apoderado (a) del solicitante y a los doctor(es) LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ Y CRISTINA MATIZ MEJIA apoderado(s) de la sociedad(e) opositora(s), o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos de reposición, ante la Jefe de la División de Signos Distintivos, y el de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Háganse las anotaciones respectivas en firme la actuación archívese el expediente […]” En su parte motiva, la Resolución nro. 20267 de 20 de junio de 20, consideró: “[…]“El signo solicitado consiste exclusivamente en una botella, específicamente un volumen con base circular, compuesto por un tronco de cilindro sobre el cual se configura un tronco de cono que forma el cuello,

rematado por un anillo diametralmente de mayor tamaño, estas características en término generales no logran imprimirle al conjunto mayor distintividad y en consecuencia no logran referir a un origen empresarial por cuanto está conformado por formas de uso común para los comerciantes del sector donde se comercializan los productos comprendidos en la clase 32 y sus relacionadas. La distintividad se busca en el elemento diferente y especial que integra el signo, provoque en quien lo perciba una impresión diferente de la que resulta de observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado, que para el caso en estudio no se aprecian en el signo solicitado. Es claro entonces que al tener el signo solicitado una forma común carente de distintividad, no puede otorgársele el dominio exclusivo sobre ella, lo anterior con el propósito de permitir que terceros puedan utilizar dicha forma en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión Por otra parte, en cuanto al consumidor partimos de que es del tipo medio se guía por sencillas apreciaciones visuales o auditivas corrientes 4. No obstante, de ser el caso se debe determinar si se trata de un consumidor profesional o experto o si es elitista y experimentado. A lo anterior se suma el precio del producto o servicio, si es de consumo masivo o selectivo. Bajo los anteriores parámetros, el signo solicitado pretende distinguir cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas bebidas y zumos de frutas siropes y otras preparaciones para hacer bebidas productos comprendidos en la clase 32, los cuales usualmente utilizan este

tipo de figuras para envasar dichos productos, razón por la cual consisten en una forma usual de su envase y carece de distintividad. Ahora bien, respecto del argumento expuesto por el apoderado de la sociedad solicitante, según el cual el signo TRIDIMENSIONAL que se pretende registrar ha adquirido aptitud distintiva para ser registrado como marca, dado el amplio conocimiento que de él tiene el público consumidor, quien lo asocia a la marca AGUILA LIGHT, es pertinente señalar, que en concepto de esta División, no revelan que el envase que se pretende registrar efectivamente esa asociado por el público consumidor a la marca AGUILA LIGHT […]”. ii) La Resolución nro. 31009 de 26 de agosto de 2008, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, resuelve un recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución nro. 20267 de 20 de junio de 2008, y concede el de apelación. En su parte resolutiva dispuso: “[…] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 20267 de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]”. La Resolución nro. 31009 de 26 de agosto de 2008, fue motivada, básicamente de manera similar a la resolución confirmada 20267 de 20 de junio de 2008.

1. La Resolución nro. 44774 de 31 de octubre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual resuelve un recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución nro. 20267 de 20 de junio de 2008, que negó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En su parte

resolutiva dispuso: “[…] RESUELVE “[…] ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 20267 de 20 de junio de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos […]”. En la Resolución, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, motiva su decisión de la siguiente forma: “[…] Observado el signo solicitado a registro, se encuentra que consiste en la forma tridimensional de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas gaseosas y/o cervezas2 . En este sentido, se considera que el signo solicitado, consistente en la figura de una botella (en 3 vistas), corresponde a la forma usual de los contenedores de los productos embotellables reivindicados. Así las cosas, al encontrarse el consumidor frente a dicho envase, no tendrá la capacidad para percibir un origen empresarial específico, ya que en su mente, esta figura tridimensional no crea recordación. Ahora bien, en cuanto a los estudios de mercado realizado por YANHAAS, este despacho conviene advertir que el último inciso del artículo 135 de la Decisión

486 de la CAN contempla lo siguiente: ‘No obstante lo previsto en los literales b), ej, f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica’. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo adquiere tal requisito por su uso 2 Ejemplos de fomras usuales de envases de ^riscosas y cervezas. Fuenic: Busaidor de imágenes de Google. constante, real y efectivo en el mercado. Uno de los requisitos fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad[…]” “[…]En cuanto a las formas tridimensionales, debe considerarse que para tener carácter distintivo, estas deben tener la facultad intrínseca de indicar el origen del producto o del servicio al público consumidor al que vaya destinada. Así las cosas, en los casos en los que se pretende invocar la distintividad adquirida, la determinación de su concurrencia en un caso particular solamente podrá realizarse después de considerar todos los hechos y circunstancias pertinentes, de conformidad con el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN y el artículo 6 quinquies C del Convenio de París. Es menester recordar que el derecho marcario no protege aquellas formas tridimensionales que sean exclusivamente funcionales o necesarias, es decir aquellas que: 1) Resulten únicamente de la naturaleza de los productos, o 2)

Resulten necesarias para obtener un determinado resultado técnico relacionado con la naturaleza de los productos o servicios protegidos por la marca.3 De ello, se infiere que la forma implícita a las marcas tridimensionales debe ser inusual, pues la forma usual o habitual de los productos o envases o la impuesta por la naturaleza de los mismos es una prohibición expresa contemplada en la normativa andina. El signo solicitado a registro, tal y como lo hemos advertido, es una forma usual de las botellas que frecuentemente se utilizan alrededor del mundo para envasar cervezas[…]”. […] “[…] En cuanto al estudio de distintividad adquirida allegado al proceso, es menester resaltar que este no podría ser, de ninguna manera, desconocido por esta Superintendencia […]” “[…] Así las cosas, consideramos que el estudio presentado si demuestra que en Colombia el signo pretendido a registro ha adquirido cierto grado de distintividad, al ser comparado con otras botellas para envasar bebidas, no limitadas únicamente a cerveza. Sin embargo, no se puede dejar de lado la prohibición contenida en el artículo 135, literal c), según la cual no podrán registrarse como marca los signos que consistan "exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican", recordándose que los signos tridimensionales deben ser distintivos e inusuales en relación con su forma4 . Lo anterior, por 3 Basado en el artículo MARCAS TRIDIMENSIONALES: LA FRONTERA ENTRE MARCAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES. AIPPI disponible en: www.aippi.org/reports'ivsolutions'QI 48_ES.pdf, recuperado el 12 de mar/o de 2008.

4 En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la CAN ha manifestado que "(…) cuando la propia naturaleza de un producto exija paro su comercialización de forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no solo tenga la capacidad de designar las características del producto. sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en cuanto está expresamente prohibido el registro de signos que se constituyan en formas usuales, ya que si estas "pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de productos dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio. Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la forma usual o habitual que en el comercio revistan los envases. Así las cosas, consideramos que la forma del producto solicitada en registro como marca tridimensional, no se aparta de la forma usual de los productos que busca distinguir, siendo de tal sencillez que no lograría identificar un origen empresarial, es decir, no cumple con la principal función que tienen las marcas en el comercio, como lo es la individualizar el productos o el servicios5

[…]”.

3. Normativa comunitaria que regula el registro de signos y marcas La Comunidad Andina, como una organización internacional de integración, fue creada por el Protocolo modificatorio del Acuerdo de Cartagena, suscrito en Trujillo el 10 de marzo de 1996, sustituyéndose de esta forma el Pacto Andino o

Acuerdo de Integración Subregional Andino. El “Protocolo de Trujillo” fue aprobado por la Ley 323 de 10 de octubre de 1996; normas que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-231 de 15 de mayo de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. Dicho Protocolo está en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro Estado. La Comisión de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del sistema andino de integración, expresa su voluntad mediante decisiones, las cuales obligan a los Estados Miembros y hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario Andino. En el tema de marcas y patentes, la Comisión de la Comunidad Andina profirió las decisiones 344 y 486 como un medio para la adecuada y efectiva protección a los titulares de derechos de propiedad industrial. razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular. Interpretación prejudicial […] con fundamento en la consulta formulada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justi