CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00160-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Prueba / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Si el titular prueba el uso no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada, sino respecto de algunos, conservará el registro para los que sí acreditó / CANCELACIÓN PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO - Procede respecto de la marca CHAMPION para identificar productos de la Clase 9 porque se demostró el uso de productos que pertenecen a una clase diferente y que no corresponden a los productos amparados ni similares que estuvieran dentro de la misma clase / CANCELACIÓN PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USOProcede respecto de la marca CHAMPION para identificar productos de la Clase 9 porque se demostró fue la comercialización de productos de uso farmacéutico que pertenecen a la clase 7 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]l debate esencial gira en torno a establecer si por el hecho de haberse probado el uso de la marca “CHAMPION” (nominativa) para bujías, que pertenecen a la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, debieron hacerse extensivos los efectos probatorios del uso de esa marca a los productos excluidos, que pertenecen a la Clase 9ª, esto es, a las baterías para automóviles, por ser conexos. […] Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal precisó: […] De los apartes transcritos de la Interpretación Prejudicial, se colige que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo

el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. En el caso bajo examen, se advierte que la actora demostró el uso de productos que no pertenecen a la Clase 9ª de la Clasificación de Niza, como lo son las bujías, pues al verificar las notas explicativas de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala evidenció que esta Clase identifica aquellos productos consistentes principalmente en aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento […] Por su parte, según las notas explicativas, la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, comprende, entre otros, “[…] las máquinas y las máquinas herramientas, así como los motores […]”, incluyendo en particular, “[…] bujías de encendido para motores de combustión interna / bujías de encendido para motores de explosión […]”. De lo anterior, la Sala considera que los productos que la parte demandante manifestó haber comercializado en el mercado bajo la marca nominativa “CHAMPION” no corresponden a los comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino a la Clase 7ª de dicha clasificación, en la medida que se trata de bujías y no de productos relacionados con aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología

de la información y los equipos de seguridad y salvamento. En ese orden, comoquiera que la actora no demostró el uso de baterías para automóviles, producto del cual la sociedad COEXITO S.A. había solicitado la cancelación parcial por no uso, la Sala encuentra que le asistió razón a la parte demandada cuando indicó, en la Resolución núm. 44176 de 31 de octubre de 2008, que los productos comercializados no pertenecían a la clase objeto de estudio […] Por lo tanto, la Sala advierte que no es posible realizar un análisis de similitud entre los productos de los que se demostró el uso y aquellos que fueron excluidos, pues, como quedó visto en párrafos anteriores, no pertenecen a la misma Clase para la cual fue registrada la marca cuestionada “CHAMPION”. Al respecto, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial rendida en el presente asunto, señaló que un titular sólo conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. […] De lo expuesto en precedencia, es posible concluir que procede el estudio de similitud o relación entre productos de los cuales se demostró el uso frente a los que fueron excluidos, cuando: i) resulten idénticos o similares dentro de la misma clase; y ii) el titular haya obtenido el registro de dichos productos. Es por ello que contrario a lo afirmado por la actora, la Sala estima que no puede extenderse el análisis de relación o similitud de productos en una solicitud de cancelación parcial por no uso, cuando los productos de los que se demostró el uso pertenecen a una

Clase de la Clasificación Internacional de Niza diferente a la que fue inicialmente registrada, como sucede en el caso bajo examen, puesto que la actora demostró el uso de bujías, productos estos que no fueron inicialmente registrados por el signo cuestionado “CHAMPION” y que, además, pertenecen a una Clase diferente a la 9ª, esto es la 7ª de la Clasificación Internacional de Niza. En consecuencia, el titular de la marca cuestionada “CHAMPION” no puede conservar su registro para distinguir baterías para automóviles, en la medida en que no probó el uso de dicho producto o de alguno idéntico o similar que estuviera dentro de la misma clase y del que haya obtenido el registro. […] En consecuencia, la Sala habrá de denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Caducidad / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Cómputo / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - No se configura porque la demanda fue presentada en tiempo / EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - No probada La sociedad COEXITO S.A. propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto, a su juicio, entre la fecha de notificación de la Resolución núm. 44176 de 31 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC y la presentación de la demanda, transcurrió un término superior a los cuatro (4) meses previsto en el artículo 136, numeral 2, del CCA. […] Al revisar el escrito de la demanda, se observa que este se radicó en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 27 de marzo de 2009, según consta a folio 84 vuelto, del expediente. Ahora, se tiene que el acto administrativo que agotó la vía gubernativa , se notificó a la parte actora el 27 de noviembre de 2008 y a partir del día siguiente a este se debe computar el término de caducidad de los cuatro (4) meses señalado en la norma transcrita, esto es, el 28 de noviembre de 2008 y venció el 28 de marzo de 2009. Siendo ello así, resulta evidente que al haberse presentado la demanda, que dio origen a este proceso, el día 27 de marzo de 2009, esto es, dentro del término de cuatro (4) meses después de la notificación surtida para la actora de la última de las resoluciones acusadas, la misma se presentó en la oportunidad legal prevista en la normatividad vigente para esa época y, como consecuencia de ello, no operó el fenómeno jurídico de la caducidad. Por lo tanto, no prospera la excepción de caducidad propuesta por la demandada. DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO - No impide su juicio de legalidad / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO - Improcedencia de la teoría de la sustracción de materia

El tercero con interés directo en las resultas del proceso adujo que mediante Resolución núm. 49350 de 29 de septiembre de 2009, la SIC canceló totalmente por no uso el registro de la marca cuestionada “CHAMPION”, habida cuenta que la actora no allegó prueba alguna que demostrara el uso de dicho signo, respecto de los productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Que, por lo anterior, la mencionada Resolución núm. 49350 de 2009, dejó sin efectos los actos administrativos que la actora pretendía anular mediante la presente acción. Sobre el particular, cabe señalar que el hecho de que los actos acusados ya no produzcan efectos no significa que no pueda efectuarse el control de legalidad, teniendo en cuenta los efectos que hubiere producido desde el mismo momento de su expedición y hasta el momento de dictar la resolución que canceló totalmente el registro de la marca que sirvió de fundamento para ser proferido. En efecto, no hay razón alguna que imposibilite proferir un pronunciamiento de fondo respecto a la legalidad de unos actos que han dejado de producir efectos jurídicos, entendiendo que dicho fallo abarcará el lapso durante el cual dichos actos administrativos estuvieron vigentes, período durante el cual los mismos gozaron de presunción de legalidad. En otras palabras, a pesar de que los actos acusados han dejado de producir efectos, para la Sala esta circunstancia no la releva de emitir un pronunciamiento de fondo, pues este evento no impide proferir una decisión que cobije los efectos jurídicos producidos por dichos actos administrativos mientras tuvieron vigencia. […] Así las

cosas, la Sala considera que no le asistió razón al tercero con interés directo en las resultas del proceso frente al argumento de la sustracción de materia.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias Consejo de Estado, Sección Primera de 10 de mayo de 2012, Radicación 66001-23-31-000-2006-00353-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; 8 de octubre de 2020, Radicación 11001-03-24-000-2014-00040-00, C.P.

Hernando Sánchez Sánchez.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136

NUMERAL 2 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 167

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00160-00

Actor: FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

TESIS: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DEL

REGISTRO DE LA MARCA NOMINATIVA “CHAMPION”, EN EL SENTIDO DE EXCLUIR DE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUE EN LA CLASE 9ª DE LA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA LAS BATERÍAS PARA

AUTOMÓVILES, TODA VEZ QUE LA ACTORA DEMOSTRÓ EL USO DE

PRODUCTOS QUE PERTENECEN A UNA CLASE DIFERENTE Y QUE NO

CORRESPONDEN A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INICIALMENTE

REGISTRADOS.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. La nulidad de las resoluciones núms. 10161 de 26 de abril de 2006, "Por la cual se decide la cancelación parcial, por no uso, del registro de una marca”; 24631 de 17 de julio de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos1 de la Superintendencia de industria y Comercio, en adelante SIC; y 44176 de 31 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª Que, como consecuencia de la anterior decisión, queden incluidos dentro de los productos protegidos con la marca “CHAMPION”, en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, inscrita bajo el certificado núm. 180.987, las

“[…] baterías para automóviles […]”. 3ª. Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 9 de marzo de 2001 la sociedad COEXITO S.A. presentó solicitud de cancelación parcial por no uso del registro 180.987, correspondiente a la marca nominativa “CHAMPION”, que distingue productos de la Clase 9ª2 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual es de su propiedad, con fundamento en 1 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 2 La marca fue concedida para los siguientes productos: “[…] Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (incluso de radio), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular; aparatos extintores […]”. que la misma no había sido utilizada para comercializar “[…] baterías para automóviles […]”, durante los tres años anteriores a la presentación de la petición. 2°: Que una vez la SIC le corrió el traslado de ley, dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que sí había dado uso real y efectivo del signo nominativo “CHAMPION”, para identificar productos comprendidos en la

Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. 3°: Que mediante la Resolución núm. 10161 de 26 de abril de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró la cancelación parcial por no uso de la marca mixta “CHAMPION”, para distinguir los productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular, excluyendo de su cobertura los siguientes productos: “[…] baterías para automóviles […]”, comprendidos en la citada Clase. 4º: Que como consecuencia de la anterior limitación, el certificado núm. 180.987, correspondiente a la marca nominativa “CHAMPION”, únicamente distinguiría los siguientes productos: “[…]Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos (excepto baterías para automóviles), fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos automáticos que se ponen en marcha mediante la introducción de una moneda o de una ficha, máquinas parlantes, cajas registradoras, máquinas de calcular; aparatos extintores […]”, en dicha Clase. 5º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la Resolución núm. 24631 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 44176 de ese año,

emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que con la expedición de las resoluciones acusadas se violó, por indebida aplicación, el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina3, toda vez que las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo dan cuenta que ha cumplido con la obligación legal en Colombia de ejercer actos de comercio, teniendo en cuenta que vende y comercializa productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, entre ellos, las bujías identificadas con la marca nominativa “CHAMPION”. Sostuvo que la entidad demandada no tuvo en cuenta que dentro de un proceso de cancelación parcial, por no uso, se debe determinar si la falta de uso de alguno de los productos que ampara el registro marcario son similares o conexos a los artículos que efectivamente se comercializan de manera real y efectiva por parte de su propietario. Explicó que ha demostrado de manera suficiente el uso regular, efectivo y continuo de la marca nominativa “CHAMPION”, debido a que ha comercializado en el mercado colombiano bujías, las cuales están relacionadas y son complementarias con las baterías para automóviles, por lo que existe conexidad competitiva entre dichos productos. Indicó que las bujías y baterías para automóviles pertenecen a un mismo segmento de artefactos eléctricos, que usualmente son comercializados por iguales comerciantes en establecimientos de comercio similares. Afirmó que dichos productos se relacionan entre sí, teniendo en cuenta que se

encuentran dentro del mismo segmento empresarial; y que su oferta se realiza a través de propaganda conjunta y es canalizada por los mismos medios de publicidad. Insistió en que las bujías y las baterías para automóviles tienen conexidad competitiva, puesto que comparten el mismo género de componentes técnicos, presentan una misma finalidad; y que, además, son productos complementarios e intercambiables entre sí dada su vinculación funcional, máxime si se tiene en cuenta que son análogos, en virtud de la función mecánica que tiene cada uno dentro del esquema eléctrico que de forma simultánea genera una chispa y corriente para el posterior encendido de un vehículo automotor. 3 En adelante Decisión 486. Para probar dicha conexidad, solicitó la práctica de un dictamen pericial, proveniente de un mecánico automotriz, y los testimonios de los señores JAVIER

FONSECA BELLO, JULIO CÉSAR ACOSTA MUÑOZ y FEDERICO GUILLERMO

QUINTERO MELO.

Alegó que las SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó de forma directa el artículo 61 de la Constitución Política, al cancelar parcialmente el registro de la marca “CHAMPION” para distinguir productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, al obviar una directriz fundamental y orientadora de su labor administrativa, puesto que dejó de reconocer un derecho subjetivo legítimo, lo que lesiona sus derechos de propiedad industrial de que los que es titular en Colombia. Concluyó que la cancelación parcial del registro de la marca nominativa “CHAMPION”, en el sentido de excluir “baterías para automóviles” y,

eventualmente conceder el registro de dicho signo para el referido producto a la sociedad COEXITO S.A., induciría en error al público consumidor. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico y de sustento legal para su prosperidad. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, al igual que en la jurisprudencia y la doctrina sobre ese asunto. Aclaró que la solicitud de cancelación parcial, por no uso, presentada por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, procedía únicamente respecto de baterías para automóviles, puesto que de las pruebas aportadas la actora no logró demostrar su uso. Precisó que, en efecto, las pruebas allegadas por la sociedad FEDERAL MOGUL IGNITION COMPANY permitían deducir que la marca “CHAMPION” había sido usada real y efectivamente en el comercio para distinguir bujías, las cuales no pertenecían a la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, sino a la Clase 7ª; y que como la sociedad COEXITO S.A. pretendía únicamente cancelar dicho registro marcario en relación con las baterías para automóviles, cuyo uso no quedó demostrado, resultaba procedente cancelar el signo cuestionado para tal producto. II.-2. La sociedad COEXITO S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, puesto que, a su juicio,

la SIC efectuó un juicioso análisis del material probatorio allegado al trámite administrativo de cancelación, por no uso, presentado en contra del registro de la marca nominativa “CHAMPION”, que distingue productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que la actora únicamente probó el uso de la marca cuestionada para identificar bujías, las cuales no se encuentran incluidas dentro de la Clase 9ª de la Clasificación internacional de Niza. Explicó que si bien es cierto que las bujías como las baterías son elementos necesarios para el funcionamiento de un motor, también lo es que son artículos completamente diferentes en su configuración y en su funcionalidad. Propuso las siguientes excepciones: -. “PRESCRIPCIÓN”, teniendo en cuenta que la Resolución núm. 44176 de 31 de octubre de 2008, fue notificada a la actora el 7 de octubre de 2009, por lo que operó la caducidad señalada en el artículo 136 del CCA. -. “SUSTRACCIÓN DE MATERIA”, toda vez que mediante escrito de 12 de marzo de 2009, solicitó la cancelación total por no uso del certificado de registro 180.987, correspondiente al signo aquí cuestionado, esto es, “CHAMPION”; y que mediante Resolución núm. 49350 de 29 de septiembre de 2009, la SIC canceló por no uso dicho registro, en la medida en que la actora no allegó prueba alguna que demostrara el uso de la marca objeto de controversia, respecto de los productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. Que, por lo anterior, la mencionada Resolución núm. 49350 de 2009, dejó sin

efectos los actos administrativos que la actora pretendía anular mediante la presente acción. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La actora insistió en que se accedan a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que con base en la conexidad competitiva que presentan las bujías con las baterías para automóviles, debe restituirse la cobertura total de la marca cuestionada “CHAMPION”. Reiteró que junto con la sociedad COEXITO S.A. son competidores en el mercado y, por lo tanto, la posible coexistencia de las marcas “CHAMPION” para distinguir las bujías y baterías para automóviles, pertenecientes a diferentes titulares, generaría riesgo de asociación entre los consumidores, quienes ya conocen dicho signo y lo asocian con ella. IV.2. La SIC replicó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y, además, aseguró que en los actos administrativos acusados atendió los postulados constitucionales, legales y supranacionales establecidos en la jurisprudencia y en la normativa que rige la propiedad industrial. Insistió en que no debe pasarse por alto que la cancelación presentada por la sociedad COEXITO S.A. pretendía únicamente la exclusión de las baterías para automóviles, cuyo uso no quedó demostrado por parte de su titular. IV.3. El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las

pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, la actora sólo logró demostrar el uso de bujías, que pertenecen a la Clase 7ª de la Clasificación Internacional de Niza, para la marca cuestionada “CHAMPION”, por lo que era procedente su cancelación parcial en el sentido de excluir baterías para automóviles, de las cuales no probó su uso. IV.4. El Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias, invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca CHAMPION (denominativa), es pertinente realizar el análisis del Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. […]

2. La cancelación parcial por no uso de la marca […] 2.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiera utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que inicie la acción de cancelación.

El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente: “Artículo 165.- (….) (…) Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos

de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, 4 Proceso 324-IP-2019. eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. (…)” (Énfasis agregado). 2.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. 2.5. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso lograr acreditar que usó la marca únicamente

respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar. 2.6. Ahora un segundo ejemplo, asumamos que una marca está registrada para identificar los productos 1, 2 y 3 de la Clase X, y 4 y 5 de la Clase Y. El titular del registro solo logra acreditar el uso de la marca respecto del producto 1. El producto 2 (de la Clase X) es idéntico al producto 1. Los productos 3 y 4 (de las Clases X e Y) son similares al producto 1. 2.7. Si la solicitud de cancelación es contra todos los productos de las dos clases (X e Y), solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase X, no habrá cancelación. Si la solicitud de cancelación es únicamente contra los productos de la Clase Y, solo correspondería cancelar el registro con relación al producto 5 de la Clase Y. 2.8. Como puede apreciarse, la cancelación se da en función de la clase (de la Clasificación de Niza) en la cual el titular cuenta con registros marcarios y en función de la solicitud de cancelación. Si un titular tiene registros marcarios para identificar productos o servicios en varias clases pero la solicitud de cancelación apunta a una sola de esas clases, la oficina nacional competente centrará su análisis en esta única clase. Dicha autoridad analizará todas las clases en las

que el titular tiene registros marcarios si es que la solicitud de cancelación se dirige a todas esas clases. 2.9. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado. […]

3. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso […] 3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. 3.3. El artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. […] 4.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado— que ofreció a los consumidores—los bienes o servicios (en adelante, producto) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. 4.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el

Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados. 4.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analiza