CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00164-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto STAR SPORT y las marcas nominativas STAR y STAR CHAIN y mixtas STAR CHAIN

MOTORCYCLE CHAIN, STAR BATTERY, STAR PARTS, STAR PARTS NKP

KIT BIELA, STAR PARTS MOTORCYCLE SHOE, STAR PARTS RODO, STAR PARTS NKP KIT PISTON, STAR PARTS MOTORCYCLE RINGS y STAR PARTS CORTAR previamente registradas / PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO – Concepto / SIGNO DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo mixto STAR SPORT en la clase 12 De la lectura detallada de cada uno de los registros marcarios, la Sala evidencia que si bien es cierto que en todos la expresión STAR se encuentra presente, también lo es que, como se determinó líneas atrás, la misma es de uso común y, por ende, débil, razón por la cual puede ser utilizada cualquier persona para formar sus marcas. […] Teniendo en cuenta lo anterior, el elemento distintivo en esta clase de signos se encuentra en las expresiones que acompañan la palabra de uso común, en tanto que son los demás vocablos los que le otorgan el carácter distintivo al conjunto marcario, que para el caso de autos radica en la palabra SPORT. En efecto, dicha expresión genera un signo completamente distintivo, que lo hace registrable y que permite concluir que no hay similitud ortográfica con las marcas previamente registradas, pues las marcas previamente registradas cuentan con distintas expresiones que acompañan la palabra STAR, esto es,

CHAIN MOTORCYCLE CHAIN; BATTERY; PARTS; PARTS NKP KIT BIELA; PARTS MOTORCYCLE SHOE; PARTS RODO; PARTS NKP KIT PISTON; PARTS MOTORCYCLE RINGS; PARTS CORTAR y; CHAIN. Aunado a lo anterior, de la revisión tanto del signo registrado con posterioridad como de la marca registrada previamente, se puede concluir que visualmente no se presentan similitudes que pueden ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar con el análisis sucesivo de las marcas en cuestión y teniendo en cuenta la debilidad de la expresión STAR […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético no existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma diferente, conforme se puede apreciar del análisis de las marcas en cuestión, realizado líneas atrás. Así mismo, la Sala observa que entre las marcas cotejadas no existen similitudes desde el punto de vista ideológico, pues las marcas están compuestas con palabras de otro idioma, considerándose así como signos de fantasía, lo que determina que no puedan cotejarse desde este aspecto. Sobre lo anterior, es preciso indicar que, si bien es cierto que la palabra SPORT puede ser de conocimiento generalizado y evocativa, el conjunto STAR SPORT no lo es y por ello, se considera de fantasía. Por su parte, se encuentra que en las marcas previamente registradas, acompañan la palabra STAR, con expresiones en idioma inglés esto es: CHAIN MOTORCYCLE CHAIN;

BATTERY; PARTS; PARTS NKP KIT BIELA; PARTS MOTORCYCLE SHOE; PARTS RODO; PARTS NKP KIT PISTON; PARTS MOTORCYCLE RINGS; PARTS CORTAR y; CHAIN, las cuales igualmente no son de conocimiento generalizado y por ello se consideran de fantasía. 68. Por las razones anteriores, la Sala concluye que no existe similitud ortográfica, fonética, ideológica y visual entre las marcas, que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión y que podrían determinar la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto STAR SPORT y las marcas nominativas STAR y STAR CHAIN y mixtas STAR CHAIN MOTORCYCLE CHAIN, STAR BATTERY, STAR PARTS, STAR PARTS NKP KIT BIELA, STAR PARTS MOTORCYCLE SHOE, STAR PARTS RODO, STAR PARTS NKP KIT PISTON, STAR PARTS MOTORCYCLE RINGS y STAR PARTS CORTAR previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es STAR en la clase 12 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - A pesar de serlo STAR no se excluye del análisis / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - Análisis bajo la visión de conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [E]l término STAR, al momento de la expedición de los actos acusados, era un término de uso común dentro de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que, además de las marcas registrada a favor del tercero interesado en las resultas del proceso, se encontraban inscritos múltiples signos distintivos que

contenían la misma expresión y que fueron adjudicadas a sociedades distintas. […] La Sala recuerda que conforme con la jurisprudencia de esta Sección, por regla general al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, sin embargo, se ha considerado que en aquellos eventos en los cuales la exclusión de dichas palabras o expresiones llegaren a reducir un signo de tal forma que resulte imposible hacer la comparación, no se realzará la referida exclusión, ello en aras de que se pueda hacer el cotejo analizando los signos en su conjunto, tal y como ocurre en el caso de autos. Ciertamente, la Sala considera que en el caso de autos no debe excluirse del cotejo la expresión STAR, en tanto que ello conllevaría a que no se pudiera efectuar el análisis de confundibilidad, en la medida que varias de las marcas frente a las cuales se haría dicho análisis contiene como única expresión la palabra STAR. […] Lo anterior, nos permite reiterar que si bien es cierto que la palabra STAR no debía ser tenida en cuenta para realizar el cotejo marcario por ser una expresión de uso común, también lo es que al excluirla haría imposible el análisis de confudibilidad, por lo que en este caso debe realizar el mencionado cotejo con los signos en su conjunto.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 61 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00164-00

Actor: AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: Nulidad Relativa

Tema: Registro Marcario – Examen de Registrabilidad – Causales de

Irregistrabilidad – Reglas de Cotejo – REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

REGISTRO EXPRESIÓN STAR – MARCAS DÉBILES – DISTINTIVIDAD CON

EL ELEMENTO QUE LA ACOMPAÑA.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa1, presentó la sociedad Autotécnica Colombiana S.A. AUTECO S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 8655 de 26 marzo de 2008, 13337 de 29 de abril de 2008 y 44588 de 31 de octubre de 2008, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca STAR SPORT (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad SUNDARAM – CLAYTON LIMITED.

I-. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Autotécnica Colombiana S.A.

AUTECO S.A., en adelante AUTECO S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa contenida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] Que en sentencia definitiva que cause ejecutoria y haga tránsito a cosa juzgada, se hagan las siguientes o similares declaraciones:

1. Que las marcas STAR y STAR SPORT son similares en grado de causar confusión y que, por ende, dado que la marca STAR de AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A se encontraba registrada y vigente al momento de expedirse la Resolución No. 8655 de 26 de Marzo de 2008 demandada, no es posible registrar la marca mixta STAR SPORT, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

2. Que son nulas la Resolución No. 8655 de 26 de Marzo de 2008 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A AUTECO S.A y se concedió el registro de la marca mixta STAR SPORT en la 1 Folios 62 a 65 del cuaderno principal clase 12; la Resolución No. 13337 de 29 de Abril de 2008 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la

Resolución No. 8655 de 26 de Marzo de 2008 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 8655 de 26 de marzo de 2008 y se agotó la vía gubernativa.

3. Que, como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de abstenga de expedir el correspondiente Certificado de Registro, si no lo ha hecho, o lo cancele, si ya fue expedido, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo”. […]”

I.2. Los hechos

2. Manifestó que la sociedad SUNDARAM-CLAYTON LIMITED solicitó el registro de la marca STAR SPORT (Mixta), para distinguir productos correspondientes a la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Señaló que la mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 577 de 29 de junio de 2007 y que dentro del término legal la sociedad AUTECO S.A presentó oposición a la mencionada petición de registro.

4. Expresó que mediante la Resolución No. 8655 del 26 de marzo de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado. Frente a este acto administrativo, el actor presentó los recursos de reposición y apelación.

5. Informó que mediante la Resolución No. 13337 de 29 de abril de 2008, se

decidió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación.

6. Finalmente, puso de presente que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante la Resolución No. 44588 de 31 de octubre de 2008, se decidió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada, quedando agotada la vía gubernativa.

I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación I.3.1. Normas violadas

7. Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó el artículo 61 de la Constitución Política, así como el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.3.2 El concepto de violación

8. Expresó que la sociedad AUTECO es titular de la marca STAR en la Clase 12 del nomenclátor internacional desde el 28 de septiembre de 2001, año en que le fue concedido el registro No. 334543.

9. Adujo que además de la marca STAR, es titular de otras marcas registradas en la Clase 12 del nomenclátor internacional, que combinan la palabra STAR con otros elementos nominativos o gráficos; STAR CHAIN MOTORCYCLE CHAIN, STAR BATTERY, STAR PARTS, STAR PARTS NKP KIT BIELA, STAR PARTS

MOTORCYCLE SHOE, STAR PARTS RODO, STAR PARTS NKP KIT PISTON, STAR CHAIN (nominativa), STAR PARTS MOTORCYCLE RINGS y STAR PARTS CORTAR, por lo que el consumidor erróneamente le puede atribuir el mismo origen empresarial al signo cuestionado.

10. Indicó que la entidad demandada al realizar el estudio de la registrabilidad ha debido excluir la expresión SPORT al momento del análisis, pues se trata de se trata de una expresión descriptiva e inapropiable en la Clase 12 del nomenclátor internacional.

11. Afirmó que el diseño del signo solicitado se encuentra estratégicamente definido para que sea la expresión STAR el elemento principal y característico de este.

12. Puso de presente que el elemento grafico de la marca solicitada no le imprime distintividad alguna, toda vez que corresponde al tipo de letra aplicado a la parte nominativa, así como a una estrella ubicada en el interior de la letra R, lo cual refuerza conceptualmente la preponderancia de la expresión STAR en la marca solicitada.

13. Precisó que la marca STAR no es débil como lo afirmó la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca demandada, por cuanto no indica cualidad o característica esencial de los productos que ampara.

14. Adujo que “Se presenta un alto riesgo de confusión indirecta entre las marcas objeto de estudio, esto es, sobre su origen empresarial, toda vez que AUTECO S.A es titular de la marca STAR, así como también de otras 10 marcas en la Clase 12 Internacional y en clases relacionadas que contienen la expresión “Star”, por lo cual el consumidor erróneamente podría relacionar la marca solicitada con este grupo de marcas íntimamente relacionadas”.

15. Finalmente, señaló que la palabra STAR pertenece a una familia de marcas y que existe conexión competitiva y riesgo de asociación entre las marcas en conflicto, pues identifican los mismos productos de la Clase 12 del nomenclátor internacional.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-.

16. De acuerdo con el auto de 12 de febrero de 20102, se tuvo por no contestada la demanda por la Superintendencia de Industria y Comercio, porque no se allegó a tiempo el poder para actuar dentro del proceso.

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD SUNDARAM – CLAYTON LIMITED

17. El apoderado judicial de la tercera con interés directo en las resultas del proceso3, precisó que la marca STAR SPORT no está incursa en la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 del de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues es un signo distintivo, novedoso y caprichoso acompañado de un diseño especial y característico que le imprime la suficiente distintividad para ser concedido su registro.

18. Advirtió que en la marca registrada con posterioridad no predomina la expresión STAR, pues el signo está conformado por las expresiones indivisibles STAR SPORT que se acompaña de un diseño, por lo que no puede ser fraccionada a conveniencia del opositor.

19. Afirmó que de una atenta comparación de los signos en conflicto se evidencia que existe una suficiente distintividad de la marca mixta solicitada, pues es totalmente disímil y en nada confundible con la marca registrada con anterioridad.

20. Expresó que “se reitera una vez más, que al contrario de lo que afirma la demandante, y tal y como fue confirmado por la Oficina de Marcas, la expresión STAR es utilizada por diferentes comerciantes para proteger productos de la clase 12 Internacional, por tanto la Sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A

AUTECO S.A, no puede pretender el uso exclusivo de la expresión STAR.”.

21. Finalmente, expuso que, si bien la marcas STAR y STAR SPORT pretenden proteger productos de la Clase 12 del nomenclátor internacional, estas resultan totalmente disimiles por lo que no impide su coexistencia pacífica en el mercado. 2 Folio 170 3 Folios 146 a 156

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA.

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 98-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes consideraciones: “[…] PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en

estos casos, ya que estamos en frente de producto que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto STAR SPORT y el denominativo STAR, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

TERCERO: La corte consultante deberá determinar si el significado de las palabras STAR y SPORT es de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si son de uso común y/o descriptivas para la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

CUARTO: El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por un elemento de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga un elemento de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

En relación con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la

palabra STAR establece una familia de marcas, o si se trata de un elemento de uso común, para así establecer el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. […]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

23. Mediante auto de 16 de febrero de 20164, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido dicho plazo el tercero interviniente reiteró sus argumentos. El Ministerio Público y el demandante guardaron silencio.

IV.1Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

24. La apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que los actos administrativos expedidos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

25. Expresó que la marca concedida está compuesta del término STAR, el cual comparten de igual forma las marcas opositoras, pero también muchas otras marcas registradas para la Clase 12 de la clasificación internacional, en consecuencia, es común encontrarla en varias marcas que buscan proteger los mismos productos.

26. Argumentó que no es posible que un empresario pretenda apropiarse de una palabra de uso común “STAR” aplicada caprichosamente a una marca, impidiendo a otros empresarios valerse de ella para identificar sus propios productos, más aún cuando existe en el registro marcario antecedentes registrados y actualmente vigentes.

27. Adujo que “se desprende de lo antes expuesto que la coexistencia de las marcas en debate no generaría confundibilidad entre los consumidores y no lo

conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que como quiera que los signos son diferentes por ende no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en el asunto que nos ocupa.”.

28. Finalmente, concluyó que los signos confrontados no presentan semejanzas entre sí, pudiendo coexistir pacíficamente en el mercado. 4 Folio 253 cuaderno principal

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

29. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo - CCA5, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo No. 80 de 12 de marzo de 20196, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para decidir en única instancia de los procesos relativos a la propiedad industrial.

V.2.- El problema jurídico

30. Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A AUTECO S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones Nos. 8655 de 26 marzo de 2008, 13337 de 29 de abril de 2008 y 44588 de 31 de octubre de 2008, a través de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca STAR SPORT (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

SUNDARAM – CLAYTON LIMITED.

31. Para tal efecto, se deberá determinar si los actos administrativos acusados

infringieron el artículo 61 de la Constitución Política así como lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el signo solicitado es similarmente confundible y genera riesgo de asociación con las marcas previamente registradas STAR; STAR CHAIN MOTORCYCLE CHAIN, STAR BATTERY, STAR PARTS, STAR PARTS NKP KIT BIELA, STAR PARTS MOTORCYCLE SHOE, STAR PARTS RODO, STAR PARTS NKP KIT PISTON, STAR CHAIN, STAR PARTS MOTORCYCLE RINGS y

STAR PARTS CORTAR.

32. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán algunos planteamientos respecto de: i) la normatividad aplicable; ii) el examen de 5 «[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en

única instancia: […]

7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 6 Por medio del cual la Sala Plena del Consejo de Estado expidió el reglamento Interno de la corporación. registrabilidad; iii) las reglas de cotejo marcario; iv) las expresiones de uso común descriptivas, y en idioma extranjero y; v) resolución al caso en concreto.

V.3.- Normatividad aplicable

33. El apoderado de la parte actora invoca que la administración al no registrar la marca desconoció los artículos 61 de la Constitución Política y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el

siguiente: “Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. V.4.- El examen de registrabilidad

34. De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

35. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

36. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”7.

37. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los

7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

38. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común8.

39. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”9.

40. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena.

V.5.- Las reglas de cotejo marcario

41. Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la

jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es

variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto).

42. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual.

V.6. De las expresiones de uso común, descriptivas y en idioma extranjero V.6.1. De las expresiones de uso común y descriptivas

43. Tal como lo señaló el Tribunal Andino, en la interpretación judicial aportada al proceso, los términos de uso común y descriptivos son aquellas denominaciones que: “37. En relación con los signos de uso común y descriptivos, se reitera lo expresado en la Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar

signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las par