CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00165-00-2017

EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es palabra MANZANA en las marcas de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional / SIGNO DE FANTASIA - Expresión BIG / MARCA BIG MANZANA – Registrable [L]a expresión “MANZANA” es comúnmente utilizada en las marcas de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, razón por la cual habrá de realizar extracción de esa expresión en el análisis bajo estudio. Dicha denominación no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva. […] Es del caso traer a colación la sentencia de 9 de diciembre de 2010 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2004-00244-01, Actora: GASEOSAS POSADA TOBON S.A., Consejera ponente María Elizabeth García González), mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, tendientes a obtener la declaratoria de la nulidad del acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedió la marca “BIG COLA”, en la cual las partes que actuaron son las mismas que en este proceso, y se analizó el vocablo “BIG”. […] Al caso presente resultan enteramente predicables las consideraciones consignadas por la Sección, con respecto al vocablo “BIG”. Por consiguiente, la marca “BIG MANZANA” es registrable, en la medida, que si bien posee una partícula de uso común, esto es, “MANZANA”, no

se encuentra incursa en alguna de las causales prohibitivas contenidas en la norma comunitaria.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre palabras de uso común al realizar el examen comparativo de marcas, Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 5 de febrero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2008-00065-00; y de 9 de diciembre de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00244-00, ambas de la

C.P. María Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 – LITERAL A / DECISIÓN 486 DE COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 – LITERAL B / DECISIÓN 486 DE COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 – LITERAL E / DECISIÓN 486 DE COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 – LITERAL I SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, y que se interpretó como de nulidad, demandó la Resolución 40830 de 27 de octubre de 2008, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo BIG MANZANA, en favor a la sociedad Embotelladora de Aguas Gaseosas Huancayo S.R.L., para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00165-00

Actor: GASEOSAS POSADA TOBON S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Acción de Nulidad Referencia: TESIS: LA MARCA “BIG MANZANA” ES REGISTRABLE, EN LA MEDIDA EN QUE SI BIEN POSEE UNA PARTÍCULA DE USO COMÚN, ESTO

ES, “MANZANA”, NO SE ENCUENTRA INCURSA EN CAUSAL PROHIBITIVA

CONTENIDA EN LA NORMA COMUNITARIA, DADO QUE EL VOCABLO “BIG”

NO ES DESCRIPTIVO DE LA CLASE 32 INTERNACIONAL.

La sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en armonía con el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 40830 de 27 de octubre de 2008, “Por medio la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 27 de noviembre de 2006, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS

GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. presentó solicitud de registro de la marca “BIG MANZANA” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la cual la actora formuló oposición, al igual que la sociedad THE COCA-COLA COMPANY, alegando falta de distintividad de la expresión por ser descriptiva en el campo de los productos de dicha Clase. 2º: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 29096 de 13 de agosto de 2008, declaró fundadas las oposiciones y negó el registro de la marca solicitada, considerando que la solicitud estaba comprendida en los presupuestos de irregistrabilidad previstos en los literales b), e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. 3º: La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución que negó el registro de la marca “BIG MANZANA” (nominativa), en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Mediante la Resolución núm. 34277 de 11 de septiembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión recurrida. 5º: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución acusada núm. 40830 de 27 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación,

revocando la decisión contenida en la Resolución núm. 29096 de 2008, y en su lugar, declaró infundadas las oposiciones formuladas y concedió el registro de la marca “BIG MANZANA” (nominativa) en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, y declaró agotada la vía gubernativa. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Adujo que las Resoluciones acusadas contravienen los artículos 134 y 135, literales a), b), e) e i), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Argumentó que el acto demandado violó el derecho esencial de libre utilización de las expresiones descriptivas por parte de todos los comerciantes y el derecho del consumidor a no ser engañado sobre la naturaleza y características esenciales de los productos; que cuando un signo que se pretende registrar como marca corresponde a una denominación que describe las características esenciales de los productos o servicios, se incurre en una causal absoluta de irregistrabilidad, pues es claro que entonces no existirá alguna diferencia entre signo y producto; que sobre las palabras que pertenecen al vocabulario general y común, no puede otorgarse el uso exclusivo a alguna persona porque se estaría coartando su libre uso comercial. Indicó que GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. es una empresa que produce productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, dentro de las cuales se encuentran las bebidas gaseosas, las bebidas, zumos y jugos de fruta y las preparaciones para hacer bebidas, y que la expresión “MANZANA”

corresponde a un término descriptivo, tratándose de bebidas de dicha Clase Internacional, pues se trata del nombre de una fruta, a partir de la cual se elaboran o saborizan bebidas, que se encuentran en la lista de productos de la Clase 32, particularmente las “bebidas y zumos de frutas”. Señaló que la expresión “MANZANA” no es una marca, sino un descriptivo que le informa al consumidor de qué sabor es la bebida, es decir, un término que debe poder ser utilizado por cualquier empresario del sector de bebidas, pues es un elemento de uso común y que la palabra “BIG” que integra el signo cuyo registro se otorgó, es un adjetivo calificativo, que por lo mismo, siempre tiene una función descriptiva del sustantivo, en este caso “MANZANA”, además de que es una palabra del idioma inglés cuyo significado es conocido por la generalidad del público. Anotó que no es cierto, como lo arguye el acto acusado, que al aplicar el adjetivo “BIG” a la palabra “MANZANA” se genere la idea de que se está refiriendo a una “MANZANA GRANDE”, es decir, la fruta perteneciente a la Clase 31 y no a la “BEBIDA DE SABOR A MANZANA” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Que, por lo anterior, estimó que el signo “BIG MANZANA” carece de distintividad y, por ende, le resta toda vocación de registrabilidad como marca para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Explicó que el conjunto formado por las expresiones “BIG MANZANA” no se

traduce en una expresión con significado propio, diferente al que cada expresión posee per se y no resulta un signo con poder distintivo suficiente, porque en un conjunto, que consiste en dos expresiones descriptivas de uso común, no hay la novedad ni la originalidad requerida en las marcas evocativas. Lo que hay es una descripción del tamaño y el sabor de la bebida, no una marca. Estimó que resulta válido afirmar que para el consumidor “BIG MANZANA” no sería una marca, sino una bebida gaseosa de tamaño grande o de cualidades grandiosas con sabor a “MANZANA”.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a las pretensiones, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal del acto demandado se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Manifestó que con la expedición de la Resolución acusada no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por el contrario, la decisión demandada se fundamentó en la normativa vigente, en la Jurisprudencia y en la doctrina reconocida y aplicable. Expresó que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de

la marca “BIG MANZANA” (denominativa) solicitada por la EMBOTELLADORA DE AGUA GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., para amparar productos comprendidos dentro de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de que la marca cumple con la función distintiva y diferenciadora. Indicó que el contenido conceptual de la expresión “BIG MANZANA”, traducido al español hace referencia mentalmente al tamaño de la manzana. Son palabras que evidentemente evocan cualidades que describen el producto que está comprendido en la Clase 31 de la Clasificación Internacional, en la que se encuentran las frutas, como tal, y no las gaseosas, bebidas o zumos de frutas, que son los productos comprendidos en la Clase 32 de la referida Clasificación. Sostuvo que la Superintendencia demandada al efectuar el análisis de registrabilidad del signo y al concluir sobre su distintividad concedió el derecho de exclusividad sobre la expresión vista en su conjunto y no de forma aislada, ni adicional, ni complementaria la una con la otra. Que la expresión “BIG MANZANA” no es descriptiva, por cuanto no describe en el comercio la cantidad, ni las características, ni da la información del producto, en el sentido que al ser designado por el consumidor se sepa directamente que se trate de una manzana grande como tal. Que el signo solicitado “BIG MANZANA” (denominativo) tiene distinto significado y representa una expresión diferente al género o cualidad esencial que la actora quiere hacer ver, con el producto a distinguir. Que la marca solicitada es evocativa, puesto que sugiere en la mente del

consumidor que se trata de una “bebida a base o que contiene sabor a manzana”. Concluyó que el signo cuestionado visto en su conjunto, es decir, sin aislar una expresión de otra, tiene distinto significado y representa una expresión disímil al género o cualidad esencial que la actora quiere hacer ver, con el producto a distinguir. II.1.2.- La sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., (Hoy GRUPO EMBOTELLADOR ATIC S.L.) tercera con interés directo en las resultas del proceso, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda, porque carecen de fundamento legal. Estimó que la Superintendencia de Industria y Comercio no infringió derecho alguno al conceder la marca “BIG MANZANA” (denominativa) en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que la marca no se encuentra inmersa dentro de los literales e) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que la denominación “BIG MANZANA” es una expresión compuesta de dos (2) palabras, las cuales no indican al consumidor de forma directa o exclusiva un solo producto, pues no es un signo que en su conjunto describa exclusivamente una cualidad o una característica específica. Señaló que la marca registrada “BIG MANZANA” (denominativa) es novedosa y evocativa, pues aún cuando se compone de dos expresiones cotidianas, vistas en conjunto, forman un signo de fantasía, ya que está conformada por una palabra en inglés que no es conocida y una palabra en español de conocimiento común.

Manifestó que es imposible fraccionar la marca “BIG MANZANA” (denominativa) para determinar su distintividad, como lo ha realizado la demandante, para de manera equivocada concluir que el signo puede resultar descriptivo cuando en realidad éste en su conjunto no presenta características que permitan calificarlo como tal. Consideró que la marca “BIG MANZANA” (denominativa) es un claro ejemplo de una marca evocativa, pues de ella se desprenden múltiples interpretaciones que no permiten determinar concretamente o de manera directa el producto que identifica, es decir, bebidas gaseosas y líquidos. Resaltó que el Consejo de Estado, en la sentencia de 9 de diciembre de 2010, (Expediente núm. 2004-00244), al estudiar la demanda de nulidad contra los actos administrativos que concedieron la marca “BIG COLA” (nominativa), señalaron que la palabra “BIG” o “GRANDE” es un adjetivo que aplica para sólidos y no para líquidos, y que al estar en idioma inglés dentro del mercado colombiano, la misma no resulta de común conocimiento, lo que la hace una expresión de fantasía para productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Que dicho fallo traza un antecedente jurisprudencial de suma importancia, pues permite identificar aspectos aplicables al caso concreto.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la

demanda, concluyó1: “1.6. Aplicando los criterios expuestos se deberá analizar si el signo solicitado BIG MANZANA es distintivo de tal forma que el consumidor 1 Proceso 633-IP-2015. pueda distinguir entre los productos para los cuales fue solicitado (Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.7. Se discute la falta de distintivdad de la expresión que conforma la marca solicitada a registro por considerarla descriptiva en el campo de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, específicamente, Gaseosas Posada Tobón S.A., en su demanda de nulidad expresa que la “(…) expresión MANZANA no es una marca, sino un término descriptivo que le informa al consumidor de qué sabor es la bebida, término que puede ser utilizado por cualquier empresario del sector de bebidas, el uso de la expresión BIG es un adjetivo calificativo, cuyo significado en inglés es de conocimiento público”. En tal virtud, este Tribunal considera pertinente abordar el tema de irregistrabilidad de los signos descriptivos, en particular en referencia a la expresión en inglés BIG. (…) 1.10. Por lo manifestado, es importante que al realizar el examen de registrabiilidad no se tomen en cuenta las palabras, partículas o secuencias lingüísticas consideradas descriptivas. Lo cual evidentemente, constituye una clara excepción al principio según el cual el cotejo marcario se debe realizar atendiendo una visión de los signos en su conjunto, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Al examinar el signo al excluir los elementos considerados descriptivos, la distintividad se debe buscar en la

combinación de aquellos elementos restantes que resulten diferentes en la conformación del signo en su conjunto. 1.11. En el caso concreto se debe determinar si la palabra, partícula o secuencia lingüística, contenida en el signo denominativo solicitado y posteriormente registrado BIG MANZANA, resulta propiamente un elemento descriptivo en el campo de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, para de esta manera determinar su carácter distintivo. (…) 1.15. Para resolver la acción de nulidad presentada por Gaseosas Posada Tobón S.A. contra la Resolución 40830 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, la Corte consultante deberá verificar si se tuvo en cuenta si es pertinente establecer si la palabra en idioma extranjero que conforma la marca registrada es de conocimiento generalizado o común en el sector del público al que se encuentran dirigidos los servicios distinguidos, debiéndose además determinar si dicha palabra es de uso común o no en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. (…) 2.4. Corresponde entonces establecer si existe algún grado evocativo en las expresiones que conforman el signo BIG MANZANA del signo solicitado y posteriormente registrado; y, si puede tener fuerza distintiva considerando los productos de la clase internacional que pretende distinguir, o si por el contrario no existe proximidad entre “signoproducto”, para llegar a deducir que resulta evidente un elevado grado de cercanía entre el signo y el producto para poder concluir válidamente que resulta débil y que por esa condición le comportar tolerar el registro de otra marca autónoma con ciertos

rasgos parecidos. (…) 2.8. En este caso, se debió analizar si el signo denominativo BIG MANZANA reúne o no las características para ser considerado o no un signo de fantasía. (…) 3.2. En nuestro ordenamiento jurídico se ha prohibido el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, sin embargo, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintos, caso en el que se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, lo cual significa que su marca será débil al tener una fuerza limitada de oposición, pues las palabras y las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. 3.3. Conforme a lo manifestado, se deberá determinar si existe algún elemento de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional en la conformación del signo a cuyo registro se han presentado oposiciones en el proceso interno, para establecer si posee carácter distintivo y, a continuación, verificar que se haya realizado el respectivo cotejo con la exclusión de aquellos elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá que el registro de la denominación cuando se verifique que el conjunto del signo se halle previsto de otros elementos que lo doten de suficiente distintividad.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 40830 de 27 de octubre de 2008, concedió el registro de la marca “BIG MANZANA” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 32 de la

Clasificación Internacional2, y resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad demandante. 2 “CLASE 32: Comprende esencialmente las bebidas no alcohólicas, así como las cervezas. Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. Sobre el particular, la actora alegó que la marca solicitada no goza de la suficiente distintividad, teniendo en cuenta que está compuesta por dos (2) términos descriptivos, que no alcanza el nivel de una marca evocativa, ya que sólo transmite el tamaño y el sabor de la bebida. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 135, literales a), b), e) e i) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la citada Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, procedía el registro de la marca “BIG MANZANA” para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. ““Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior. b) carezcan de distintividad (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino,

el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate”. (…)”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marca en conflicto, es preciso señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado que el Juez Consultante no debe tener en cuenta las palabras de uso común al realizar el examen comparativo de las marcas. Sobre este asunto, esta Sección en sentencia de 5 de febrero de 2015 (Expediente núm. 2008-00065-00, actora: BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA., Consejera ponente María Elizabeth García González), trajo a colación el referido criterio expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad, así: “Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del

registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto) En el archivo de peticiones y registros de marcas de la Superintendencia demandada, se encontró que figuran los siguientes signos solicitados y registrados para la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, que contienen la expresión “MANZANA”, tal como lo demuestra el siguiente listado:

SIGNO TITULAR

LINK MANZANA (mixta) BAVARIA S.A.

MANZANA (mixta) GASEOSAS LUX S.A.

MANZANA POSTOBON GASEOSAS POSADA TOBON

(mixta) S.A.

LA MANZANA ROJA EXEQUIEL BEDOYA HENAO

FRUTERA (mixta)

MANZANA BAVARIA BAVARIA S.A.

(nominativa)

PONY MANZANA BAVARIA S.A.

(nominativa) Al efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la precitada Interpretación Prejudicial, expresó: “3.2. En nuestro ordenamiento jurídico se ha prohibido el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, sin embargo, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintos, caso en el que se puede proceder a su registro. En este

último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por otros empresarios, lo cual significa que su marca será débil al tener una fuerza limitada de oposición, pues las palabras y las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. 3.3. Conforme a lo manifestado, se deberá determinar si existe algún elemento de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional en la conformación del signo a cuyo registro se han presentado oposiciones en el proceso interno, para establecer si posee carácter distintivo y, a continuación, verificar que se haya realizado el respectivo cotejo con la exclusión de aquellos elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá que el registro de la denominación cuando se verifique que el conjunto del signo se halle previsto de otros elementos que lo doten de suficiente distintividad.” De acuerdo con lo anterior, la expresión “MANZANA” es comúnmente utilizada en las marcas de los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional, razón por la cual habrá de realizar extracción de esa expresión en el análisis bajo estudio. Dicha denominación no puede ser utilizada o apropiada únicamente por un titular marcario, es decir, al ser un vocablo usual, puede ser utilizado por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva. Ahora, es del caso traer a colación la sentencia de 9 de diciembre de 2010 (Expediente núm. 1101-03-24-000-2004-00244-01, Actora: GASEOSAS POSADA

TOBON S.A., Consejera ponente María Elizabeth García González), mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, tendientes a obtener la declaratoria de la nulidad del acto administrativo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedió la marca “BIG COLA”, en la cual las partes que actuaron son las mismas que en este proceso, y se analizó el vocablo “BIG”. En dicho pronunciamiento se señaló: “… Que dentro de los signos denominativos están los compuestos, que es el caso de la marca solicitada, los que están conformados de dos o más palabras, frente a lo cual se ha establecido por parte del citado Tribunal que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico”. Señala que al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad “no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo,…el signo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la

utilización del signo genérico…”. Indica que el signo compuesto, formado por uno o más vocablos de uso común, “tiene la posibilidad de ser registrado siempre que dichos vocablos formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo que contiene elementos de uso común…”. Anota que se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se les considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Agrega que también existen palabras extranjeras en las que tanto su conocimiento como su significado conceptual se ha generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros”. En la demanda la actora considera que la marca “BIG COLA”,

otorgada a través del acto administrativo demandado, transmite de forma directa al consumidor que se trata de una gaseosa de gran tamaño, por lo que el signo resulta ser genérico o descriptivo de los productos de la clase 32 Internacional, lo que impide su registro y permite afirmar que no puede ser considerado como un término de fantasía, dado que tiene un contenido conceptual producto de la aplicación de BIG que es un adjetivo calificativo del genérico COLA. Conforme lo señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al interpretar las normas comunitarias demandadas, al momento de realizar el correspondiente examen de registrab