CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00170-00-2017

COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo ALDO MASCONI y la marca nominativa ALDO PANETTI / ALDO - Nombre propio de naturaleza débil inapropiable / REGISTRO MARCARIO - Procedencia respecto del signo ALDO MASCONI por no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca

ALDO PANETTI / REITERACIÓN DE JURISPRUNDENCIA

[L]a Sala reitera que el nombre propio ALDO es inapropiable y débil, y al estar en conjunto con otro elemento diferenciador no presenta riesgo de confusión y es registrable, por lo que el análisis de confundibilidad debe reducirse exclusivamente a determinar si hay confusión entre las expresiones que acompañan el nombre ALDO, es decir MASCONI y PANETTI. Al respecto, la Sala concluye que resulta evidente que entre dichas expresiones no hay lugar a confusión alguna por parte del consumidor medio, resultando cada una distintiva. En este contexto y siguiendo los precedentes jurisprudenciales de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Sala considera que la Superintendencia de Industria y Comercio no desconoció las reglas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, lo que impone denegar la nulidad de los actos acusados, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 31 de agosto de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2010-00150-00, C.P.

Guillermo Vargas Ayala; 5 de mayo de 2016, Radicación 11001-03-24-000-200900169-00, C.P. María Elizabeth García González; 10 de marzo de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2009-00172-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 16 de junio de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2009-00171-00, C.P. María Elizabeth García González; 12 de octubre de 2017, Radicación 11001-0324-000-2009-00168-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE

LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00170-00

Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – EL NOMBRE PROPIO ALDO

ES DE NATURALEZA DÉBIL Y, POR ELLO, INAPROPIABLE. AL ESTAR

ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO DIFERENCIADOR NO PRESENTA

RIESGO DE CONFUSIÓN Y ES REGISTRABLE – MARCAS EN CONFLICTO: ALDO MASCONI – ALDO PANETTI La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de

nulidad relativa, presentó la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG por medio de apoderado judicial contra las resoluciones 30286 de 25 de agosto de 2008, 36425 de 29 de septiembre de 2008 y 40834 de 27 de octubre de 2008, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca ALDO MASCONI (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES.

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., presentó demanda1 en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 de Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 3.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 30286 del 25 de agosto de 2008, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 – 131840, por medio de la cual se concedió el registro de la marca ALDO MASCONI en clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad ORREGO GÓMEZ S EN C. S. 3.2. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 36425 del 29 de septiembre de 2008, proferida por el Jefe de la División de Signos

Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 – 131840, por medio de la cual se confirmó la resolución 33120 de 2008 en todas sus partes. 3.3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 40834 del 27 de octubre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07 – 131840, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución 30286 de 2008, declarando infundada la oposición presentada por Aldo Group International Ag, concediendo el registro de la marca ALDO MASCONI en clase 25 internacional, agotando la vía gubernativa. 1 Folios 23 a 41 del cuaderno principal 3.4. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.5. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”2. I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES presentó solicitud de registro del sigo ALDO

MASCONI (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 589 el 29 de febrero de 2008, frente a la cual la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. y el señor SILVANO ALDO SICILIA formularon oposición. Afirmó que, mediante la Resolución 30286 de 25 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo solicitado. Recordó que la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 36425 de 29 de septiembre de 2008 y 40834 de 29 de agosto de 2008, en el sentido de confirmar la decisión en mención. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] están viciadas por interpretar erradamente las normas en las que 2 Folios 70 a 77 del cuaderno principal debieron fundarse, especialmente el Régimen Andino en materia de Propiedad Industrial y protección de signos distintivos […]”. Adujo que existió un error de apreciación en los actos acusados, toda vez que la entidad demandada consideró que las marcas ALDO PANETTI (nominativo),

clases 25 y 35, y ALDO MASCONI (nominativa), clase 25, no eran confundibles desde el punto de vista ideológico. Advirtió que el signo solicitado por la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES como la marca previamente registrada se componen de dos (2) palabras y cinco (5) sílabas, además que la denominación ALDO se encuentra en ambos signos, con lo cual no solo existe un similitud evidente en cuanto a la coincidencia de letras sino también a la posición en la que se encuentran. Señaló que, si bien es cierto cada signo tiene una expresión adicional dentro del conjunto marcario, también lo es que el análisis debe referirse a las semejanzas entre las marcas más que a las diferencias, con lo cual es evidente una confusión. Recodó que la marca ALDO PANETTI (nominativa) identifica calzado para hombre, mujeres y niños, siendo los mismos productos que representa el signo ALDO MASCONI (nominativa), evidenciándose el riesgo de asociación en los productos y, por lo tanto, la inminente confusión en la que incurrirá el consumidor respecto del origen empresarial de las mismas.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO.

El apoderado judicial de la entidad contestó3 la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Folios 23 a 41 del cuaderno principal Aseveró que “[…] si bien los signos comparados tienen coincidencias, estas son debilitadas por elementos diferenciadores, los cuales otorgan un impacto visual, fonético e ideológico que mantiene a salvo su capacidad diferenciadora y por ende no se encuentra afectado el derecho de exclusividad de LADO GROUP INTERNATIONAL AGA sobre la marca ALDO PANETI […]”. Señaló que no existe riesgo de confundibilidad entre los signos, por cuanto “[…] En el caso concreto de los elementos MASCONI y PANETI de los signos cotejados les otorgan suficiente fuerza distintiva que permite a consumidores promedios comprender que se encuentran frente a productos de origen empresarial distinto, pues en el mercado de artículos de vestir, una marca compuesta por el nombre y apellido de su creador es de común utilización, permitiendo a todas luces su identificación […]”

II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD ORREGO GÓMEZ S. EN C.S.

SUCESORES.

El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó4 la demanda presentada en los siguientes términos: Manifestó que “[…] el apoderado de la demandante se equivoca al manifestar que la marca contraviene el artículo 134, teniendo en cuenta que la marca ALDO MASCONI sí reúne con todos los requisitos para ser una marca distintiva, porque por si sola puede diferenciar e individualizar los productos que distingue, y se pueden diferenciar de los que se encuentran en el mercado, o de otros similares de diferente procedencia […]”. Adujo que los signos en conflicto son totalmente diferentes desde el punto de vista

conceptual, ortográfico y visual. Al respecto, indicó que no es posible confundir exclusividad sobre el uso del nombre ALDO, siendo el elemento nominativo que otorga la distintividad requerida a los nombres MASCONI y PANETTI, así el titular solamente podrá tener exclusividad sobre el signo considerado en su conjunto más no sobre los elementos nominativos individualmente considerados. Indicó que los signos son totalmente diferentes por cuanto evocan ideas y conceptos diferentes, dado que no presentan semejanzas que las hagan 4 Folios 82 a 118 del cuaderno principal confundibles entre sí, ya que la expresión ALDO es un nombre masculino y su registro no lleva al consumidor a confusión o engaño con respecto de la marca ALDO PANETTI, ni tampoco genera en el consumidor la idea del origen empresarial del producto.

II.3. INTERVENCIÓN DEL SEÑOR SILVANO ALDO SICILIA.

El tercero con interés directo en las resultadas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y de derecho de la demanda presentada5. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial6 50-IP-2015 de fecha 9 de septiembre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicho órgano son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación

con los derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riegos de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable. Para establece la existencia de riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad y semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variara en función de los productos o servicios.

SEGUNDO: Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, deben procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para este propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, 5 Folio 126 del cuaderno principal. 6 Folios 252 a 267 del cuaderno principal en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: El Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva y verificar el signo solicitado puede inducir a riesgo de confusión respecto de la marca previamente concedida.

CUARTO: Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la

posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente. En el caso en análisis la Corte consultante deberá analizar sobre la base de lo antes expuesto cuán común es el nombre ALDO, dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si no va a crear riesgo de confusión respecto de la marca registrada y si va a ser diferenciable de la marca previamente registrada […]”. IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de fecha 29 de agosto de 20177, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte demandada8 y el tercero interviniente ORREGO GÓMEZ S. EN C. SUCESORES9 reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y de defensa. La parte actora, el señor Silvano Aldo Sicilia, en su calidad de tercero interesado, y el Ministerio Público guardaron silencio en la oportunidad procesal correspondiente10. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, en los términos del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en los términos del

artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201111. 7 Folio 271 del cuaderno principal 8 Folios 272 a 274 del cuaderno principal 9 Folios 275 a 322 del cuaderno principal 10 Ver informe de la Secretaria de la Sección Primera. Folio 323 del cuaderno principal La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el problema jurídico; ii) la causal de registrabilidad en estudio; iii) el examen de registrabilidad, iv) las reglas de cotejo marcario; v) el caso concreto y vi) conclusiones. V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la resoluciones 33286 de 25 de agosto de 2008, 36425 de 29 de septiembre de 2008 y 40834 de 27 de octubre de 2008, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca ALDO MASCONI (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S.

SUCESORES.

La sociedad actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento, desconociendo los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con la marca ALDO PANETTI (nominativa), registrada para distinguir

productos de las clases 25 y 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes:

MARCA CONCEDIDA: ALDO MASCONI (nominativa)

CLASIFICACIÓN: Clase 25

TITULAR: ORREGO GOMEZ S. EN C.S. SUCESORES MARCA OPOSITORA: ALDO PANETTI (nominativa) CLASIFICACIÓN: Clases 25 y 35 11 ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.

TITULAR: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG V.2.- La causal de registrabilidad en estudio Como disposiciones violadas, la parte actora cita los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las

palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores […] […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, por una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, por otra parte, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la

confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”12. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común13. En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”14. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya

12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 14 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante

colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto). De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. En cuanto a las marcas nominativas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente15: “[…] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [...]”. Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”16. En este contexto, se debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas

que para ese propósito ha establecido la doctrina. V.5.- EL CASO CONCRETO V.5.1. Comparación de los signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

ALDO MASCONI

(Marca concedida)

ALDO PANETTI

(Marca opositora) V.5.2. Análisis de la comparación de los signos 15 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “BOLIN BOLA”. 16 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca:

“CANALETA 90”.

Esta Sala, para realizar el análisis de confundibilidad, debe tener en cuenta que en la sentencia de 31 de agosto de 2014, Magistrado Ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala17, la Sección Primera realizó ese examen en relación con signos distintivos idénticos a los que se confrontan en esta oportunidad, diferenciándose aquel caso del que aquí se estudia únicamente en la clase en que se encuentran registrados los signos, examen que resulta plenamente aplicable, tal y como se observa a continuación: “[…] Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar compuestas por distinto número de letras y sílabas. Sin embargo, existen ciertas similitudes y coincidencias en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación: MARCA CUESTIONADA A L D O M A S C O N I

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

MARCA OPOSITORA A L D O P A N E T T I 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

En primer término, ambas marcas son de naturaleza compuesta por contener dos (2) palabras, la primera de (4) letras (2 consonantes y 2 vocales) que son exactamente las mismas que aparecen contenidas en la marca demandada, en tanto que la segunda tiene siete (7) letras (4 consonantes y 3 vocales), tal como se ilustra a continuación:

LAS CONSONANTES EN LA MARCA CUESTIONADA L D M S C N 2 3 1 3 4 6

LAS CONSONANTES EN LA MARCA OPOSITORA L D P N T T 2 3 1 3 5 6

LAS VOCALES EN LA MARCA CUESTIONADA A O A O I 1 4 2 5 7

LAS VOCALES EN LA MARCA OPOSITORA A O A E I 1 4 2 4 7 17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de

2014. Rad.: 2010 – 00150. Magistrado ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala.

Las dos marcas reproducen la denominación ALDO. Sin embargo, es de anotar que las vocales y consonantes de las expresiones que le siguen (MASCONI y PANETTI), conforman un elemento distinto. Con todo, no puede desconocerse que la marca demandada reproduce el primero de los elementos que conforman la marca registrada a nombre de la actora. Por otra parte y debido precisamente a la conformación y extensión de

las marcas sometidas a cotejo, su composición silábica resulta ser parecida, tal como se puede apreciar enseguida:

LAS SÍLABAS EN LA MARCA CUESTIONADA

AL DO MA CO NI S 1 2 1 2 3

LAS SÍLABAS EN LA MARCA OPOSITORA AL DO PA NE TTI 1 2 1 2 3

No se puede afirmar que las marcas en conflicto sean idénticas, sí es dable predicar que ellas presentan ciertas similitudes y coincidencias desde el punto de vista ortográfico y estructural, que se concretan en la expresión “ALDO”: A L D O M A S C O N I A L D O P A N E T T I En suma, aunque las marcas enfrentadas no son totalmente iguales o idénticas en el plano ortográfico, resultan ser muy parecidas por cuanto la marca cuestionada reproduce una de las expresiones contenidas en la marca opositora y en su elemento diferenciador comparten la misma cantidad de vocales, consonantes y silabas. Por las mismas razones, los signos guardan algún grado de semejanza debido a que la expresión “ALDO” se pronuncia de la misma manera en ambos casos. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciar los de viva voz y de manera sucesiva, tal como lo recomienda el Tribunal Andino:

ALDO MASCONI – ALDO PANETTIALDO MASCONI – ALDO

PANETTI

ALDO MASCONI – ALDO PANETTIALDO MASCONI – ALDO

PANETTI

ALDO MASCONI – ALDO PANETTIALDO MASCONI – ALDO

PANETTI

ALDO MASCONI – ALDO PANETTIALDO MASCONI – ALDO PANETTI En suma, aunque las expresiones “MASCONNI” y “PANETTI” le imprimen a los conjuntos resultantes una sonoridad distinta, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre los signos enfrentados. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, las expresiones ALDO MASCONI y ALDO PANETTI no tienen en idioma castellano un significado específico. No obstante lo anterior, para el común de los consumidores o usuarios la palabra ALDO no resulta del todo desconocida, por tratarse de un nombre propio que es utilizado en Colombia por algunas personas. A propósito de los nombres propios, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de mayo de 2011, Radicación número: 11001-03-24-000-2004-00041-01, con ponencia de la H. Consejera MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, expresó: 7.3. Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumerí