CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00173-00-2015

COTEJO MARCARIO – Entre las marcas ALDO MASCONI (mixta) y ALDO PANETTI (nominativa) / NOMBRES PROPIOS – Concepto / NOMBRE PROPIO ALDO - Es inapropiable / MARCA ALDO MASCONI – Registrable al no existir riesgo de confusión con la marca ALDO PANETTI En este caso el análisis tiene que ser diferente, toda vez que las marcas enfrentadas son ALDO MASCONI y ALFO PANETTI y como se concluyó con anterioridad el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por ello es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario […] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos no apropiables, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por elementos no apropiables, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles […] Atendiendo lo anterior el análisis se debe reducir exclusivamente a determinar si hay confusión entre las expresiones que acompañan el nombre ALDO, es decir MASCONI y PANETTI. Puede concluirse con extrema facilidad que entre las expresiones MASCONI y PANETTI no hay lugar a confusión alguna por parte del consumidor medio, a diferencia del antecedente que ya fue fallado por esta Sala, en el caso bajo examen la marca demandada sí se encuentra

acompañada de otro elemento que contribuye a diferenciarla de otras marcas que contengan el nombre ALDO, por lo cual no es factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido, pues no obstante hay semejanzas ortográficas y fonéticas ya que comparten el nombre ALDO, el elemento diferenciador antes aludido (MASCONI y PANETTI) les brinda la posibilidad de coexistir pacíficamente en el mercado. Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta, no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición. Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas pero también las diferencias que existen entre ambas marcas, es preciso manifestar que no se presenta algún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, que haga inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 136

NORMA DEMANDADA: No aplica NOTA DE RELATORIA: Sobre los nombres propios Consejo de Estado Sección Primera sentencias de 12 de mayo de 2011, Radicación 11001-03-24-000-200400041-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; y 12 de febrero de 2015, Radicación

11001-03-24-000-2010-00150-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada como de nulidad relativa en los términos del artículo 172 de la Decisión 486, presentó demanda contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se otorgó el registro como marca del signo ALDO MASCONI en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad ORREGO GOMEZ S. EN C. S.; y se declaró infundada la oposición presentada por la demandante. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00173-00

Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Decide la Sala en única instancia, la demanda interpuesta por el apoderado de la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A. y que se interpreta como de nulidad relativa en los términos del artículo 172 de la Decisión 486, contra las siguientes Resoluciones: 20297 de agosto 25 de 2008, 36421 del 29 de septiembre de 2008 proferidas por la Jefe de la División

de Signos Distintivos y la 44828 del 31 de octubre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se otorgó el registro como marca del signo ALDO MASCONI para identificar servicios de la clase 35. I.- LA DEMANDA 1. - Las pretensiones Como pretensiones la parte actora manifestó las siguientes: “3.1. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 30297 del 25 de agosto de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-1311827, por medio de la cual se concedió el registro de la marca ALDO MASCONI en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad ORREGO GOMEZ

S. EN C. S. 3.2. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 36421 del 29 de septiembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-1311827, por medio de la cual se confirmó la resolución 33120 de 2008 en todas sus partes. 3.3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 44828 del 31 de octubre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-1311827, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución

30297 de 2008, declarando infundada la oposición presentada por Aldo Group International Ag, concediendo el registro de la marca ALDO MASCONI en la clase 35 internacional, agotando la vía gubernativa. 3.4. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3.5. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 3.6. Finalmente pido que se condene en costas a la entidad demandada.”1 2.- Los hechos Los hechos relatados por la actora como fundamento de sus pretensiones están relacionados con los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes términos: Con fecha 13 de diciembre de 2007 la sociedad ORREGO GOMEZ S EN CS solicitó el registro de la marca “ALDO MASCONI” (mixta) para identificar productos y servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial. La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG presentó oposición invocando el registro de su marca “ALDO PANETTI” (nominativa, Clases 35 y 25).

1 Folio 27 del expediente. Así mismo el tercero interesado ALDO MASCONI se opuso invocando el registro de su marca ALDO (nominativa Clases 18, 25 y 35) La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 30297 de 25 de agosto de 2008, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca “ALDO MASCONI” por considerar que ostentaba la distintividad para coexistir en el mercado con la marca opositora “ALDO PANETTI”. Inconforme con esa determinación, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. La decisión fue confirmada en todas sus partes. 3.- Normas violadas y Concepto de la violación La sociedad funda su demanda en la supuesta trasgresión del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la actora manifestó que la marca “ALDO MASCONI” es similarmente confundible con el signo ALDO PANETTI registrado a su nombre en la clase 35, por lo cual no resulta apto para identificar los productos y servicios para los cuales fue otorgado y además de ello porque puede inducir a los consumidores a confusión, error o engaño con respecto al origen empresarial de los productos y servicios identificados con tales marcas. Según expresa, la partícula más distintiva de su marca “ALDO PANETTI”, es la expresión “ALDO” y destaca que las marcas en conflicto, además de ser similares, amparan productos y servicios del mismo género pertenecientes a la misma clase 35 del nomenclátor

internacional. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, se opuso de manera rotunda a las pretensiones de la demanda, por considerar que ellas carecen de sustento jurídico. Según su criterio, el acto acusado, fue expedido dentro del más absoluto respeto por lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina y además de ello la marca “ALDO MASCONI” no solo cumple con todos los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 136 de esa Decisión sino que tiene la suficiente fuerza distintiva para identificar productos y servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que, a su juicio, la marca “ALDO MASCONI” es distintiva y distinta a la marca registrada pues tienen elementos adicionales de carácter nominativo y gráfico, con suficiente fuerza distintiva que permitirían a los consumidores recordar la marca de manera independiente a la marca “ALDO PANETTI” permitiendo así su coexistencia en el mercado. III.- INTERVENCIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS 3.1. El señor SILVANO ALDO SICILIA GUZZO no contestó la demanda. 3.2. La sociedad ORREGO GOMEZ S EN CS manifestó que la marca “ALDO MASCONI” sí reunía los requisitos para ser una marca distintiva ya que por sí sola puede diferenciar e individualizar los productos que distingue y se puede IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Mediante escritos obrantes a folios 307 a 313 y 314 a 318 del expediente, las

partes reiteraron los mismos argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. EI Agente del Ministerio Público guardó silencio y el tercero interesado, hizo lo propio, alegatos obrante a folio 272 a 306. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la Interpretación Prejudicial N° 159-IP-2011 del 25 de junio de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo ALDO MASCONI (mixto) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos ALDO MASCONI (mixto), ALDO PANETTI (denominativo) y ALDO (mixto), será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse

de un signo mixto con parte denominativa compuesta, comparado con marcas denominativas compuestas, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, en el caso del signo mixto con parte denominativa compuesta, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Si al comparar un signo denominativo compuesto y uno mixto con parte denominativa compuesta se determina que en éste predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y si, por otro lado, en el signo mixto con parte denominativa compuesta predomina el elemento gráfico frente al denominativo compuesto, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre dos signos mixtos, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión.

CUARTO: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre la marca ALDO MASCONI que distingue servicios comprendidos en la Clase 35, y las marcas registradas ALDO PANETTI que distingue productos de la Clase 25 y servicios de la Clase 35 y ALDO que distingue productos de las Clases 18, 25 y

servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

QUINTO: El Juez Consultante deberá determinar también si se está en frente de una familia de marcas, para así establecer el riesgo de confusión en el público consumidor.

VI-. DECISIÓN Al no observar la Sala una causal de nulidad que invalide lo actuado, procede a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Problema jurídico a resolver Tal como quedó expuesto al resumir los antecedentes del presente proceso, la parte demandante pretende la declaratoria de nulidad de la Resolución por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declaró infundada la oposición presentada por la sociedad que ahora funge como demandante con respecto a la solicitud de registro de la marca ALDO MASCONI (mixta) presentada por ORREGO GOMEZ S EN C S, para distinguir productos y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo mismo, debe determinarse si esa decisión del Superintendente Delegado es o no contraria a las normas comunitarias aplicables al caso. 2.- Las marcas en conflicto Las marcas en conflicto son las que se señalan a continuación:

MARCA CONCEDIDA Y CUESTIONADA

MARCA CONCEDIDA: ALDO MASCONI (mixta)

EXPEDIENTE: 07-131827

RADICACIÓN: 13 de diciembre de 2017

CERTIFICADO: 365589, vigente hasta el 25 de agosto de 2018.

CLASIFICACIÓN: Clase 35

BIENES Y Gestión de negocios comerciales, administración comercial, compra, venta, exportación, SERVICIOS: comercialización de vestidos, calzados, sombrerería, ropa interior masculina y femenina, camisas, sacos, pantalones, pantaloncillos, camisetas, jeans, shorts, fajas, brassieres, pantys, ropa deportiva, cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería.

TITULAR: ORREGO GOMEZ S EN C S SUCESORES

MARCA OPOSITORA PREVIAMENTE REGISTRADA MARCA OPOSITORA: ALDO PANETTI (Nominativa) CERTIFICADOS: 351.812 vigente hasta el 21 de junio de 2017

CLASIFICACIÓN: Clase 35

BIENES Y Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina

SERVICIOS: TITULAR: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG 3.- Normatividad aplicable Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial ut supra mencionada y en aras de poder establecer si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad andina en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los siguientes artículos de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que se transcriben a continuación, por tratarse precisamente de las normas que a juicio de ese Tribunal deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.

DECISIÓN 486

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o bienes y servicios, o para productos o productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 4.- Análisis de los cargos De conformidad con las disposiciones comunitarias anteriormente trascritas, un signo puede ser registrado como marca siempre que reúna los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresado de otra manera, no son susceptibles de registro aquellos signos cuyo uso puede afectar indebidamente el derecho de un tercero, en especial, cuando son idénticos o semejantes a una marca previamente registrada o a otra cuyo registro ya ha sido solicitado por un tercero para identificar los mismos productos y servicios, o para productos y servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o asociación. Tampoco

pueden registrarse aquellas marcas que reproducen, imitan, traducen, transliteran o trascriben total o parcialmente un signo distintivo notoriamente conocido, cualesquiera que sean los productos y servicios a los que se aplique. No son registrables tampoco aquellos signos cuyo uso puede dar lugar al aprovechamiento parasitario y abusivo del prestigio de una marca previamente registrada o acarrear la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. Para los fines del presente proceso, deberá tenerse en cuenta que para que se presente un riesgo de confusión o asociación debe haber identidad o semejanza entre las marcas desde el punto de vista visual, conceptual o fonético y/o una conexidad competitiva entre los productos y servicios que ellas identifican. Para poder determinar si existe dicha conexidad competitiva, debe analizarse la finalidad de los productos o servicios; la clase marcaria a la cual pertenecen; la posible relación de complementariedad o intercambiabilidad que pueda existir entre ellos; los medios empleados para su comercialización y el tipo de consumidores a los cuales van dirigidos. Respecto de estos últimos, es necesario establecer si se trata de consumidores medios o de consumidores profesionales, expertos, experimentados o elitistas, a lo cual se suma la necesidad de determinar si los productos y servicios son o no de consumo masivo o selectivo. Como quiera que el sub lite gira alrededor del conflicto entre las marcas ALDO MASCONI (Mixta) y ALDO PANETTI (Nominativa), ambas de la Clase 35, se impone la aplicación de las reglas de cotejo enunciadas en la Interpretación Prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, a efectos de establecer los

posibles riesgos de confusión y/o asociación antes mencionados. Según lo manifestado por el Tribunal Andino de Justicia, el cotejo de las marcas debe orientarse a establecer si desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico, se presenta alguna similitud, de acuerdo con los siguientes criterios: La similitud ortográfica se da por la semejanza de letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, debe (sic) tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante (el. 93). Según las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar compuestas por distinto número de letras y sílabas. Sin embargo, existen ciertas similitudes y coincidencias en sus aspectos estructurales y ortográficos, tal como se puede apreciar a continuación: MARCA CUESTIONADA A L D O M A S C O N I 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

MARCA OPOSITORA A L D O P A N E T T I 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

En primer término, ambas marcas son de naturaleza compuesta por contener dos (2) palabras, la primera de (4) letras (2 consonantes y 2 vocales) que son exactamente las mismas que aparecen contenidas en la marca demandada, en tanto que la segunda tiene siete (7) letras (4 consonantes y 3 vocales), tal como se ilustra a continuación:

LAS CONSONANTES EN LA MARCA CUESTIONADA L D M S C N 2 3 1 3 4 6

LAS CONSONANTES EN LA MARCA OPOSITORA L D P N T T 2 3 1 3 5 6

LAS VOCALES EN LA MARCA CUESTIONADA A O A O I 1 4 2 5 7

LAS VOCALES EN LA MARCA OPOSITORA A O A E I 1 4 2 4 7

Las dos marcas reproducen la denominación ALDO. Sin embargo, es de anotar que las vocales y consonantes de las expresiones que le siguen (MASCONI y PANETTI), conforman un elemento distinto. Con todo, no puede desconocerse que la marca demandada reproduce el primero de los elementos que conforman la marca registrada a nombre de la actora. Por otra parte y debido precisamente a la conformación y extensión de las marcas sometidas a cotejo, su composición silábica resulta ser parecida, tal como se puede apreciar enseguida:

LAS SÍLABAS EN LA MARCA CUESTIONADA

AL DO MA CO NI S 1 2 1 2 3

LAS SÍLABAS EN LA MARCA OPOSITORA AL DO PA NE TTI 1 2 1 2 3

No se puede afirmar que las marcas en conflicto sean idénticas, sí es dable

predicar que ellas presentan ciertas similitudes y coincidencias desde el punto de vista ortográfico y estructural, que se concretan en la expresión “ALDO”: A L D O M A S C O N I A L D O P A N E T T I En suma, aunque las marcas enfrentadas no son totalmente iguales o idénticas en el plano ortográfico, resultan ser muy parecidas por cuanto la marca cuestionada reproduce una de las expresiones contenidas en la marca opositora y en su elemento diferenciador comparten la misma cantidad de vocales, consonantes y silabas. Por las mismas razones, los signos guardan algún grado de semejanza debido a que la expresión “ALDO” se pronuncia de la misma manera en ambos casos. Para apreciar ese grado de similitud basta con pronunciar los de viva voz y de manera sucesiva, tal como lo recomienda el Tribunal Andino: - ALDO MASCONI – ALDO PANETTI - - ALDO MASCONI – ALDO PANETTI - - ALDO MASCONI – ALDO PANETTI - - ALDO MASCONI – ALDO PANETTI - - ALDO MASCONI – ALDO PANETTI - - ALDO MASCONI – ALDO PANETTI -- ALDO MASCONI – ALDO PANETTI – En suma, aunque las expresiones “MASCONNI” y “PANETTI” le imprimen a los conjuntos resultantes una sonoridad distinta, es preciso admitir que existe una semejanza fonética evidente entre los signos enfrentados. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, las expresiones ALDO MASCONI y ALDO PANETTI no tienen en idioma castellano un significado específico. No

obstante lo anterior, para el común de los consumidores o usuarios la palabra ALDO no resulta del todo desconocida, por tratarse de un nombre propio que es utilizado en Colombia por algunas personas. A propósito de los nombres propios, la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 12 de mayo de 2011, Radicación número: 11001-03-24-000-200400041-01, con ponencia de la H. Consejera MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, expresó: 7.3. Los nombres propios como marcas De acuerdo con la Gramática de la Lengua Castellana de Andrés Bello (1847), por nombre propio se entiende “el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia”” Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual que los diseñadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos, perfumería y calzado registren sus nombres y apellidos como marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo Boss). Esta práctica también es usual en la costumbre nacional, según se puede constatar en Internet -a la cual la Sección ha reconocido valor probatorio-. Ciertamente, la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en Colombia es usual que los diseñadores registren sus nombres completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios que ofrecen en el mercado. [A título ejemplo en este fallo se relacionan varios casos puntuales] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 02-IP-95, ha sostenido este criterio al puntualizar que “los

únicos que tienen el derecho de registrar su nombre como marca, son los titulares o sus herederos y nunca terceros no autorizados,… abriendo así la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrarlos.”2 De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de nombres propios como marcas para identificar bienes o servicios. En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT contra la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo “JOHANN MARÍA FARINA” (etiqueta), pese a estar previamente registradas las marcas “JEAN MARIE FARINA” y “JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora

ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los nombres propios no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que la negación como marca de un signo que se forme con un nombre propio, no puede fundamentarse en la sola circunstancia de su similitud con otro que se forma con el mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues debe apreciarse si otros elementos permiten su diferenciación . (El resaltado no es propio del texto) Con sustento en esas premisas, la Sala concedió el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, con las consideraciones que por su

pertinencia para el caso presente, resulta relevante transcribir. Discurrió así: “No se remite a duda que la expresión en idioma francés JEAN MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su equivalente en idioma alemán JOHANN MARÍA FARINA. Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 02-IP-95 G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996. consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano. En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora. Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés”3 (El resaltado no es propio del texto) En el caso bajo examen, el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario. En un caso similar la Sala4 consideró que se debía declarar la nulidad de la marca mixta “ALDO” por las siguientes razones:

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la marca demandada no se encuentra acompañada de ningún otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras marcas que contengan la misma expresión, por lo cual es de suyo factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido debido a las semejanzas ortográficas y fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento diferenciador antes aludido. Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta,5 no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición. Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas que existen entre ambas marcas, es preciso determinar si se presenta algún riesgo de confusión, asociación o aprovecham