CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00174-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre el signo SPOROX y la marca ESPORIX previamente registrada en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza – PALABRA DE USO COMÚN – No lo es la partícula SPOR en relación con los productos farmacéuticos / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo SPOROX por existir similitud con la marca ESPORIX y riesgo de confusión En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «SPOROX» está compuesto por 6 letras, que puede ser dividido en dos sílabas: [E]SPO – ROX. El signo distintivo «ESPORIX» está compuesto por 7 letras y puede ser dividido en dos sílabas: ESPO – RIX. Los signos coinciden casi por las mismas vocales O – O en la marca solicitada y E – O – I en el signo previamente registrado. Aunado a ello la composición de las consonantes y su orden en los signos resulta ser el mismo, S – P – R – X en el signo solicitado y S – P – R – X, en el registrado. Se observa, entonces, que los signos enfrentados, presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto que comparten una vocal y las mismas consonantes. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que

ellos se escuchan de forma muy parecida […] En relación con los productos que pretenden identificar las marcas en conflicto, cabe indicar que la marca «SPOROX» pretende amparar “soluciones para esterilizar y desinfectar instrumental médica y dental”. En relación con la marca «ESPORIX», previamente registrada, se tiene que ella ampara “productos farmacéuticos y medicamentos”. Al respecto, la Sala resalta que el empresario propietario de la marca registrada puede tener en el mercado los productos que se pretenden amparar con la marca solicitada. Aunado a ello, podrían compartir los mismos canales de comercialización y suelen expenderse en los mismos establecimientos, pues generalmente se venden en droguerías y su publicidad se hace normalmente en revistas especializadas. En suma, la Sala advierte que ambos signos amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, vale decir, productos farmacéuticos lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00174-00

Actor: DSHEALTHCARE INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: SIGNOS SPOROX Y ESPORIX - ANÁLISIS DE CONFUNDIBILIDAD DE MARCAS FARMACÉUTICAS La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad DSHEALTHCARE INC., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 50228 de 28 de noviembre de 2008, “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y se negó el registro de la marca SPOROX, solicitada en su momento por la sociedad SULTAN HEALTHCARE INC. quien cedió los derechos de la misma a la sociedad actora, para identificar productos comprendidos dentro de la Clase 5 Internacional, de la Clasificación

Internacional de Niza. I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

II.- ANTECEDENTES

II.1. La demanda. La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda

en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes pretensiones:

1. Que se declare la nulidad de la Resolución 50228 del 28 de noviembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 0695540, por medio de la cual se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A., y se negó el registro de la marca SPOROX a la actora, la sociedad Sultan Healthcare Inc., en clase 5

Internacional.

2. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicita se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca SPOROX para identificar soluciones para esterilizar y desinfectar instrumental médico y dental, productos comprendidos en la Clase 5 Internacional a nombre de la sociedad DSHEALTHCARE INC.

3. De acuerdo con lo anterior, pide que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio expedir el correspondiente certificado de registro a la marca SPOROX para identificar soluciones para esterilizar y desinfectar instrumental médico y dental, productos comprendidos en la Clase 5 Internacional.

4. Igualmente, solicita que se comunique la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y que se expida copia de la misma ordenando su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

5. Finalmente, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo, la

resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo y, condenar en costas a la entidad demandada. II.2.- Fundamentos de hecho. Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 22 de septiembre de 2006, la sociedad SULTAN HEALTHCARE INC., solicitó el registro de la marca SPOROX para identificar productos comprendidos dentro de la Clase 5 Internacional: Soluciones para esterilizar y desinfectar instrumental médico y dental. La solicitud fue radicada en el expediente administrativo 06-95540 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 569 de 31 de octubre de 2006. Dentro del término de ley, las sociedades LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y DERMACARE S.A., a través de apoderado, presentaron oposición en contra de la solicitud de registro de la marca SPOROX de la Clase 5 Internacional. Mediante la Resolución 35972 de 29 de septiembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y DERMACARE S.A. y concedió el registro de la marca SPOROX en la Clase 5 Internacional a la sociedad SULTAN

HEALTHCARE INC.

En contra de la anterior decisión la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

El recurso de reposición fue decidido a través de la Resolución 44418 de 31 de octubre de 2008, proferida por la Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se confirmó la decisión recurrida. El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución 50228 de 28 de noviembre de 2008, acto que revocó la decisión contenida en la Resolución 35972 de 2008 en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. y NEGÓ el registro de la marca SPOROX solicitada para identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional a la actora. Mediante contrato de cesión de marcas celebrado con la sociedad DSHEALTHCARE INC el 2 de febrero de 2009, la sociedad SULTAN HEALTHCARE INC, solicitante del signo, cedió todos los derechos marcarios mencionados en el primer punto de la demanda y, en consecuencia, la sociedad DSHELATHCARE INC adquirió los derechos a la expectativa sobre el signo SPOROX, y para hacer valer cualquier prerrogativa que pueda surgir respecto del mismo signo. II.3.- Normas violadas y concepto de la violación. Estima la parte actora que la Resolución 50228 de 28 de noviembre de 2008 contraviene por infracción directa el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y por aplicación indebida el artículo 136 literal a) de la misma

Decisión.

Explicó el concepto de la violación en los siguientes términos:

Señaló que la resolución acusada es contraria al espíritu de la normatividad andina pues al negar el registro de la marca SPOROX sobre el supuesto de que el signo genera riesgo de confusión al confrontarse con la marca ESPORIX, desconoce los criterios de comparación marcaria. Indicó que entre los referidos signos no existe confundibilidad, bajo los siguientes presupuestos: (i) Uso común de la expresión SPOR en la clase 5 internacional (ii) Análisis de confundibilidad de las marcas en conflicto e, (iii) Inexistencia en la relación de los productos. (i) Uso común de la expresión SPOR en la clase 5 internacional Señaló que revisada la base de datos de las marcas previamente registradas en la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontraron en la Clase 5 Internacional los siguientes registros marcarios: Sportagen, Sportak, Sporicidin, Sporasec, lo cual significa que la expresión SPOR es de uso común para identificar productos comprendidos en la Clase 5 Internacional, razón por la cual no puede ser apropiada por nadie y sobre ella no se puede obtener derecho de exclusividad. Añadió que en el presente caso se pretende identificar productos comprendidos dentro de la clase 5, es decir, productos farmacéuticos, los cuales se caracterizan por incluir muchas expresiones y prefijos de uso común, no susceptibles de ser apropiados por un solo titular y se excluyen, por ende, del análisis marcario. Precisó, en estos términos que contrario al análisis efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la partícula SPOR es de uso común y, por ende, no es viable negar el registro de otro signo que la reproduce.

(ii) Análisis de confundibilidad de las marcas en conflicto. Señaló que para que una marca sea confundible se requiere que concurran dos elementos principales: que las marcas presenten riesgo de confusión y que igualmente exista riesgo de asociación, de tal manera que de no presentarse estos presupuestos no se configura la confundibilidad. Indicó que no existe confusión directa porque entre las marcas a compararse no existen elementos suficientes para considerar que las mismas son confundibles, partiendo de la base de que la expresión SPOR es común y, por lo tanto, no es susceptible de ser utilizada dentro del cotejo. Adujo respecto del análisis ideológico que los signos en disputa SPOROX y ESPORIX, se ubican dentro de las marcas denominadas de fantasía caracterizadas porque no tienen un significado lo que las hace fácilmente diferenciables en tanto no evocan un significado que pueda ser recordado por el consumidor, de tal manera que éste deberá aprehender la nueva palabra y enlazarla con los productos. Añadió que al estar frente a un producto farmacéutico, el consumidor deberá hacer un mayor esfuerzo interpretativo para identificar las palabras, haciendo que las diferencias entre las marcas sean relevantes. Precisó respecto del análisis fonético que ante la carencia de confundibilidad ideológica el esfuerzo para recordar las palabras lo hará identificar las diferencias, unido a que las expresiones utilizadas en el lenguaje farmacéutico son particulares y especiales por su contexto. Señaló que, partiendo de la base de que la expresión SPOR es común dentro de la Clase 5, el análisis ha de realizarse sobre las expresiones adicionales que se

encuentran en las marcas en conflicto. RIX – ROX, las cuales no ofrecen confundibilidad fonética en tanto tales expresiones al pronunciarse producen sonidos diferentes, no sólo por tratarse de dos vocales diferentes, sino también porque una es abierta y la otra es cerrada; lo que hace que la información que recibe el cerebro causa tal impacto en el consumidor que le permitirá recordarlas con mayor facilidad. Precisó que tampoco hay confundibilidad indirecta la cual por definición consiste en que el vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común; así las cosas las marcas farmacéuticas provienen de nombres complejos que normalmente comparten elementos comunes con otras marcas de la misma naturaleza, lo cual hace que el consumidor necesariamente deba recordar el nombre de la marca que necesita, o de lo contrario podría adquirir medicamentos diferentes. (iii) Inexistencia en la relación de los productos Manifestó que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Andino en el mercado pueden existir marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos. Además, indicó que para identificar las diferencias entre productos que lleven al a coexistencia entre marcas, se requiere del análisis de los siguientes aspectos: clase del nomenclador en la que se encuentran, los canales de comercialización, los medios de publicidad, complementariedad de los productos y si pertenecen al mismo género. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA III.1. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda en el que defendió la legalidad de los actos acusados.

En este sentido expresó: Con la expedición del acto acusado no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en especial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y del artículo 134 de la mencionada decisión.

Con el signo solicitado SPOROX (nominativo) Clase 5 internacional, no es registrable como marca, en la medida en que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, como acertadamente lo señaló la resolución acusada. Con el signo SPOROX (nominativo) Clase 5 Internacional no se cumplen los presupuestos previstos en el citado literal para su aplicabilidad, de una parte, el signo SPOROX (nominativo) se asemeja en gran medida a la marca registrada ESPORIX (nominativa) de titularidad de la empresa Laboratorios Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. y, de otra parte, los productos que pretende identificar, esto es, comprendidos en la Clase 5 Internacional no sólo se encuentran en el mismo nomenclátor que los de aquella, sino que además, resultan ser complementarios, comparten canales de publicidad y tienen semejantes medios de comercialización; por ende, de concederse el registro como marca del signo SPOROX (nominativo) Clase 5 Internacional, se expondría al consumidor al riesgo de confusión o asociación que previene, esto es, se encontraría incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la comunidad Andina. Que gráfica y fonéticamente, el signo SPOROX (nominativo) solicitado es

“semejantemente confundible” con el signo de la marca previamente registrada ESPORIX (nominativa). Que en su aspecto visual o gráfico, tienen casi idéntica estructura SPOROX Vs. ESPORIX, se conforman casi del mismo número de letras, 6 Vrs. 7, las consonantes se ubican de manera idéntica, SPRX Vs. SPRX y comparten algunas vocales, la única diferencia existente es la iniciación “S” y “ES” que sin embargo se escuchan y pronuncian de forma idéntica, esto es “ES” y, la vocal O por la vocal final I, no obstante esta situación no otorga al signo solicitado SPOROX, la suficiente capacidad para ser distintivo y, por lo tanto, registrable, por las razones anotadas. Que en su aspecto fonético o auditivo, el signo cuyo registro se solicita suena y se pronuncia de forma “similarmente confundible” con la marca previamente registrada, esto es, SPOROX Vs. ESPORIX con lo cual se podría inducir en error al consumidor, así sea reducido y específico, respecto del origen empresarial del signo y los productos que éste identifica. Que el actor da a entender que con base en los actos revocados y algunos registros marcarios existentes se puede colegir que la expresión SPOR es de uso común para la Clase 5 Internacional y, por ende, la expresión no es apropiable por ningún empresario en particular, razón por la cual el cotejo debió realizarse respecto de las terminaciones OX Vs. IX o más bien respecto de las vocales O Vs. I, las cuales supuestamente deberá recordar el consumidor a efectos de no

confundirse. Que el hecho de que existan marcas registradas en la Clase 5 Internacional que incluyan la sílaba POR precedida por la letra S no indica que SPOR sea de uso común y que por ello se deba fraccionar para efectos del cotejo marcario; las expresiones de uso común en los productos farmacéuticos se refieren a principios activos y SPOR no refiere ningún principio activo de medicamento alguno, por tanto el cotejo debía efectuarse en conjunto, evitando el fraccionamiento y vistas las dos expresiones SPOROX y ESPORIX, es evidente que son confundibles acudiendo más a las semejanzas y más, de la posición del consumidor, quien por la similitud de los signos podría verse incurso en error. Que la terminación “O” o más bien “OX” del signo solicitado SPOROX no es razón suficiente para la registrabilidad del signo, en tanto ni la letra O ni la sílaba OX, otorgan distintividad al signo SPOROX, más aún cuando los signos deben estudiarse en su conjunto y no de forma fraccionada. Que como primer factor de conexidad se encuentra que los productos que identifican el signo se encuentren en el mismo nomenclátor, lo que es evidente en el presente caso, pues ambos signos SPOROX y ESPORIX amparan productos comprendidos en la Clase 5 Internacional, y ,además, es indubitable que las soluciones para esterilizar y desinfectar instrumental médico y dental, pueden tener como objeto los productos farmacéuticos y medicamentos que ampara la marca registrada ESPORIX y que al empresario de ESPORIX, para tener sus productos en el mercado, puede requerir las soluciones para esterilizar y

desinfectar que pretende amparar SPOROX, lo que significa que hay clara complementariedad y finalidad. Las sociedades Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A. y DERMACARE S.A., terceros vinculados por tener interés directo en las resultas del proceso, no contestaron la demanda. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demandada presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en la demanda y su contestación. Los terceros con interés directo en las resultas del proceso no intervinieron en esta etapa. El Ministerio Público no presentó alegato de conclusión. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 22-IP-2013 de fecha 15 de marzo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la

mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

4. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Para su comparación, se seguirán las reglas establecidas en esta providencia. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre

sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

6. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos de la misma clase que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite”.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA VI.1.- La resolución acusada Mediante la Resolución 50228 de 28 de noviembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL S.A., revocó las demás partes de la decisión contenida en la Resolución 35972 de 29 de septiembre de 2008 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y negó a la sociedad

demandante el registro como marca denominativa del signo SPOROX, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 Internacional. VI.2.- La normativa aplicable El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad

Andina:

DECISIÓN 486

“(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; Precisó igualmente el Tribunal Andino de Justicia: Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.1 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.2 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en 1 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

ANDINA. 2 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.3 VI.3.- Las reglas de cotejo marcario El artículo 134 define a la marca como «(…) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (…)». Frente al concepto de marca, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado: «La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el co