CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00178-00-2018

COTEJO MARCARIO – La expresiones genéricas y de uso común no pueden ser apropiadas por un solo titular marcario / EXPRESIÓN GENÉRICA – Lo es CÓMPUTO en la clase 9 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es el término S.A. en las clases 9, 39 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIONES GENÉRICAS Y DE USO COMÚN – Deben excluirse del examen de confundibilidad [L]a Sala se pronunciará frente al argumento de la parte demandada en relación con las palabras COMPUTO y S.A., consistente en que la primera es una expresión genérica respecto de los productos que identifican y, la segunda, es de uso común al ser un tipo societario, razón por la que deben excluirse del cotejo marcario. […] [L]a Sala recuerda que al conformarse una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas, generalizadas o de uso común, sin que por ello puedan ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. […] En el sub lite, se tiene que la palabra COMPUTO es una expresión genérica en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto se refiere a aparatos científicos o eléctricos. […] Ahora bien, en relación con la expresión S.A., la Sala advierte que además se ser un tipo societario de conformidad con la regulación del Código de Comercio, como bien lo precisó el

apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, también es un término de uso común en las clases 9, 39 y 42 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. […] En este contexto, la Sala considera que le asiste razón a la entidad demandada al sostener en el acto acusado y en la contestación de la demanda del proceso de la referencia, que la palabra COMPUTO es genérica y la expresión S.A. es de uso común lo que impone, entonces, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que tales expresiones sean excluidas del examen de confundibilidad.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 21 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00471-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 1 de marzo de 2018, Radicación 11001-03-24-000-2009-00200-00,

C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto MKC MAKRO COMPUTO S.A y las marcas mixtas MAKRO / SIGNO DE FANTASÍA – Lo es MAKRO / REGISTRO MARCARIO - Improcedencia frente al signo mixto MKC MAKRO COMPUTO S.A por existir similitud y riesgo de confusión indirecta con las marcas MAKRO Se observa, […] que los signos enfrentados, presentan significativas similitudes desde el punto de vista ortográfico, en cuanto el signo solicitado reproduce en su integridad la marca previamente registrada. […] Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente presentan un grado de similitud sustancial que

puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo […] constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma muy parecida. […] Cabe resaltar que la semejanza fonética no se desvirtúa con la presencia de las letras MKC, dado que la palabra MAKRO es el elemento de renombre y que predominante en el conjunto. Si bien es cierto que la expresión MKC en principio es arbitraria, también lo es que la misma evoca directamente el contenido del signo solicitado MAKRO COMPUTADORES, lo cual no influye ni crea un elemento distintivo del signo respecto de las demás marcas registradas. […] [L]a Sala advierte que no es dable comparar ideológicamente los signos, por cuanto que el vocablo MAKRO es de fantasía y, por lo tanto, no tiene un significado en sí mismos ni generan un concepto en la mente del consumidor que permita hacer una comparación. […]Las consideraciones anteriores permiten concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de dichos signos en el mercado. […] [S]e observa que los signos en conflicto se encuentran vinculados al compartir la misma naturaleza y finalidad, esto es, al referirse a aparatos, equipos e instrumentos informáticos y tecnológicos, de procesamiento de datos, ordenadores y computadores. También se advierte complementariedad entre los mismos como consecuencia de la utilización de los productos. Bien lo consideró la

Superintendencia de Industria y Comercio cuando advirtió que “[…] el signo solicitado pretende identificar exactamente algunos de los productos que identifica la marca registrada […]”. Así las cosas, su comercialización se realiza empleando los mismos medios de promoción y publicidad y utilizando los mismos canales de distribución, lo cual puede contribuir de manera significativa a que se presente un riesgo cierto de confusión. […] Así las cosas, del cotejo sucesivo y de las similitudes detectadas antes expuestas, la Sala concluye que se presenta una confusión indirecta por la presencia de los términos MAKRO, al generar una idea de asociación en sede del consumidor, pues equivocadamente puede inferir que los productos ofrecidos por ambas marcas provienen de un mismo empresario, ya que comparten los mismos canales de distribución y de publicidad, y las semejanzas entre los elementos predominantes en las marcas imposibilitan su diferenciación.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00178-00

Actor: MAKRO COMPUTO S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: MKC MAKRO COMPUTO S.A. – MAKRO La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad MAKRO COMPUTO S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 43951 de 31 de octubre de 2008, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad MAKRO COMPUTO S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Que es nula la Resolución 43951 del 31 de octubre de 2008, mediante la cual el señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en su carácter de AD QUEM y agotando vía gubernativa,

resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí tercero ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, y negó el registro para la marca mixta MKC MAKRO COMPUTO S.A., en la clase 9ª, con fundamento en la oposición presentada, basada ésta última en las marcas MAKRO.

2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, solicito se declare infundada la oposición presentada por la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG y se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta MKC MAKRO COMPUTO S.A., en la clase 9ª internacional de Niza a nombre de MAKRO COMPUTO S.A., de conformidad con la solicitud de registro presentada para dicho efecto.

3. Adicionalmente, solicitamos se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la inscripción del certificado de registro de la marca MKC MAKRO COMPUTO S.A., en la clase 9ª, en el Libro de Registro de Marcas, así como la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”.

I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad MAKRO COMPUTO S.A., presentó solicitud de registro de la marca MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 574 el 28 de febrero de 2007, frente a la cual presentó oposición la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, con fundamento en las

siguientes marcas mixtas registradas en Colombia:

MARCA CLASE CERTIFICADO MIKRO 9 329757

MK TECH 11 296182

MAKRO 11 173515

MAKRO 39 173053

MAKRO 42 173054

MAKRO 42 157285

Afirmó que mediante la Resolución 22531 de 27 de junio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y negó el registro solicitado, lo anterior con fundamento en el riesgo de confusión con las marcas previamente registradas MAKRO. Recordó que la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución 26911 de 29 de julio de 2008, resolvió el recurso de reposición, revocando la Resolución 22531, declarando infundada la oposición y concediendo el registro solicitado. Aseveró que la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, presentó recurso de apelación en contra del anterior acto administrativo. Finalmente, manifestó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 43951 de 31 de octubre de 2008, resolvió el recurso interpuesto, revocando la Resolución 26911 y confirmando la Resolución 22531, antes mencionadas. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que con la resolución demandada la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134, 135 literales b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] negó el

registro de una marca que cumplía a cabalidad con todos y cada uno de los presupuestos requeridos para que una expresión pueda constituirse en marca, dentro de las cuales se encuentra la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica […]”. Adujo que es inexistente el conflicto de confundibilidad, por cuanto “[…] se evidencia que las marcas no se asemejan de forma que puedan inducir al público en error, por cuanto las diferencias entre las marcas enfrentadas las hacen inconfundibles […]”. Agregó que no existe visual ni fonéticamente riesgo de confusión entre los signos en controversia. Además, alegó que las marcas cotejadas difieren en su conformación la cual le otorga la suficiente distintividad a las mismas. Señaló que las expresiones MKC MAKRO COMPUTO S.A. y MAKRO, independientemente de su parecido, evocan ideas completamente diferentes, más aún por tratarse de signos que la doctrina ha denominado como de fantasía, y que la parte figurativa es relevante dentro del signo que se pretende registrar. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Aseveró que el signo solicitado reproduce en su totalidad la parte denominativa de

las marcas previamente registradas MAKRO y en cuanto a sus demás elementos, anotó que los mismos no le otorgan la distintividad necesaria para acceder a su registro. Aseveró que del examen de confundibilidad se deben excluir las expresiones COMPUTO y S.A., al ser palabras genéricas y de uso común. Advirtió que “[…] el consumidor promedio, desprevenido, al escuchar el signo solicitado en el mercado, muy seguramente se verá inducido a error en la medida que pensará que el signo MKC MAKRO COMPUTO S.A., es una nueva línea de la marca ya registrada MAKRO o proviene del mismo origen empresarial […]”. Finalmente, en cuanto a los productos que busca amparar el signo solicitado, sostuvo que entre las marcas opositoras hay una que “[…] ampara servicios de la clase 42, los que son conexos competitivamente con los productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza […]”. II.3. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, a pesar de haber sido notificado en debida forma del auto admisorio de la demanda, no se pronunció sobre los supuestos de hecho y derecho del libelo demandatorio. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 23-IP-2013 de fecha 5 de junio de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación,

son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MKC MAKRO COMPUTO S.A., y los mixtos MAKRO, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si las palabras COMPUTO y S.A. son de uso común o genéricas en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común o genérica.

QUINTO: La corte consultante deberá determinar si la palabra MAKRO

establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.

SEXTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

SÈPTIMO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación,

traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

OCTAVO: El Tribunal advierte que el análisis sobre vinculación competitiva sólo se debe realizar si no se prueba la notoriedad de la marca mixta MAKRO, ya que dicha clase de marcas se protege más allá del principio de especialidad.

Como los signos en conflicto amparan productos y servicios de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios y productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la

posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia […]”. IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 5 de noviembre de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público y el tercero con interés en las resultas del proceso en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad MAKRO COMPUTO S.A., en el libelo de la demanda, respecto de la legalidad de la Resolución 43951 de 31 de octubre de 2008, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134, 135 literales b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma no es confundible con las marcas MAKRO (mixtas) previamente registradas a

nombre de la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG. V.2.- Las causales de irregistrabilidad El apoderado de la parte actora invoca como causal de irregistrabilidad la consagrada en los artículos 134, 135 literales b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro […]”. “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) Carezcan de distintividad […]”. “[…] Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. V.3. - El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse signos que sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, o cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada.

Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2.

Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4. - Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria4 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”. 4 Ibídem. consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto). De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5. - La comparación de los signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Signo solicitado - Marcas registradas Certificado 173515 Certificado 173053 Certificado 173054 Certificado 157285 Una vez se verificó que las marcas en controversia se encuentran conformadas por uno o varios elementos nominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez

que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. Al respecto, y previa revisión de los signos distintivos, la Sala encuentra que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores. En efecto, bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio al señalar que la parte gráfica a la que alude el solicitante simplemente resalta la letra K como determinante del conjunto, sin que logre romper el vínculo intelectual al cual se remite el consumidor, razón por lo que la parte denominativa es la que predominada y frente a la cual se debe realizar el cotejo marcario de conformidad con las reglas elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables […]”. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, sostuvo lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […].”5 V.6. - Análisis de la comparación de los signos

Como se señaló previamente, mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo MKC MAKRO COMPUTO S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, siguiendo los parámetros antes enunciados, se procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales de las cuales se pueda desprender la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor. Previamente al examen de confundibilidad, la Sala se pronunciará frente al argumento de la parte demandada en relación con las palabras COMPUTO y S.A., 5 Radicación número: 11000-03-24-000-2010-00471-00, veintiuno (21) de abril de dos mil dieciséis (2016), Actor: ANA MARÍA BRICEÑO LINARES, Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA consistente en que la primera es una expresión genérica respecto de los productos que identifican y, la segunda, es de uso común al ser un tipo societario, razón por la que deben excluirse del cotejo marcario. Sobre el particular, el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina en la interpretación que rindió en el proceso de la referencia, manifestó que se “[…] debe determinar si las palabras COMPUTO y S.A. son de uso común o genéricas […] y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común o genérica […]”.

En este sentido, la Sala recuerda que al conformarse una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descri