CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00182-00-2018

SOLICITUD DE REGISTRO – Modificación. Oportunidad Visto el artículo 143, párrafos 1º. y 2º. de la Decisión 486, es claro que el solicitante tiene la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la oficina nacional competente, al realizar el examen de forma; no obstante, precisa la Interpretación Prejudicial, que la restricción o exclusión de productos no le confiere, per se, el derecho al registro de una marca en cuanto que corresponde a la administración analizar los elementos esenciales que debe reunir el signo solicitado para decidir su registro (…) Visto también el párrafo 3º. del mismo artículo, la Sala precisa que la modificación de la solicitud, solo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto YOKOMOTOS y la marca mixta YOKOMOTOR previamente registrada en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo son MOTO y MOTOR en la clase 12 / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Exclusión del análisis de confundibilidad / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es YOKO / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo mixto YOKOMOTOS en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza por carecer de fuerza distintiva y existir conexión competitiva con los productos de la marca YOKOMOTOR previamente registrada en la misma clase [U]na vez realizada la comparación del signo y de la marca, de manera sucesiva;

teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, y, que los términos MOTO y MOTOR son descriptivos en relación con los productos de la Clase 12, la Sala presumirá el riesgo de confusión, debido a que el signo solicitado no posee fuerza distintiva que permita al consumidor diferenciarlo de la marca previamente registrada. Por ello, para efectos de confirmar el riesgo de confusión, resulta necesario analizar el segundo supuesto del artículo 136 literal a) que es la conexión competitiva entre los productos identificados. (…) La Sala considera, que en el caso bajo estudio, existe una conexidad entre los productos que identificarían el signo solicitado y la marca registrada, por lo cual no solo existe riesgo de confusión sino además de asociación por cuanto que es posible que el consumidor, al enfrentarse a los productos, los atribuya a un mismo origen empresarial, y crea que el empresario de YOKOMOTOR introdujo en el mercado con su marca una nueva línea de productos para motocicletas, o crea que son empresas que tienen una relación o vinculación económica. Por lo anterior, la Sala concluye que, en el presente caso se configura la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000, motivo por el cual el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 143 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00182-00

Actor: COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Referencia: Modificación de la solicitud durante el trámite. Criterios de comparación entre signos y marcas mixtas. Riesgo de confusión directa y de asociación.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Comercializadora de Repuestos Yokomotos Ltda. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 26696 de 29 de julio de 2008, 34246 de 11 de septiembre de 2008 y 51510 de 4 de diciembre de 2008. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Comercializadora de Repuestos Yokomotos Ltda., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial1, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad, prevista en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de enero de

19843, en adelante el Código Contencioso Administrativo, contra la 1 Cfr. Folio 2 2 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 26696 de 29 de julio de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 34246 de 11 de septiembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 51510 de 4 de diciembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones negaron la solicitud de registro del signo mixto YOKOMOTOS para identificar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante solicitó a título de restablecimiento de derecho que se ordene

a la demandada conceder el registro del signo mixto YOKOMOTOS para identificar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones4

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones: “[…] PRIMERA. Que se declare la nulidad de la Resolución número 26696 de 29 de julio de 2008, por la cual se dispuso declarar fundada la oposición y se negó el registro de la marca mixta YOKOMOTOS solicitada por la sociedad COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTDA. para identificar productos comprendidos en la clase 12 de la clasificación internacional de Niza, exclusivos para MOTOCICLETA.

SEGUNDA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 34246 de 11 de septiembre de 2008, por medio de la cual se decidió el recurso de reposición negando las pruebas solicitadas y se confirmó lo decidido en la Resolución 26696 de fecha 29 de julio de 2008 proferida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 4 Cfr. Folios 108 y 109 TERCERA. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 51510 de 4 de diciembre de 2008, mediante la cual se desató el recurso de apelación disponiendo confirmar la decisión contenida en la Resolución número 26696 de 29 de julio de 2008, proferida por la Jefe de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. CUARTA. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca MIXTA

YOKOMOTOS en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTDA. para identificar productos exclusivos para motocicletas comprendidos en la clase 12 de la clasificación internacional de Niza. QUINTA. Que se ordene la publicación de la sentencia que acoja las pretensiones de la presente demanda, en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. […]”. Presupuestos fácticos

4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos5 para fundamentar sus pretensiones: 4.1. Presentó, por conducto de apoderado el día 18 de abril de 2007 ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de registro del signo mixto YOKOMOTOS para identificar los siguientes productos contenidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] cadenas, bateras, bandas de frenos, balineras, bielas, kit de pistones, guayas árboles de levas, comandos, lámparas de alumbrado, válvulas, velocímetros, piñones, pedales de encendido y sus partes, kit de reparación y sus partes, amortiguadores y demás productos de la clase 12 internacional para motocicletas […]”, solicitud a la cual le correspondió el número de expediente administrativo 2007-38254. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Jefe del Grupo de Fondo, expidió el requerimiento núm. 005825 de fecha 15 de mayo de 20076, a través del cual solicitó “[…] indicar con claridad los productos para los cuales se

solicita el registro de la marca YOKOMOTOS, ya que en dicha solicitud se hizo mención de dos productos clasificados en las clases 9 y 11 del nomenclador internacional de Niza […]”. 5 Cfr. Folios 104 a 108 6 Cfr. Folio 9 del expediente administrativo 4.3. Contestó el requerimiento, indicando “[…] que la solicitud de registro de la marca MIXTA YOKOMOTOS se elevó para identificar los productos contenidos en la clase 12 Internacional, excluyendo los productos contenidos en la clases 9 y 11 de la clasificación Internacional de Niza […]”. 4.4. Listó los productos a amparar así: “[…] cadenas, bateras, bandas de frenos, balineras, bielas, kit de pistones, guayas, árboles de levas, comandos, farolas, direccionales, válvulas, stop de alumbrado, piñones, pedales de encendido y sus partes, kit de reparación y sus partes, amortiguadores, disco para embrague y en general todo tipo de productos para vehículos automotores y motocicletas […]”. 4.5. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó la publicación de la solicitud de registro de la marca mixta YOKOMOTOS, en la Gaceta 581 del 31 de octubre de 2007, página 44, Número de Publicación 159 de acuerdo con la respuesta dada al requerimiento por el solicitante de la marca. 4.6. Yokomotor S.A., el 14 de diciembre de 2007, presentó oposición con fundamento en los derechos sobre su marca YOKOMOTOR y manifestó que el signo mixto YOKOMOTOS se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad

del artículo 136 literal a) por cuanto “[…] las prestaciones mercantiles son confundibles por pretenderse identificar los mismos productos, vehículos automotores, entre otras […]”. 4.7. Contestó la oposición, el día 31 de marzo de 2008, indicando que al contestar el requerimiento incurrió en lo que denomina un lapsus calimi (error de pluma) por cuanto al contestar el requerimiento incluyó, sin darse cuenta, productos para vehículos automotores y en tal sentido, “[…] amplió los productos señalados en la solicitud inicial, situación ésta que contraviene lo dispuesto en el párrafo final del inciso segundo del artículo 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina […]”. Agregó que “[…] la solicitud de registro de la marca MIXTA YOKOMOTOS solo es para identificar los productos de la clase 12 Internacional de la Clasificación de Niza exclusivos únicamente para motocicletas […]” y que en consecuencia “[…] no se presenta la similitud que esgrime el apoderado en su momento por la parte opositora, si en cuenta se tiene, que la marca protegida "YOKOMOTOR" alude incuestionablemente a lo general (vehículos a motor) sin incluir los repuestos y/o partes para los mismos, mientras que la marca mixta solicitada "YOKOMOTOS" alude única y exclusivamente a repuestos y/o partes para MOTOCICLETAS […]”. 4.8. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, “[…] no realizó el examen de registrabilidad de imperativo cumplimiento conforme a lo preceptuado en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues no tuvo en cuenta la aclaración […]” y, mediante la Resolución No.

26696 de fecha 29 de julio de 2008 dispuso declarar fundada la oposición y negar el registro del signo mixto YOKOMOTOS solicitado por la sociedad Comercializadora de Repuestos Yokomotos Ltda. para identificar productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación internacional de Niza. 4.9. Interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, ambos de la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales fueron resueltos de manera desfavorable al solicitante. Normas violadas

5. Comercializadora de Repuestos Yokomotos Ltda. adujo en su libelo7 la vulneración de los artículos 136 literal a)8, 1439, 15010 y 15111 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina12, en adelante, Decisión 486; los artículos 3513 y 5914 del Código Contencioso Administrativo; y, los artículos 1315 y 2916 de la Constitución Política de Colombia.

Concepto de la violación

6. La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación17 así: 7 Cfr. Folio 110. 8 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. 9 “[…] Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en

cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación […]”. 10 “[…] Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución […]”. 11 “[…] Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente […]”. 12 Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 6.1. Afirmó que los actos demandados vulneran por falta de aplicación y/o aplicación indebida, lo preceptuado en el artículo 143 inciso tercero de la Decisión

486 teniendo en cuenta que “[…] la adición ilegal realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que a todas luces resulta ilegal por demás arbitraria, se encuentra plenamente probada mediante la publicación No. 159 que obra a folio 44 de la Gaceta 581 de fecha 31 de octubre de 2007, pues como allí se aprecia en el acápite de productos, se incluyó que los productos para MOTOCICLETAS que se pretenden identificar con la marca mixta YOKOMOTOS solicitada a registrar, además incluye la Superintendencia de Industria y Comercio en tal publicación que los productos lo son también para vehículos automotores, hecho este que es falso y por demás deslegitima la petición inicial […]”. 13 “[…] Artículo 35. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares. En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite. Cuando el peticionario no fuere titular del interés necesario para obtener lo solicitado o pedido, las autoridades negarán la petición y notificarán esta decisión a quienes aparezcan como titulares del derecho invocado, para que puedan hacerse parte durante la vía gubernativa, si la hay. Las notificaciones se harán conforme lo dispone el capítulo X de este título […]”. 14 “[…] Artículo 59. Concluido el término para practicar pruebas, y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de

conveniencia si es del caso. La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes […]”. 15 “[…] Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 16 “[…] Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos

veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso […]”. 17 Cfr. Folios 110 a 134 6.2. Sostuvo que en la parte final del inciso primero del artículo 143 se prevé expresamente que los errores materiales cometidos por el solicitante pueden ser corregidos en cualquier tiempo del trámite y que “[...] La parte solicitante del registro de la marca mixta YOKOMOTOS, en el trámite administrativo, al percatarse del yerro (error de pluma al escribir) cometido, dentro del escrito de contestación a la oposición, advierte dicho error y corrige que los productos detallados comprendidos en la clase 12 Internacional de Niza, lo son única y exclusivamente para MOTOCICLETAS (folio 26) […]”. 6.3. Respecto del cargo de violación del artículo 150 de la Decisión 486 expresó que la “[…] corrección fue pasada por alto por parte de la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues realizó el examen de registrabilidad en contravía de lo normado en el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (norma también vulnerada), puesto que dicho examen se hace en forma parcializada y favoreciendo a la parte opositora […]”. 6.4. En relación con la violación del artículo 136 literal a) aseguró que “[…] tanto la marca mixta YOKOMOTOR como la marca mixta YOKOMOTOS se conforman con los signos de uso común YOKO, MOTOR y MOTOS, situación está que la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró al comparar la marca

previamente registrada y la que se solicitó registrar, pues las mismas contienen palabras genéricas, descriptivas, informativas o evocativas, o prefijos o sufijos de uso común […]. En cuanto al término o raíz YOKO utilizado en común como prefijo en las marcas mixtas YOKOMOTOR y YOKOMOTOS, valga señalar que según el dictamen que se aportó como prueba en el trámite administrativo, tal término proviene el idioma japonés y su significado equivalente en el idioma castellano es “al lado o el lado” […]. Aquí no hay como decirse, que para el caso sub-examine el elemento determinante y predominante sea el “nominativo”, pues nótese que el elemento gráfico que acompaña el elemento denominativo de la marca que se solicita registrar “YOKOMOTOS”, es de mayor importancia que el denominativo, ya que es figurativo o evocador del concepto motocicleta y motociclista […]”. 6.5. Respecto del cuarto cargo relativo a la violación del artículo 151, sobre las similitudes de productos de una misma clase del nomenclador, dijo que la demandada “[…] sustentó que la similitud de los productos era más incidente ya que ambas marcas contenían los mismos productos del nomenclador, aseveración que carece de la realidad fáctica y jurídica, pues como ya se ha indicado, con la marca YOKOMOTOR no se identifican productos de la clase 12 internacional como partes y/o repuestos para motocicletas, ni mucho menos partes y/o repuestos para vehículos automotores, incurriendo el funcionario fallador en una abundante extralimitación de funciones […]”. 6.6. Sobre el Quinto Cargo, referido a la violación del artículo 35 del Código

Contencioso Administrativo y el artículo 29 de la Constitución Política, indicó que la falsa motivación y el debido proceso se presentaron con la “[…] total y descarada vía de hecho, pues después de desconocer la solicitud de corrección del hierro cometido en la contestación del requerimiento, se sustanció en forma errada los actos, posteriormente otorgando privilegios a la marca YOKOMOTOR, que no le han sido otorgados por medio de un trámite administrativo. Parece que al fallador no le cabe en su cabeza que las MOTOCICLETAS y los AUTOMÓVILES son completamente distintos tanto así y que más aún los repuestos de una MOTOCICLETA no le sirven a un AUTOMÓVIL y lo peor es que es desde el inicio del proceso administrativo hasta la instancia aquí impetrada se ha sostenido que la solicitud de la marca YOKOMOTOS es exclusivamente para productos y/o repuestos para MOTOCICLETAS […]”. 6.7. Finalizó indicando que se configura el cargo de violación del artículo 59 inciso 2º. del Código Contencioso Administrativo porque “[…] en ninguna de las resoluciones demandadas, la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció respecto de si el yerro (error de pluma al escribir) cometido en el memorial radicado el 9 de julio de 2007 (folio 11), fue corregido o no, mediante el escrito de contestación a la oposición (folios 26 a 28), pues dicha entidad se limita a señalar en tal sentido, que al cumplirse el requerimiento enunciado se subsanó los errores que contenía la solicitud inicial completando de esta manera los requisitos establecidos en los artículos 138 literal f) y 139 literal g) de la Decisión

486 de la Comunidad Andina […]”. Contestación de la demanda

7. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda18, oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente: 7.1. Sobre la legalidad de los actos administrativos demandados indicó que fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente, la jurisprudencia y la doctrina reconocida y aplicable al caso. 7.2. Afirmó que “[…] se trata de comparar dos marcas mixtas […]; se observa que las expresiones cotejadas prácticamente son idénticas en cuanto a su aspecto nominativo pues ambas presentan la misma expresión y sólo presentan diferencias sobre la última consonante, así: YOKOMOTOS / YOKOMOTOR; […] sobre la expresión YOKO no se puede asumir que sea una expresión de uso común. De otro lado al analizar el elemento gráfico contenido dentro del conjunto marcario solicitado, no presenta algún elemento original o determinante que le otorgue a dicho signo la distintividad necesaria […]”. 7.3. En cuanto a la conexidad competitiva sostuvo que “[…] los signos confrontados identifican o pueden identificar productos relacionados y complementarios entre sí, que indiscutiblemente se encuentran en la misma clase 18 Cfr. Folios 301 a 309 internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que de concederse en registro el signo solicitado se generaría riesgo de confusión en el mercado […]”.

8. Yokomotor S.A., vinculado al proceso como tercero con interés directo en el

resultado del proceso, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda19, oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente: 8.1. Indicó que el signo YOKOMOTOS no es registrable porque está incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) por ser semejante a una marca registrada con anterioridad. 8.2. Aseguró que no se puede registrar el signo solicitado porque puede causar riesgo de confusión entre los consumidores. 8.3. Manifestó que el signo solicitado no permite a los consumidores distinguir los productos solicitados de aquellos amparados por la marca registrada. 8.4. Afirmó que de concederse el registro se causaría un grave e injustificado perjuicio a Yokomotor S.A., y a los consumidores a raíz de la confusión ocasionada. Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 5 de febrero de 201320, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de las normas de la Decisión 486. 19 Cfr. Folios 251 a 274

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 239-IP-2015 de 2 de marzo de 201621, en adelante Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debían interpretarse los artículos 136 literal a), 143 y 150 de la Decisión 486; pero consideró que el artículo 151 no es pertinente para resolver el caso concreto, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Consejero Sustanciador, mediante auto de 22 de agosto de 201722, corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial.

12. Vencido el plazo, las partes y el tercero con interés directo reiteraron los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda.

13. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 20 Cfr. Folio 317 21 Cfr. Folios 331 a 342. 22 Cfr. Folio 349

Competencia

14. Visto el artículo 128 numeral 723 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30824 de la Ley 1437 de enero 18 de 201125, sobre el régimen de transición y vigencia, y el artículo 126 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200327, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

15. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, vi) Interpretación Prejudicial 239-IP2015 de 2 de marzo de 2016 y vii) análisis del caso concreto.

16. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

17. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 23 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 24 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 25 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 26 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 27 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 17.1.Resolución núm. 26696 de 29 de julio de 200828, mediante la cual la Jefe

de la División de Signos Distin