CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00200-00-2018

COTEJO MARCARIO – Ente le signo mixto HELADERÍA AMERICANA y la marca mixta LA AMERICANA / COTEJO MARCARIO – Reglas / DENOMINACIÓN GÉNERICA O DESCRIPTIVA - Por ser inapropiable debe excluirse en la comparación marcaria / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo mixto HELADERÍA AMERICANA por no existir similitud con la marca mixta LA AMERICANA En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «HELADERIA AMERICANA» está compuesto por dos (2) palabras, nueve (9) silabas y dieciocho (18) letras. Por su parte, la marca registrada «LA AMERICANA» está compuesta por dos (2) palabras, seis (6) silabas y once (11) letras. De lo anterior, la Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la composición, esto es, al número silabas y letras y, por ende, tienen una extensión diferente. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente no presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, no se puede advertir que ellos se escuchen de forma idéntica. Cabe resaltar que la diferencia fonética no se desvirtúa al compartir la palabra AMERICANA, lo anterior teniendo en cuenta que los conjuntos marcarios se encuentran acompañados de la expresión HELADERIA y la partícula

LA, los cuales le otorgan una diferenciación clara. […] Desde el punto de vista conceptual y como bien lo puso de presente la Superintendencia de Industria y Comercio, la Sala observa que si bien es cierto que el signo solicitado se refiere a un establecimiento de comercio en donde se prepara o venden helados, y que el mismo pertenece a alguna parte o región de América, también lo es que la marca opositora genera en los consumidores la idea de una persona del género femenino que viene de dicho continente. En este contexto, para la Sala los signos en controversia no son idénticos, toda vez que la expresión AMERICANA se encuentra acompañada de un elemento que le otorga distintividad, esto es, la palabra HELADERIA. Además, en el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común y de conocimiento generalizado, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles e inapropiables, tal y como ocurre en el presenta asunto.

EXPRESIÓN DESCRIPTIVA O DE USO GENERALIZADO – Americana / EXPRESIÓN DESCRIPTIVA O DE USO GENERALIZADO - No es apropiable

[E]n el caso de denominaciones conformadas por palabras descriptivas, genéricas, generalizadas o de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles e inapropiables. En el sub lite, la Sala considera que le asiste razón a los apoderados de la Superintendencia de Industria y Comercio y del tercero con Interés en las resultas del proceso al considerar que la partícula «AMERICANA»

es un término inapropiable de forma exclusiva por cualquier persona en el mercado, en consideración a su uso generalizado y por su carácter descriptivo al amparar productos que provienen de alguna parte de AMÉRICA. Cabe resaltar que mal puede la parte actora pretender atribuirse exclusividad sobre la expresión que es compartida, dado que, se reitera, con ello no solo afectaría los derechos de la sociedad Heladería Americana sino de todo el mercado al prohibir su utilización.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00200-00

Actor: LLOREDA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN CONFLICTO: HELADERÍA AMERICANA – LA AMERICANA La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad LLOREDA S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las resoluciones 37759 de 30 de septiembre de 2008, 41577

de 28 de octubre de 2008 y 52545 de 16 de diciembre de 2008, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca HELADERÍA AMERICANA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HELADERÍA AMERICANA LTDA. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad LLOREDA S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1.Sirvase declarar la nulidad de la Resolución 37759 del 30 de septiembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-011774, por medio de la cual se concedió el registro de la marca HELADERIA AMERICANA en clase 30 Internacional de Niza, declarando infundada la oposición presentada por LLOREDA S.A., en favor de la sociedad HELADERIA LA

AMERICANA LTDA.

2. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 41577 del 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-011774, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 37759 del 30 de septiembre de 2008, por LLOREDA S.A., confirmándola en todas sus partes.

3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 52545 del 16 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-011774, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 41577 del 28 de octubre de 2008, por LLOREDA S.A., confirmándola en todas sus partes.

4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca HELADERIA AMERICANA, para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional, concedido dentro del expediente No. 07-011774.

5. Como consecuencia de lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el Certificado de Registro que al momento de proferirse sentencia haya sido asignado a la marca HELADERIA AMERICANA para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional, concedido dentro del expediente No. 07-011774.

6. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ordenar la inscripción de la cancelación del Certificado de Registro que se asignó a la marca HELADERIA AMERICANA para identificar

productos comprendidos en la clase 30 internacional, concedido dentro del expediente No. 07-011774.

7. Así mismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la

Gaceta de la Propiedad Industrial.

8. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”

(fls. 49 y 50). I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad HELADERÍA AMERICANA LTDA., presentó solicitud de registro del sigo HELADERÍA AMERICANA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 575 de 30 de abril de 2007, frente a la cual la sociedad LLOREDA S.A. se opuso con fundamento en la presunta confundibilidad con su marca LA AMERICANA (mixta), certificado 208074, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que mediante la Resolución 37759 de 30 de septiembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y, en consecuencia, concedió el

registro como marca del signo solicitado. Recordó que la sociedad LLOREDA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra del acto administrativo antes citado. Puso de presente que mediante las resoluciones 41577 de 28 de octubre de 2008 y 52545 de 16 de diciembre de 2008, se desataron los recursos interpuestos, en el sentido de confirmar el acto administrativo en comento, confirmándolo en todas sus partes. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual […]”. Manifestó que la palabra HELADERÍA es genérica en relación con la clase 30 y que, en consecuencia, no debe ser tenida en cuenta al realizar el cotejo marcario. Aseveró que los productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva y que el signo solicitado para registro es engañoso, ya que genera confusión en cuanto al origen empresarial de los productos que ampara. Por lo anterior, precisó que los productos que distinguen las marcas en conflicto tienen idénticos canales de publicidad y de comercialización, lo que acentúa aún más el riesgo de confusión entre los consumidores.

I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO

II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Manifestó que con la expedición de los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Aseveró que al realizar el examen de confundibilidad entre los signos confrontados pudo establecer que los mismos no presentan semejanza visual, fonética, ortográfica y conceptual que puedan generar riesgo de confusión. Puso de presente que si bien el signo HELADERIA AMERICANA comparte una palabra con la marca previamente registrada, tal similitud no es suficiente para determinar que la marca demandada incurre en la causal anotada. Advirtió que la expresión AMERICANA es un término inapropiable de forma exclusiva, en consideración a su uso generalizado dentro del mercado, y por tener carácter genérico al estar compuesta por elementos comunes de uso general. Señaló que la sociedad actora como titular del signo LA AMERICANA (mixto) ejerce exclusividad sobre el signo tomado en su conjunto y conforme a como fue registrado, pero que no podrá extender ese mismo derecho sobre la expresión de manera independiente dado que corresponde a un término inapropiable por ser de uso generalizado y, por ende, una marca débil. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD HELADERÍA AMERICANA. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Manifestó que la parte actora erró en cuanto omitió indicar que tanto la marca

solicitada como la marca fundamento de oposición contiene colores y, en general, gráficos y visuales que no permiten confusión alguna al momento de compararlas. Advirtió que no existe conexión competitiva entre los productos de las clases 29 y 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, y que “[…] los productos de LLOREDA S.A. no se asimilan a los que ofrece y comercializa la marca solicitada […]”. Finalmente, comentó que “[…] el consumidor medio nunca encontrará un artículo o servicio distinguido con el signo opositor en un establecimiento de comercio donde se ofrezcan los productos ofrecidos por éste, entre otras razones, porque estos se comercializan distinto, tiene un nicho de mercado propio, la publicidad apunta a sectores del mercado diferentes […]”. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 29-IP-2013 de fecha 14 de mayo de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos,

la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos HELADERÍA AMERICANA y LA AMERICANA, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante debe determinar si la palabra AMERICANA es de uso común, genérica o descriptiva en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común, genérica o descriptiva.

QUINTO: Como los signos en conflicto amparan productos de las clases 29 y 30, es preciso que la corte consultante una vez haya determinado que los signos en conflicto son similarmente confundibles, matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la

posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia. […]”. IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de fecha 28 de enero de 2014, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada e interviniente reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad LLOREDA S.A. respecto de la legalidad de las resoluciones 37759 de 30 de septiembre de 2008, 41577 de 28 de octubre de 2008 y 52545 de 16 de diciembre de 2008, por medio de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca HELADERÍA AMERICANA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad HELADERÍA

AMERICANA LTDA.

La sociedad actora señaló que el acto administrativo acusado es nulo, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 135, literales b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que

la misma es confundible con la marca LA AMERICANA (mixta), registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Las marcas enfrentadas en el presente asunto son las siguientes: (Signo cuestionado)

LA AMERICANA

(Marca registrada) V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio Como disposiciones violadas la parte actora cita los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad; […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, carezcan de distintividad o sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación

entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que, la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. En relación con el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…]

el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre los signos, la jurisprudencia comunitaria ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para

advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”. acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (Negrillas fuera de texto). De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, deben tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado4. Ahora bien, tratándose de la comparación de marcas denominativas y mixtas se debe resaltar que, por regla general, estas últimas se encuentran compuestas por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca. Cabe resaltar que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado lo siguiente5:

“[…] No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico [...]”. Asimismo, ha sostenido que “[…] en el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial […]. Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro […]”6. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-2002. 1 de agosto de 2002. Diseño industrial: “BURBUJA VIDEO 2000”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2001. 13 de junio de 2001. Marca: “BOLIN BOLA”. 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 50-IP-2005. 11 de mayo de 2005. Marca:

“CANALETA 90”.

En este contexto, al ser determinante el elemento denominativo, debe proceder al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. V.5.- EL CASO CONCRETO V.5.1. Comparación de los signos Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación:

V.5.2. Análisis de la comparación de los signos (Signo cuestionado)

LA AMERICANA

(Marca registrada) Verificado que las marcas en controversia pertenecen a las denominadas mixtas, esto es, al estar conformadas por uno o varios elementos denominativos y por uno o varios elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos denominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: H E L A D E R I A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A M E R I C A N A 10 11 12 13 14 15 16 17 18

SIGNO SOLICITADO L A A M E R I C A N A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MARCA OPOSITORA

En cuanto a la similitud ortográfica, debe señalarse que el signo distintivo «HELADERIA AMERICANA» está compuesto por dos (2) palabras, nueve (9) silabas y dieciocho (18) letras. Por su parte, la marca registrada «LA AMERICANA» está compuesta por dos (2) palabras, seis (6) silabas y once (11) letras. De lo anterior, la Sala encuentra que ambos signos varían en cuanto a la composición, esto es, al número silabas y letras y, por ende, tienen una extensión diferente. Esta configuración de los signos permite concluir que visualmente no presentan un grado de similitud sustancial que puede ocasionar un riesgo de confusión o de asociación para el público consumidor. Lo anterior se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

HELADERÍA AMERICANA – LA AMERICANA – HELADERÍA AMERICANA –

LA AMERICANA

HELADERÍA AMERICANA – LA AMERICANA – HELADERÍA AMERICANA –

LA AMERICANA

HELADERÍA AMERICANA – LA AMERICANA – HELADERÍA AMERICANA –

LA AMERICANA

HELADERÍA AMERICANA – LA AMERICANA – HELADERÍA AMERICANA – LA AMERICANA Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen diferencias sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, no se puede advertir que ellos se escuchen de forma idéntica. Cabe resaltar que la diferencia fonética no se desvirtúa al compartir la palabra AMERICANA, lo anterior teniendo en cuenta que los conjuntos marcarios se encuentran acompañados de la expresión HELADERIA y la partícula LA, los

cuales le otorgan una diferenciación clara. Al respecto, la Sala pone de presente que en sentencia de 2 de agosto de 2017, la Sección Primera consideró que “[…] la semejanza visual y fonética no se desvirtúa por el hecho de que el signo solicitado reproduce totalmente la denominación de la marca registrada, por cuanto la “[…] comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual […]”7 (Negrillas fuera de texto). Ahora bien, la Sala se pronunciará frente a los argumentos de la parte demandada y del tercero con interés en las resultas del proceso en relación con la palabra «AMERICANA», consistentes en que esa expresión es de uso generalizado en el mercado, tiene un carácter genérico y descriptivo al indicar que los productos que la identifican provienen de alguna parte de América. Al respecto, la Sala recuerda que al conformarse una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como 7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 2 de agosto de

2017. Rad.: 2007 – 00136. Magistrado Ponente: doctor Roberto Augusto Serrato Valdés. expresiones descriptivas, genéricas, generalizadas o de uso común, sin que por ello puedan ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Si bien es cierto que el ordenamiento comunitario prohíbe el registro de signos

conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual