CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00221-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE y el nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE / VITAMALTA – Elemento evocativo que confiere distintividad / REGISTRO MARCARIO – Procedencia del registro del signo mixto VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE por no existir riesgo de confusión y gozar de la suficiente distintividad en los productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [R]eitera la Sala lo precisado en la sentencia antes citada, en el sentido de que el signo VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), cumple con los requisitos exigidos por la normativa andina para ser registrado como marca, esto es, ser perceptible, susceptible de representación gráfica, y gozar de suficiente distintividad. Además, que respecto de él no se configura la causal de irregistrabilidad alegada, es decir, ser un signo idéntico o que se asemeje a una marca anteriormente registrada por un tercero. Por lo anterior y como bien se precisó en la decisión antes transcrita, resulta irrelevante el cotejo entre el signo solicitado y el nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, por cuanto, como se concluyó, no existe confundibilidad entre las marcas VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) y las registradas por el tercero con interés en las resultas del proceso, entre las que se encuentra la marca mixta INDUSTRIA

DE LICORES DEL VALLE.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de

21 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00471-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; y 17 de marzo de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2009-0022200, C.P. Guillermo Vargas Ayala FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00221-00

Actor: CERVECERÍA DEL VALLE S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – REGISTRO MARCARIO –

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – MARCA VITAMALTA CERVECERIA DEL

VALLE – SIGNO MIXTO – VITAMALTA – ELEMENTO EVOCATIVO QUE

CONFIERE DISTINTIVIDAD – MARCA VITAMALTA CERVECERIA DEL VALLE

– REGISTRABLE AL NO EXISTIR SIMILITUD SUSTANCIAL CON LAS MARCAS OPOSITORAS La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la sociedad Cervecería del Valle S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 30334 del 25 de agosto de

20081, 42941 de 30 de octubre de 20082 y 512773 del 28 de noviembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la empresa Industria de Licores del Valle y se negó el registro de la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Cervecería del Valle S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 30334 del 25 de agosto de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 16 de septiembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 07104.671, mediante la cual se negó a la sociedad CERVECERIA DEL VALLE S.A el registro de la marca VITAMALTA CERVECERIA DEL VALLE (mixta) en la clase 33 internacional, y se declaró fundada la oposición presentada por la empresa INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.

2. Declara la nulidad de la Resolución No. 42941 del 30 de octubre de 2008 y notificada por fijación en la lista de 4 de noviembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 07-104671, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 30334 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por

CERVECERIA DEL VALLE S.A

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 51277 del 28 de noviembre de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 24 de diciembre de 1 «[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]». 2 «[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]». 3 «[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]». 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No 07104-671, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por CERVECERIA DEL VALLE S.A. contra la Resolución No. 30334 , confirmado la decisión contenida en la misma rechazando así el registro de la marca VITAMALTA CERVECERIA DEL VALLE (mixta) en la clase 33 internacional a nombre de la sociedad CERVECERIA DEL VALLE S.A y declarando fundada la oposición presentada por INDUSTRIA DE LICORES DEL

VALLE.

4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: i) Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de

Signos Distintivos conceder el registro de la marca solicitada VITAMALTA CERVECERIA DEL VALLE (mixta) en la clase 33 internacional, a nombre de la CERVECERÍA DEL VALLE S.A. ii) Se declare infundada la oposición presentada por la empresa INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE contra la solicitud de registro de la marca CERVECERIA DEL VALLE (mixta) en la clase 33 internacional a nombre de CERVECERIA DEL VALLE S.A tramitada bajo el expediente No. 07-104.671.

5. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la

Gaceta de Propiedad Industrial […]”. I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad CE Cervecería del Valle S.A., presentó solicitud de registro de la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), para distinguir “[…] bebidas alcohólicas con excepción de cervezas […]” comprendidas en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. A dicha solicitud se le asignó el expediente 07104.671. Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 582 el 30 de noviembre de 2007, frente a la que la empresa Industria de Licores del Valle presentó oposición con fundamento en la presunta confundibilidad con sus marcas registradas (mixtas y denominativas) y su nombre

comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que, mediante la Resolución 30334 de 25 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo solicitado. Recordó que la sociedad Cervecería del Valle S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra del acto administrativo antes citado. Puso de presente que el 30 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución 42941, por medio de la cual desató el recurso de reposición, confirmándola en todas sus partes. Finalmente, anotó que el 28 de noviembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 51277, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión inicial. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora estimó que con los actos administrativos demandados la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adujo que “[…] aplicando los criterios generalmente aceptados doctrinaria y

jurisprudencialmente, podemos concluir que las marcas base de la oposición y la marca solicitada Vitamalta Cervecería del Valle (mixta) no son confundibles, y por lo mismo el signo solicitado cuenta con la capacidad distintiva e individualizadora suficiente frente a las marcas de Industria de Licores del Valle […]”. Advirtió que la comparación entre las marcas no debe adelantarse teniendo en cuenta elemento por elemento, toda vez que no es la forma como el signo será percibido por el público consumidor, razón por la que el análisis debe realizarse sobre el conjunto de las marcas enfrentadas. Anotó que “[…] las marcas base de la oposición presentada por la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE han coexistido pacíficamente en el mercado con la marca registradas, […] por lo cual el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a que el uso de la expresión DEL VALLE en la marca solicitada genera confusión es inaceptable, toda vez que en el pasado se ha permitido la coexistencia de marcas que contienen esta expresión […]”. Finalmente, precisó que “[…] la Superintendencia de Industria y Comercio en las Resoluciones 30334 y 51277 establece que la expresión cervecería es descriptiva y genérica de los productos que la marca “Vitamalta Cervecería del Valle” pretende amparar […]”, frente a lo cual señaló que “[…] por el contrario la expresión CERVECERIA es arbitraria para productos de la clase 33 internacional, los cuales consisten en: bebidas alcohólicas (excepto cervezas), es así que el consumidor al enfrentarse con un licor/alcohólica identificado bajo la marca Vitamalta Cervecería del Valle entenderá de forma inmediata el origen empresarial

del producto CERVECERIA DEL VALLE dejando entonces de lado el posible riesgo de asociación que el opositor aduce […]”. Puso de presente que la marca DEL VALLE está registrada en otras clases (29 y 30), lo que indica claramente que es posible la coexistencia en el mercado para diferentes productos y que éstas contengan o estén simplemente compuestas de la referida expresión DEL VALLE. En este sentido, señaló que sería discriminatorio y contrario a las normas de propiedad industrial obstaculizar el registro de la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) en la clase 33, pues la citada expresión DEL VALLE es una marca débil si se tiene en cuenta su reiterado uso en el mercado. Finalmente, advirtió que la Superintendencia al realizar el examen de irregistrabilidad del signo centró su análisis de confundibilidad única y exclusivamente en la expresión DEL VALLE, actuando de manera contraria al entendido que la misma es inapropiable; y que siendo entonces esta expresión débil, es claro que el examen de confundibilidad debió observar los elementos adicionales que componen la marca solicitada, los que incrementan en forma evidente la distintividad de la marca.

III. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO III.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones y condenas solicitadas en la demanda de la referencia, en el entendido de que las mismas carecen de apoyo jurídico y de sustento legal.

Manifestó que no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, e indicó que las decisiones atacadas se fundamentaron en la normatividad vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida. Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio “[…] expidió legal y válidamente la Resolución 30304 del 25 de agosto de 2008 declarando fundada la observación presentada por la Industria de Licores del Valle S.A y negando el registro de la marca “Vitamalta Cervecería del Valle (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la nomenclatura vigente, por no ajustarse a los requisitos legales establecidos en la normatividad marcaria vigente […]”. Sostuvo que para que exista el riesgo de confusión o asociación que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y, el segundo, indica que es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Anotó que la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) presenta semejanzas en los aspectos ortográficos, visual y conceptuales con las marcas registradas a favor de la sociedad Industria Licorera del Valle y descritas en los actos administrativos. Consideró que la expresión DEL VALLE pese a estar acompañada de otro

elemento, es la parte de mayor relevancia porque es el realmente apropiable por generar un mayor impacto en el consumidor y que, igualmente, dicha expresión se encuentra incluida en las marcas opositoras de la sociedad Industria Licorera del Valle, generándose una reproducción parcial de las marcas adquiridas con anterioridad existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, “[…] habida cuenta que la utilización de la expresión en el mismo conjunto marcario podría conllevar a cualquier consumidor tomar una productos por otro (confusión directa) […]”. Aseveró que “[…] si bien el signo solicitada “Vitamalta Cervecería del Valle” está compuesto de otros elementos de tipo nominativo, éste no aporta distintividad para permitir su registro, por cuanto la expresión “Cervecería” es descriptiva de la clase 33 y “Vitamalta” no es suficientemente distintiva, por lo que no pueden generar diferencias sustanciales entre las marcas en debate […]”.

III.2. INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.

El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Aseveró que la marca solicitada en registro “[…] es confundible con las marcas de mi representada, (por cuanto) la marca no sólo es idéntica sino que tiene por objeto individualizar unos mismos productos y el riesgo de confusión es absoluto […]”. Afirmó que “[…] la coexistencia de las marcas en estudio generaría confundibilidad entre los consumidores, en razón de que la marca solicitada pretende amparar los mismos productos que distingue la marca registrada, pudiendo originar en el

mercado la idea […] de la existencia de una vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no ocurre […]”. Sostuvo que la marca VITALMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), carece de distintividad o fuerza diferenciadora para distinguirse entre los productos de la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, porque no tiene esa capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir esa clase de productos, por cuanto cualquier consumidor creerá que el mismo proviene del Departamento del Valle y que además lo produce y comercializa la Industria de Licores del Valle. Aseveró que los productos vendidos por la Industria de Licores del Valle, son competitivamente conexos con los productos VIITAMALTA CERVECERIA DEL VALLE, porque, en primer lugar, se destaca la identidad de los canales de publicidad y promoción utilizados por la demandante y la demandada. En segundo lugar, existen las mismas vías de comercialización de los productos, toda vez que los mismos productos se venden en los mismos establecimientos de comercio y ambos productos se destinaran a la misma finalidad como son las bebidas alcohólicas. Finalmente, comentó que “[…] la Industria Licores del Valle tiene los derechos de primer uso de su nombre comercial con el cual también es confundible el signo solicitado […]”. III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 025-IP-2013 de fecha 16 de mayo de 2013, en la que se exponen las reglas y

criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…] PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixto) fue solicitado para registro, el nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una

marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad

del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidos en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

SEXTO: Una marca que contenga una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

El Juez consultante deberá determinar si el signo VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE es de uso común en productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, para así proceder al cotejo

de signos distintivos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SÉPTIMO: Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas que constituyen un signo marcario, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos o de signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo OCTAVO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por partículas descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo. De esta manera el juez consultante debe establecer si el signo solicitado es descriptivo o está dotado de otros elementos que lo hagan distintivo.

NOVENO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o

cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

DÉCIMO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad DÉCIMO PRIMERO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos que pertenecen a la Clase 33 a ser comparados con productos que pertenecen a las Clases 7, 8 y 33, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial […]”.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de fecha 21 de abril de 2014, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada e intervinientes reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Cervecería del Valle S.A, en el libelo de la demanda, en relación con la legalidad de las Resoluciones 30334 del 25 de agosto de 2008, 42941 de 30 de octubre de

2008 y 51277 del 28 de noviembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la empresa Industria de Licores del Valle y se negó el registro de la marca VITAMALTA CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con las marcas (mixtas y denominativas) registradas para distinguir productos comprendidos en las clases 7ª, 8ª y 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y el nombre comercial INDUSTRIA DE

LICORES DEL VALLE.

V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual dispone lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”4. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de

asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, indentificada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común5. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”6. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la activid