CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00224-00-2018

COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE y las marcas registradas mixtas y denominativas y su nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE / EXPRESIÓN GENERICA – Lo es el término CERVECERÍA / EXPRESIÓN EVOCATIVA – Lo es DEL VALLE / Los SIGNO DENOMINATIVO – Compuesto por expresiones que no admiten apropiación exclusiva / REGISTRO MARCARIO – Procedencia respecto del signo mixto CERVECERÍA DEL VALLE por no existir similitud sustancial que genere riesgo de confusión y gozar de la suficiente distintividad en los productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Al respecto y en primer lugar, la Sala advierte que de la estructura de los signos enfrentados y de su análisis de conjunto, esto es, como una unidad marcaria, se puede concluir que aunque desde el punto de vista gráfico aquellos tienen algunas similitudes, ya que de forma específica comparten las palabras DEL y VALLE, su distinta composición fonética y configuración visual suponen una impresión diferente para cada uno de ellos […] Ahora bien, es preciso destacar que en la marca solicitada por la parte actora existe, además de las palabras DEL y VALLE, otra expresión que le otorga suficiente distintividad al signo y que hace que no sea confundible con los signos opositores. En efecto, en la marca cuestionada también se observa la expresión CERVECERÍA la que, aunque es genérica, confiere al signo la suficiente distintividad para permitir que unida con los demás elementos de éste sea diferente sustancialmente frente a los signos enfrentados, más aun si

se tiene en cuenta que, contrario a lo que se afirma en los actos demandados, en el signo negado el elemento que más se destaca es precisamente la palabra CERVECERÍA y no las expresiones DEL y el VALLE, según se advierte claramente al observar el conjunto marcario. […] Cabe advertir que en este análisis no se debe excluir la expresión CERVECERIA, pues si bien es genérica, como se precisó, resulta registrable como quiera la misma hace parte del nombre comercial de la sociedad actora y, por ende, hace referencia al origen empresarial del producto, razón por la que el mismo no puede ser fraccionado para del cotejo marcario y, mucho menos, cuando es utilizada junto con expresiones que le otorgan distintividad. […] Desde el punto de vista ideológico o conceptual, la Sala considera que, en principio, puede existir una similitud entre los signos en conflicto, por cuanto evocan una idea semejante, consistente en que se trata de bienes producidos en una región del país, esto es, en el Departamento del Valle del Cauca, […] No obstante lo anterior, si bien es cierto que la expresión DEL VALLE es evocativa de la mencionada idea, también lo es que no constituye argumento suficiente para impedir el registro de la marca solicitada por la parte actora, si se tiene en cuenta que tal expresión constituye una indicación de procedencia geográfica que, como tal, no es apropiable en exclusiva por ningún empresario. […] El análisis precedente permite concluir a la Sala que entre las marcas cotejadas no existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad

de la coexistencia pacífica de dichos signos en el registro marcario. […] [T]eniendo en cuenta que los signos enfrentados son denominativos, y están compuestos en su totalidad por expresiones que no admiten apropiación exclusiva, la Sala concluye que son débiles; lo anterior implica que la empresa Industria de Licores del Valle no puede pretender apropiarse de esas expresiones, consecuencia de lo anterior no le asiste razón para oponerse, por la presencia elementos de esa naturaleza.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 21 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00471-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; y 17 de marzo de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2009-0022200, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00224-00

Actor: CERVECERÍA DEL VALLE S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL – REGISTRO MARCARIO –

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – MARCA CERVECERIA DEL VALLE –

SIGNO MIXTO – MARCA CERVECERIA DEL VALLE REGISTRABLE AL NO

EXISTIR SIMILITUD SUSTANCIAL CON LAS MARCAS Y NOMBRE COMERCIAL OPOSITORES La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la sociedad Cervecería del Valle S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 30350 de 25 de agosto de 20081, 043518 de 30 de octubre de 20082 y 512313 de 28 de noviembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la empresa Industria de Licores del Valle y se negó el registro de la marca CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda 1 «[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]». 2 «[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]». 3 «[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]». Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Cervecería del Valle S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes

declaraciones y condenas: “[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución No. 30350 del 25 de agosto de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 16 de septiembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 07-093.644, mediante la cual se negó a la sociedad CERVECERIA DEL VALLE S.A. el registro de la marca CERVECERIA DEL VALLE (mixta) en la clase 33 internacional, y se declaró fundada la oposición presentada por la empresa INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.

2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 43518 del 30 de octubre de 2008, notificada por fijación en la lista de 4 de noviembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 07-093.644, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 30350 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por

CERVECERIA DEL VALLE S.A.

3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 51231 del 28 de noviembre de 2008 y notificada mediante edicto desfijado el 24 de diciembre de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 07-093.644, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por CERVECERIA DEL VALLE S.A contra la Resolución No. 30350, confirmado la decisión contenida en la misma

rechazando así el registro de la marca CERVECERIA DEL VALLE (mixta) en la clase 33 internacional a nombre de la sociedad CERVECERIA DEL VALLE S.A y declarando fundada la oposición presentada por INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.

4. Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho: i) Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos conceder el registro de la marca solicitada CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) en la clase 33 internacional, a nombre de la CERVECERÍA DEL VALLE S.A. ii) Se declare infundada la oposición presentada por la empresa INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE contra la solicitud de registro de la marca CERVECERIA DEL VALLE (mixta) en la clase 33 internacional a nombre de CERVECERIA DEL VALLE S.A tramitada bajo el expediente No. 07-093.644.

5. Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la

Gaceta de Propiedad Industrial […]”. I.2. Los hechos El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad Cervecería del Valle S.A., presentó solicitud de registro de la marca CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), para distinguir “[…] bebidas alcohólicas con excepción de cervezas […]” comprendidas en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. A dicha solicitud se le asignó el expediente 07-093.644.

Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 581 el 31 de octubre de 2007, frente a la cual la empresa Industria de Licores del Valle presentó oposición con fundamento en la presunta confundibilidad con sus marcas registradas (mixtas y denominativas) y su nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Afirmó que, mediante la Resolución 30350 de 25 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro como marca del signo solicitado. Recordó que la sociedad Cervecería del Valle S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra del acto administrativo antes citado. Puso de presente que el 30 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución 043518 por medio de la cual desató el recurso de reposición, confirmándola en todas sus partes. Finalmente, anotó que el 28 de noviembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 51231, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión inicial. I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La parte actora estimó que con los actos administrativos demandados la

Superintendencia de Industria y Comercio desconoció los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adujo que “[…] aplicando los criterios generalmente aceptados doctrinaria y jurisprudencialmente, podemos concluir que las marcas base de la oposición y la marca solicitada Cervecería del Valle (mixta) no son confundibles, y por lo mismo el signo solicitado cuenta con la capacidad distintiva e individualizadora suficiente frente a las marcas de Industria de Licores del Valle […]”. Advirtió que la comparación entre las marcas no debe adelantarse teniendo en cuenta elemento por elemento, toda vez que no es la forma como el signo será percibido por el público consumidor, razón por la que el análisis debe realizarse sobre el conjunto de las marcas enfrentadas. Anotó que “[…] las marcas base de la oposición presentada por la INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE han coexistido pacíficamente en el mercado con la marca registradas, […] por lo cual el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto a que el uso de la expresión DEL VALLE en la marca solicitada genera confusión es inaceptable, toda vez que en el pasado se ha permitido la coexistencia de marcas que contienen esta expresión […]”. Precisó que “[…] la marca Cervecería del Valle (mixta) contienen elementos novedosos y distintivos frente a las marcas opositoras y es común entre los comerciantes, por lo que no es posible que el mismo sea usado como única razón para el rechazo de la solicitud marcaría objeto de la presente demanda. Teniendo

en cuenta lo anterior es claro que la marca solicitada cuenta con elementos adicionales que incrementan su distintividad eliminando cualquier posible semejanza que exista con las marcas base del rechazo […]”. Puso de presente que la expresión DEL VALLE está registrada en otras clases (29 y 30), lo que indica claramente que es posible la coexistencia en el mercado para diferentes productos y que éstas contengan o estén simplemente compuestas con las referidas palabras. En este sentido, señaló que sería discriminatorio y contrario a las normas de propiedad industrial obstaculizar el registro de la marca CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) en la clase 33, pues la citada expresión DEL VALLE es una marca débil si se tiene en cuenta su reiterado uso en el mercado. Finalmente, advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio al realizar el examen de irregistrabilidad del signo centró su análisis de confundibilidad única y exclusivamente en la expresión DEL VALLE, actuando de manera contraria al entendido que la misma es inapropiable; y que siendo entonces esta expresión débil, es claro que el examen de confundibilidad debió observar los elementos adicionales que componen la marca solicitada, los que incrementan en forma evidente la distintividad de la marca.

III. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO III.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó despachar desfavorablemente las pretensiones y condenas solicitadas en la demanda de la referencia, en el entendido de que las mismas carecen de apoyo jurídico y de sustento legal.

Manifestó que no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, e indicó que las decisiones atacadas se fundamentaron en la normatividad vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida. Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio “[…] expidió legal y válidamente la Resolución 30350 del 25 de agosto de 2008 declarando fundada la observación presentada por la Industria de Licores del Valle S.A y negando el registro de la marca “Cervecería del Valle (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la nomenclatura vigente, por no ajustarse a los requisitos legales establecidos en la normatividad marcaria vigente […]”. Sostuvo que para que exista el riesgo de confusión o asociación que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio. El primer elemento hace referencia a los signos, entre los cuales debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y, el segundo, indica que es necesario analizar los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Anotó que la marca CERVECERÍA DEL VALLE (mixta) presenta semejanzas en los aspectos ortográficos, visual y conceptuales con las marcas registradas a favor de la sociedad Industria Licorera del Valle y descritas en los actos administrativos. Consideró que la expresión DEL VALLE pese a estar acompañada de otro elemento, es la parte de mayor relevancia porque es el realmente apropiable por

generar un mayor impacto en el consumidor y que, igualmente, dicha expresión se encuentra incluida en las marcas opositoras de la sociedad Industria Licorera del Valle, generándose una reproducción parcial de las marcas adquiridas con anterioridad existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, “[…] habida cuenta que la utilización de la expresión en el mismo conjunto marcario podría conllevar a cualquier consumidor tomar una productos por otro (confusión directa) […]”. Aseveró que “[…] si bien el signo solicitada “DEL VALLE “está compuesto de otros elementos de tipo normativo, éste no aporta distintividad para permitir su registro, por cuanto la expresión “CERVECERÍA” es genérica de la clase 33 y “CERVECERIA” no es suficiente distintiva, por lo que no pueden generar diferencias sustanciales entre las marcas en debate […]”.

III.2. INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE.

El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Aseveró que la marca solicitada en registro “[…] es confundible con las marcas de mi representada, (por cuanto) la marca no sólo es idéntica sino que tiene por objeto individualizar unos mismos productos y el riesgo de confusión es absoluto […]”. Afirmó que “[…] la coexistencia de las marcas en estudio generaría confundibilidad entre los consumidores, en razón de que la marca solicitada pretende amparar los mismos productos que distingue la marca registrada, pudiendo originar en el mercado la idea […] de la existencia de una vinculación jurídica o económica entre

los titulares, lo que efectivamente no ocurre […]”. Sostuvo que la marca CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), carece de distintividad o fuerza diferenciadora para distinguirse entre los productos de la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, porque no tiene esa capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir esa clase de productos, por cuanto cualquier consumidor creerá que el mismo proviene del Departamento del Valle y que además lo produce y comercializa la Industria de Licores del Valle. Aseveró que los productos vendidos por la empresa Industria de Licores del Valle, son competitivamente conexos con los productos de la sociedad Cervecería del Valle, porque, en primer lugar, se destaca la identidad de los canales de publicidad y promoción utilizados por la demandante y la demandada. En segundo lugar, tienen las mismas vías de comercialización, toda vez que los productos se venden en los iguales establecimientos de comercio y con análoga finalidad, esto es, el comercio de bebidas alcohólicas. Aseveró que “[…] la apoderada de la parte demandante no puede concluir que las marcas en conflicto, al hacer el cotejo de ellas, están compuestos por elementos diferentes, situación que es errada, porque existen semejanzas fonéticas, visuales y conceptuales, que pueden inducir al público consumidor a error, y se puede ver claramente que son confundibles, porque están conformados por elementos similares, adicionalmente los productos son los mismos […]”.4 Finalmente, comentó que “[…] la Industria Licores del Valle tiene los derechos de primer uso de su nombre comercial con el cual también es confundible el signo solicitado […]”.

III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 021-IP-2013 de fecha 12 de abril de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: 4 Folio 193 del cuaderno principal “[…] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre comercial, si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. Para establecer el riesgo de confusión entre los signos distintivos se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

Basta que exista la posibilidad de riesgo de confusión entre los signos confrontados, a efectos de no registrar el signo solicitado.

TERCERO: Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente

estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En un signo denominativo compuesto habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de él, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar un signo denominativo y uno mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, y si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En la comparación entre signos mixtos, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

CUARTO: El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del

producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

QUINTO: La marca evocativa sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia de la descriptiva, la marca evocativa cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

SEXTO: Si una pluralidad de marcas posee un rasgo distintivo común, éste pudiera indicar su pertenencia a una familia de marcas, lo que podría llevar a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común, supuesto en el cual el registro de uno de tales signos, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. Respecto de la marca derivada, este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no

sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

SÉPTIMO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 486 tiene las siguientes características:

1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado.

3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera causar riesgo de confusión y/o asociación […]”.

IV-. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de fecha 1 de noviembre de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, demandada e intervinientes reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico

Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Cervecería del Valle S.A., en el libelo de la demanda, en relación con la legalidad de las Resoluciones 30350 de 25 de agosto de 2008, 043518 de 30 de octubre de 2008 y 51231 de 28 de noviembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la empresa Industria de Licores del Valle y se negó el registro de la marca CERVECERÍA DEL VALLE (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca en comento desconociendo los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la misma es confundible con las marcas (mixtas y denominativas) registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza y el nombre comercial INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE. V.2.- La causal de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad la consagrada en los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual dispone lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el

mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos […]”. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de la norma antes transcrita, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión

en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la 5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, identificada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común6. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el pro