CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00226-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas en la clase 32 / CONFUSIÓN DIRECTA / CONFUSIÓN INDIRECTA / PRINCIPIOS PRIOR TEMPORE, POTIOR IURE E IN DUBIO PRO SIGNO PRIORI – Aplicación / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo GELATINA TWIST COLANTA en la clase 29 por tener similitud y conexión competitiva con las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas [A]l existir entre los signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que dichos signos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión, que llevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la demandante, en caso de registrar su signo. En virtud de lo anterior, es evidente que también existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que distinguen las marcas enfrentadas provienen del mismo titular. Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor podría pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son

de productores relacionados económicamente. […] Por tal razón, en aplicación de los principios prior tempore, potior iure e in dubio pro signo priori, deben protegerse las marcas previamente registradas, esto es, “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas en la clase 32 / EXPRESIÓN GENÉRICA - Lo es GELATINA y se excluye del análisis / SIGNO DE FANTASÍA / CONEXIÓN COMPETITIVA – Criterios / CONEXIÓN COMPETITIVA – Se presenta entre las marcas GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST En el caso sub lite, la expresión cuestionada, “TWIST COLANTA”, fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] gelatina de uso alimenticio […]”. Las marcas previamente registradas, “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, distinguen los siguientes productos de la Clase 32 de la citada Clasificación: “[…] bebidas y zumos de frutas; cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas […]”. De acuerdo con lo anterior no cabe duda que existe conexión competitiva, pues al comparar

los productos que reivindica el signo cuestionado en la Clase 29 de la Clasificación Interncional de Niza y aquellos que distinguen las marcas previamente registradas en la Clase 32 de la citada Clasificación, aunque que pertenecen a distintas clases del nomenclátor, tienen una misma finalidad, en cuanto su objeto es la alimentar a los seres humanos; pertenecen al mismo género, esto es, productos alimenticios; se pueden comercializar tanto en grandes superficies como en supermercados y tiendas de barrio; se promocionan por iguales medios, tales como folletos, televisión, prensa y redes sociales; y sus consumidores podrían asumir razonablemente que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la semejanza de los signos. Adicionalmente, la Sala observa que las gelatinas para uso alimenticio, que pretende distinguir el signo solicitado, pueden ser sustitutos razonables con las bebidas y refrescos que amparan las marcas previamente registradas, pues ante la ausencia del primero el consumidor los reemplazaría con cualquier tipo de bebida o refresco que cumpla las mismas funciones de gelatina. […] Al verificarse los citados criterios, la Sala estima que existe conexión competitiva, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor y llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas en la clase 32 / EXPRESIÓN GENÉRICA - Lo

es GELATINA y se excluye del análisis / SIGNO DE FANTASÍA / SEMEJANZA ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA – Se presenta entre las marcas GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y

FRUTY TWIST

[R]especto a la similitud ortográfica entre el signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, y las marcas previamente registradas “TWIST”, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que el signo cuestionado reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida en las marcas previamente registradas, en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión; y que la única diferencia radica en la inclusión de la partícula “COLANTA” en el signo cuestionado, el cual no goza de la suficiente distintividad y no contribuye a diferenciarlo de las marcas previamente registradas, “TWIST”. De igual manera ocurre frente a las marcas previamente registradas “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”, puesto que el signo cuestionado “TWIST COLANTA” reproduce totalmente la expresión “TWIST”, contenida también en las marcas previamente registradas. Al respecto, se precisa que si bien es cierto que el signo cuestionado está compuesto por dos palabras “TWIST” y “COLANTA”, también lo es que ello no desvirtúa el riesgo de confusión, en el presente caso, teniendo en cuenta que la carga distintiva recae sobre la expresión que reproduce por completo de las marcas previamente registradas, esto es, en “TWIST”, lo que lleva a que el signo solicitado “TWIST COLANTA” no sea suficientemente distintivo

y diferente al previamente registrado. Además, debe tenerse en cuenta que en las marcas compuestas la primera palabra es la que tiene mayor poder de recordación en la mente del consumidor, por lo que la expresión “TWIST” del signo cuestionado, “TWIST COLANTA”, es la que el consumidor va a recordar con mayor preponderancia, máxime si se tiene en cuenta que en su parte gráfica “TWIST” cuenta con un mayor tamaño frente a la segunda palabra “COLANTA” que se encuentra escrita en letras de menor tamaño. Referente a la similitud fonética, es del caso indicar que la pronunciación de las expresiones cotejadas es similar, porque coinciden en la denominación “TWIST”, siendo este el elemento principal del signo cuestionado “TWIST COLANTA”; y aunque el signo solicitado tiene otra expresión (“COLANTA”), la palabra de mayor fuerza en el conjunto marcario es “TWIST”. […] Ahora, en cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala observa que la expresión “TWIST”, contenida en los signos enfrentados, proviene del idioma inglés, que traduce torcer, significado que no es del conocimiento común o de uso generalizado, vale decir, no es fácilmente identificable por el consumidor promedio colombiano, por lo que deben considerarse como signo de fantasía. Por lo tanto, desde el punto de vista ideológico o conceptual, por ser de fantasía los signos en controversia, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén donde se encuentran ubicados productos de las expresiones en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas

que ellos presentan en la palabra “TWIST”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva. Lo anterior, debido a que en el análisis de confundibilidad el principal elemento es la impresión final del consumidor medio, luego de observar dos signos enfrentados. Por lo tanto, al existir semejanzas de tipo ortográfico y fonético, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a), de la Decisión 486, en cuanto a la semejanza a una marca registrada por un tercero. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas / FAMILIA DE MARCAS - Concepto / FAMILIA MARCARIA - Configuración / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA Al revisar la expresión “TWIST” en el sistema SIPI de la SIC, la Sala encontró que dicha partícula está presente en una gran cantidad de marcas registradas a nombre del mismo titular, esto es, POSADA TOBÓN S.A., sociedad que funge en el presente proceso como tercero con interés directo en las resultas del proceso. […] Como se puede advertir, la empresa POSTOBÓN S.A. cuenta con varios registros de marcas que comparten la expresión “TWIST”, conformando lo que la doctrina ha convenido en denominar una “familia marcaria”, conceptualizada o entendida como el conjunto de diversas marcas que presentan un elemento distintivo común a partir del cual el público puede establecer asociaciones entre las marcas individuales. Es por ello que el consumidor común asociará los signos reputándoles un mismo origen empresarial, ya que en ellos se destaca un

elemento distintivo dominante que les sirve de enlace, esto es, “TWIST”, por lo que si una empresa conforma sus marcas con idéntico sufijo o prefijo, el público las asociará, considerándolas signos distintivos de líneas de productos que tienen una misma procedencia. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas / SIGNO GÉNERICO – Concepto / EXPRESIÓN GENÉRICA - Lo es GELATINA / EXPRESIÓN GENÉRICAExclusión del cotejo marcario Según la SIC y el tercero con interés directo en las resultas del proceso, el signo cuestionado “GELATINA TWIST COLANTA” se encuentra conformado por una partícula genérica “GELATINA” respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que debe ser excluida del cotejo marcario. De acuerdo con lo anterior, se considera necesario analizar si la partícula “GELATINA” del signo cuestionado es genérica, respecto de los productos de la Clase 29, que identifica. […] Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal, como esta Corporación, han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que distingue el signo cuestionado son de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, entonces la respuesta lógica es que sí

guarda relación directa con tal producto, puesto que, justamente, pretende distinguir el producto cuya denominación genérica es “GELATINA”. Por lo tanto, la Sala observa que la denominación “GELATINA” debe ser excluida del cotejo. PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto GELATINA TWIST COLANTA y las marcas mixtas y nominativas TWIST, TWIST FROST y FRUTY TWIST previamente registradas / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – No lo es TWIST en la clase 29 [L]a parte actora afirmó que existen múltiples registros marcarios que contienen la expresión “TWIST” en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; sin embargo, una vez consultada la página web de la entidad demandada, a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, la Sala no evidenció que dicho término fuese usual para dichos productos.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., once (11) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00226-00

Actor: COOPERATIVA COLANTA LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

TESIS: ENTRE LOS SIGNOS ENFRENTADOS EXISTEN SEMEJANZAS

ORTOGRÁFICAS Y FONÉTICAS, AL REPRODUCIRSE LA EXPRESIÓN

PREPONDERANTE “TWIST” DE LAS MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS, ASÍ COMO CONEXIDAD COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS QUE CADA UNA DE ELLAS IDENTIFICA EN LAS CLASES 29 Y 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COOPERATIVA COLANTA LTDA., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 32490 de 29 de agosto de 2008, "Por la cual se decide una solicitud de registro de marca", 042447 de 29 de octubre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio1; y 50121 de 28 de noviembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “GELATINA TWIST COLANTA” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la

sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 21 de noviembre de 2007 solicitó el registro como marca del signo mixto "GELATINA TWIST COLANTA", para amparar productos comprendidos en la Clase 292 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas3. 2°: Que una vez publicada la solicitud, la sociedad GASEOSAS POSADA TOBON S.A. formuló oposición contra dicho registro, con fundamento en el alto riesgo de confundibilidad con sus marcas “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTY TWIST”, previamente registradas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 En adelante SIC. 2 La marca fue solicitada para comercializar los siguientes productos: “[…] Gelatina de uso alimenticio […]”. 3 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 3º: Que mediante la Resolución núm. 32490 de 2008 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, denegó el registro del signo “GELATINA TWIST COLANTA”, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria; el primero de ellos, mediante Resolución núm. 042447 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, a través de la Resolución núm. 50121 de ese

año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó los artículos 135, literal b), y 136, literal a), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Afirmó que el análisis de confundibilidad de los signos en conflicto se hizo de forma inadecuada, toda vez que no existe conexión competitiva entre las clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que a pesar de la existencia de otras marcas en el mercado que contienen la palabra “TWIST”, no se le dio la importancia en el cotejo marcario realizado por la SIC a la expresión “COLANTA”. Adujo que al realizarse la confrontación marcaria del signo “GELATINA TWIST COLANTA”, frente a las marcas ya registradas, únicamente se tuvo en cuenta la existencia de la expresión “TWIST” para denegar su registro, dejando de lado el análisis integral del logo que lo identificaba. Señaló que las marcas registradas, “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTY TWIST”, y el signo solicitado, “GELATINA TWIST COLANTA”, pueden coexistir en el mercado, en razón a que no existen similitudes desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual, que tengan la suficiente capacidad de inducir al público en error al momento de adquirir uno u otro producto, dado que serían percibidos de manera diferente, bien sea antes, durante o después de su venta. Indicó que no existe conexión competitiva entre los productos que amparan las

expresiones cotejadas, máxime si se tiene en cuenta que existe una gran diferencia en la composición y destinación de una gelatina a un refresco o gaseosa, características estas últimas de las marcas opositoras, teniendo en cuenta que su naturaleza, composición física o química, estructura y presentación, son completamente diferentes. Estimó que la regla de especialidad es un principio básico del derecho marcario, según el cual “[…] el registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase, por lo que debe entenderse que ese derecho de la marca no se extiende a productos que estén clasificados en un grupo distinto del nomenclador […]”. Advirtió que al no existir conexión competitiva alguna entre los signos en conflicto, no se generaría confusión indirecta ni se afectarían derechos exclusivos de terceros. Adujo que se desconoció la existencia de diferentes marcas que contienen en su conformación la expresión “TWIST”, registradas y vigentes en diferentes clases, además de las ya mencionadas “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTY TWIST”, que han coexistido pacíficamente en el mercado colombiano sin generar ningún tipo de confusión o asociación; y que todas surtieron el mismo trámite y fue concedido su registro sin contrariedad alguna. Concluyó que se desconoció la importancia de la expresión “COLANTA” que se encuentra plenamente protegida, la cual debe ser considerada como parte fundamental de un conjunto marcario, razón suficiente para que se conceda el registro de la marca “GELATINA TWIST COLANTA”, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en

síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Agregó que dando aplicación a los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el examen de confundibilidad lo realizó apreciando los signos en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, pues esa sería la situación real en la que eventualmente se podría encontrar el consumidor promedio, el cual al acudir al mercado percibe las marcas de manera individualizada. Manifestó que la expresión “TWIST”, contenida en el signo cuestionado, pese a estar acompañada de otros elementos, es la partícula que presenta mayor relevancia por su tamaño preponderante en la etiqueta del signo, de manera que tiene un alto grado de recordación e individualización y genera un mayor impacto de identificación en los consumidores. Indicó que dicha partícula también se encuentra presente en las marcas opositoras “TWIST FROST”, “FRUTTY TWIST” y “TWIST”, de propiedad del tercero con interés directo en las resultas del proceso, generándose una reproducción parcial de los registros marcarios previos concedidos con anterioridad. Alegó que debido a que el signo solicitado “GELATINA TWIST COLANTA” reproduce el elemento de mayor preponderancia marcaria de las marcas previamente registradas, esto es, la expresión “TWIST”, que por su ubicación y tamaño hace que llame de manera significativa la atención del consumidor; y que dada la genericidad de la palabra “GELATINA” y teniendo en cuenta el menor tamaño y ubicación de la palabra “COLANTA” en el gráfico del signo cuestionado,

se genera un riesgo de confusión directa en el consumidor, quien podría tomar un producto por otro. Mencionó que entre los productos que distinguen los signos enfrentados en las clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza existe conexidad competitiva, por cuanto todos son productos alimenticios destinados a ser utilizados para el consumo de los niños y para su lonchera, por lo que es dable que los usuarios de las gelatinas de uso alimenticio y de toda clase de bebidas y refrescos les adjudiquen una misma procedencia empresarial, debido a la semejanza de los signos cotejados y a sus estrechos vínculos comerciales. II.2. La sociedad POSADA TOBÓN S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, señaló que existe una reproducción total de su marca previamente registrada “TWIST”, por lo que el signo solicitado no puede ser registrado. Adujo que la expresión “GELATINA”, que hace parte del signo cuestionado, debe ser excluida del cotejo marcario, toda vez que es genérica y no le confiere distintividad alguna; y que, además, la palabra “COLANTA” es una marca que ya se encuentra registrada, como lo reconoce la propia actora, por lo que “COLANTA” no puede ser tenido como un elemento novedoso que se pretenda proteger, máxime si se tiene en cuenta que en la parte gráfica ocupa un menor tamaño que la palabra “TWIST”. Que, por lo anterior, a pesar de que el signo solicitado esté compuesto por otros elementos nominativos, éstos no le aportan la suficiente distintividad para permitir

su registro; y que lo único que pretende es obtener derechos exclusivos respecto de la partícula “TWIST”. Indicó que de aceptar los argumentos esgrimidos por la actora significaría, a su juicio, permitir el registro de cualquier expresión que ya se encuentre registrada a nombre de un tercero agregándole otra marca registrada a su favor, lo que generaría una apropiación indebida y confusión respecto del origen empresarial de marcas ya reconocidas dentro del público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que, en el caso concreto, los productos enfrentados presentan una relación de conexidad competitiva. Expresó que los productos de las clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza pertenecen al sector alimenticio, por lo cual sería totalmente válida la consideración efectuada por la SIC, en los actos acusados, relativa a que los canales de comercialización de estos productos son los mismos, pues se venden a través de tiendas de barrio o grandes superficies. Agregó que los mencionados productos también cumplen una misma finalidad, pues pretenden refrescar o calmar la sed del consumidor, lo que demuestra, a su juicio, la situación de riesgo y engaño que se generaría para quien desee adquirir dichos artículos, en particular, los niños que son consumidores usuales y habituales de gelatina y refrescos. Manifestó que, adicionalmente, a la titularidad previa que ostenta sobre la marca “TWIST”, es propietaria de otros registros marcarios que incluyen dicha partícula (“FRUTY TWIST”, “TWIST (CARACOL)” y “TWIST FROST”), por lo que se encuentra demostrado que tiene una familia de marcas y, con ello, una extensión

de derechos de propiedad industrial sobre la palabra “TWIST”. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1La SIC, insistió en que se denieguen las pretensiones de la demanda. Al respecto, señaló que los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado; y que si se hubiera concedido el registro del signo cuestionado se hubiera generado un riesgo de asociación o confusión con las marcas previamente registradas y, con ello, un perjuicio a los consumidores y al derecho de exclusividad conferido al titular de las marcas “TWIST”, “TWIST FROST” y “FRUTTY TWIST”. Reiteró que el signo solicitado reproduce el elemento de mayor disposición marcaria “TWIST” de las marcas opositoras, ubicándolo dentro de su conjunto en una posición centrada y en un tamaño que hace que tal parte del plano nominativo llame de manera significativa la atención del consumidor, pues dada la genericidad de la palabra “GELATINA” y ubicación imperceptible de la palabra “COLANTA”, es deducible que tal situación puede generar un riesgo de confusión directa. IV.2El tercero con interés directo en la resultas del proceso, reiteró la solicitud de que se denieguen las pretensiones de la demanda. Para el efecto, insistió en que el signo solicitado “GELATINA TWIST COLANTA” reproduce por completo su marca previamente registrada “TWIST”, la cual pertenece a una familia de marcas que

comparten el elemento común “TWIST”. Explicó que la palabra “TWIST” es el elemento preponderante del signo cuestionado; que la expresión “GELATINA” es genérica; y que la marca “COLANTA” de la demandante ya se encontraba registrada, por lo que lo que se pretendía con la solicitud del signo “GELATINA TWIST COLANTA”, era obtener un derecho de uso exclusivo sobre el signo “TWIST”. IV.3En esta etapa procesal, tanto la actora como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó4: “[…] 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado a registro GELATINA TWIST COLANTA (mixto) y las marcas TWIST (mixta), TWIST FROST (mixta), TWIST FROST (denominativa), TWIST (denominativa) y FRUTY TWIST (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: 4 Proceso 345-IP-2019. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

[…] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro GELATINA TWIST COLANTA (mixto) y las marcas TWIST FROST (mixta) y TWIST (mixta), es necesario que se verifique si se realizó la comparación entre estos signos, teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.3. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el

cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante

tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e,