CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00227-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto A ALHELY y la marca ALHELÍ / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca mixta A ALHELY / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca mixta «A ALHELY» identificada con el registro marcario núm. 374885, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso

y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema, la constancia del estado del registro de la marca «A ALHELY» . En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020 , conforme al cual la SIC certificó que la marca esta caducada por falta de renovación desde el 19 de julio de 2016 […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditado la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «A ALHELY», que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] 40.En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto conduce a la

aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 374885 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Alcoholes S.A. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario caduca por falta de renovación dentro del término

legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibídem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00227-00

Actor: ALCOHOLES S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

Sentencia de única instancia

La Sala procede a resolver, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad Alcoholes S.A., en contra de las Resoluciones 25932 de 22 de octubre de 2004, 28554 de 28 de octubre de 2005 y 51293 de 28 de noviembre de 2008, por medio de las cuales la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio – en adelante SIC, concedió el registro de la marca mixta «A ALHELY» para distinguir productos comprendidos en la clase 3 del nomenclátor de la clasificación internacional de Niza.

I. ANTECEDENTES

I.2. Los hechos

1. Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 14 de mayo de 2002, la sociedad Industrias Químicas ALHELY LTDA solicitó el registro de la marca mixta «A ALHELY» a la División de Signos Distintivos de la SIC, para distinguir productos comprendidos en la clase 3 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza -novena edición-.

2. Una vez fue publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad actora presentó oposición en contra del citado registro, con fundamento en el riesgo de confundibilidad existente con la marca «ALHELÍ» registrada en la clase 5.

3. Mediante Resolución núm. 25932 de 22 de octubre de 2004, la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la referida sociedad y concedió el registro solicitado.

4. En atención a lo anterior, la sociedad Alcoholes S.A. presentó recurso de

reposición y, en subsidio, de apelación.

5. La jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 28554 de 28 de octubre de 2005, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 25932 de 22 de octubre de 2004.

6. En igual sentido, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución núm. 51293 de 28 de noviembre de 2008, confirmó lo resuelto en la Resolución 25932.

I.2. La demanda

7. Mediante escrito radicado el 29 de abril de 20091 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Alcoholes S.A., en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda en contra de la SIC, con miras a obtener las siguientes declaratorias y condenas: […] PRIMERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 25932 de 22 de octubre de 2004 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo no. 02-040807, mediante la cual ese Despacho declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Alcoholes S.A., y concedió a la sociedad

Industrial Químicas ALHELY LTDA, con domicilio en Bogotá, D.C., el registro de la marca A ALHELY para amparar productos comprendidos

en la Clase 3ª de la octava edición de la Clasificación Internacional de Niza. SEGUNDA. DECLARAR la nulidad de la Resolución no. 28554 de 28 de octubre de 2005, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Reposición presentado contra la Resolución No. 25932 de 22 de octubre de 2004 confirmándola y concediendo el Recurso de Apelación. 1 Folios 1 a 89. TERCERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 51293 de 28 de noviembre de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el Recurso de Apelación interpuesto confirmando en su totalidad la decisión contenida en la Resolución No. 25932 de 22 de octubre de 2004, que declaró infundada la oposición presentada por mi representada la sociedad Alcoholes S.A., y concedió el registro de la marca A ALHELY para amparar productos comprendidos en la Clase 3ª de la octava edición de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Industrias Químicas ALHELY LTDA. CUARTA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, solicito muy comedidamente a ese Despacho declarar fundada la oposición presentada por la sociedad Alcoholes S.A. contra la solicitud de registro de la marca A ALHELY clase 3ª de la sociedad Industrias Químicas ALHELY LTDA, y en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y

Comercio negar definitivamente el registro de la misma. QUINTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el certificado de registro no. 374885 el cual ha sido asignado a la marca A ALHELY (Mixta) Clase 3ª de la sociedad Industria Químicas ALHELY LTDA. SEXTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la propiedad industrial, la sentencia proferida en este proceso […]. I.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

8. La parte demandante manifestó que los actos acusados desconocen el contenido de los artículos 13 y 83 de la Constitución Política, de los literales a) y b) del artículo 135, y de literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

9. Respecto de la transgresión de los literales a) y b) del artículo 135, se limitó a transcribir la norma y sostuvo que la marca mixta «A ALHELY» no cumplía con el requisito de distintividad.

10. En cuanto a la violación de los literales a) y f) del artículo 136, explicó que la solicitud de registro objeto de controversia debió ser negada, toda vez que el signo cuestionado «A ALHELY», se encontraba incurso en esa causal de irregistrabilidad, por cuanto era prácticamente igual a la marca «ALHELÍ», previamente registrada, y los productos que distinguían guardaban identidad.

11. Señaló que el público consumidor no siempre tenía la oportunidad de

confrontar las marcas de manera sucesiva, por lo que podría confundir el origen empresarial de los mismos, es decir, asociarlos por su procedencia, creyendo que ambos provenían de la sociedad Alcoholes S.A. cuando ello no era así.

12. Adujo que, al comparar las marcas «A ALHELY» y «ALHELÍ», se tenía que en la primera solamente se adicionaba la letra «A» y, por eso, desde el punto de vista ortográfico, «los signos eran iguales y bastaba una simple comparación para establecer las similitudes».

13. Desde el punto de vista fonético, afirmó que las expresiones en conflicto eran muy similares, pues al pronunciar una y otra el sonido era el mismo, lo que dificultaba la diferenciación por parte del consumidor medio o de uno extremadamente diligente.

14. En lo atinente a la transgresión del artículo 13 de la Constitución, indicó que la entidad demandada había resuelto asuntos similares con decisiones completamente contrarias, como se apreciaba en la Resolución núm. 7459 de 28 de marzo de 2006, expediente núm. 05-057251, por medio de la cual se negó el registro de la marca nominativa Silicon Tech.

15. En relación con el artículo 83 superior sobre buena fe, precisó que la Superintendencia de Industria y Comercio debió realizar con mayor detenimiento el estudio de los signos enfrentados, y no simplemente limitarse a decir que los productos de una y otra marca eran diferentes.

16. Finalmente, puso de relieve que el acto acusado desconocía el inciso 6 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, referido al principio de

imparcialidad, en la medida en que no respeta los derechos de la sociedad demandante.

II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

17. En su escrito de contestación, el apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y sostuvo que debían ser desestimadas por cuanto carecían de apoyo jurídico.

18. Precisó que la sociedad demandante fundamentó su inconformidad en la presunta infracción del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero afirmó que dicha infracción era inexistente.

19. En ese orden de ideas, señaló que la oficina de marcas, al efectuar el análisis de registrabilidad del signo objeto de discusión, realizó un estudio riguroso de la disposición acusada, en donde concluyó que si bien el signo «A ALHELY» reproducía parcialmente el signo registrado, tal similitud no era suficiente para determinar que la marca demandada incurría en dicha causal.

20. Adujo que mientras la marca mixta «A ALHELY» de propiedad de la sociedad Industrias Químicas ALHELY Ltda estaba destinada a distinguir «ceras industriales, ceras para el hogar, ceras para muebles, ceras para automotores, detergentes aditivos para el cuero, aromatizadores, desinfectantes, desmanchadores, lavaplatos, jabones, shampoo, removedores de ceras, blanqueadores, desengrasantes, lustradores para muebles, betunes» productos

comprendidos en la clase 3 del nomenclador Internacional de Niza; la marca de la sociedad demandante ALHELÍ estaba registrada para distinguir productos de la clase 5, esto es, «productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para moldes dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas»; por lo que advertía que las marcas protegían productos que no guardaban relación en su naturaleza ni cumplían las mismas finalidades, así como tampoco compartían los mismos o similares canales de comercialización.

21. Por lo expuesto, indicó que no existía impedimento para que la marca registrada objeto de la demanda coexistiera en el mercado con la marca de la sociedad demandante, aun siendo estas ortográfica y fonéticamente similares, en la medida en que no estaban destinadas a distinguir productos o servicios idénticos o similares, por lo que no podía predicarse un riesgo de asociación o confusión.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 335-IP-2015 de 7 de julio de 20162, en la que expuso los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria sobre el debido entendimiento del artículo aplicable al caso concreto.

23. En tal sentido, explicó que «la Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literales a y f) de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales procede interpretar el artículo 136 literal a) y no así los demás en mención solicitados porque no son directamente aplicables para resolver el asunto teniendo en cuenta que no se está frente a una acción de nulidad absoluta».

24. Así pues, indicó que el cotejo marcario en los términos del artículo 136 ibídem debía guiarse por las siguientes reglas: […] 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre un signo mixto con otro denominativo, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el 2 Folio ¿??????? denominativo esta conformado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de significado, mientras que el signo mixto se compone de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos iconos, etc. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3. Una vez la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría

riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: […] 2.5. En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o asociación entre los signos A ALHELY (mixto) y ALHELÍ (denominativo), cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

3. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos de la Clase 3. Su relación con los signos que amparan productos farmacéuticos […] 3.4. En efecto, si bien en principio los productos de la Clase 3 y 5 tienen canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, el uso y la manipulación de los mismos podría generar error en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la Clase 3 y 5 en el hogar, casas de recreo o fincas de funcionalidad variada, ya que los mismos están al fácil acceso del consumidor, que bien puede confundirse y aplicar un producto Clase 3 pensando que esta usando un medicamento para uso animal o vegetal. 3.5. Es muy posible por vía de ejemplo, que al ser confundible una marca que ampara productos como champús, desinfectantes, jabones, blanqueadores, entre otros, con otra que ampara un fármaco, un pesticida o un plaguicida, el consumidor al alcance de estos productos

incurra en error, lo cual podría ser fatal para su salud si ingiere el componente equivocado o para la salud de los animales o plantas si se les aplica una sustancia equivocada. 3.6. Además puede suceder que los productos de las Clases 3 y 5, identificados con marcas aparentemente confundibles, se guarden o almacenen en el mismo lugar y hasta ser manipulados por personas que carecen del adecuado discernimiento para distinguir un producto de otro, como los adultos mayores (ancianos) o los niños o personas de baja escolaridad que trabajan en hogares y que asisten a sus familias, incluso proporcionándoles medicinas y manipulando productos de limpieza. 3.7. De otra parte debe considerarse a la población más vulnerable, de nivel educativo apenas elemental o los casos de analfabetismo, los bajos ingresos en los hogares que limita la atención médica necesaria, todo lo cual estimula la inclinación a auto-formularse y a la adquisición de medicinas sin la debida prescripción médica, cuyas sustancias que no alcanzan a consumirse en su totalidad posiblemente se acumulan en el hogar, “por si se necesitan en el futuro” y hasta compartirse estos medicamentos entre vecinos, familiares y amigos que padecen de alguna afección. 3.8. Ante eventuales hipótesis como las señaladas, es necesario que el examinador se coloque en el lugar del consumidor medio, que para el caso es la población consumidora de productos farmacéuticos, quienes pueden utilizar el producto en el ámbito de su hogar sin asistencia técnica con graves consecuencias para su salud en caso de ser confundibles. 3.9. En este escenario, la Corte Consultante deberá realizar un análisis

de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes, considerados los productos que amparan los signos en conflicto y posible incidencia en el incremento del riesgo de confusión con carácter esmerado y preventivo. 3.10. Finalmente, es de observar que aun cuando el Tribunal ha adoptado algunos criterios para apreciar si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, no obstante tratándose de productos de las Clases 3 y 5, dichos parámetros deben complementarse con un análisis mucho más minucioso, incluida la posible casuística y atendiendo a directrices como las tratadas […].

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

25. Mediante auto de 18 de octubre de 20163, se corrió traslado a las partes, a los intervinientes y al agente del Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus alegatos de conclusión y el respectivo concepto.

26. En esta etapa la sociedad demandante y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa, en tanto que el agente del Ministerio Público y el tercero interesado guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA 3 Folio 163.

V.1. Competencia

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo

y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20194, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. V.2. El problema jurídico

28. En el presente caso, la parte actora sostiene que las Resoluciones números 25932 de 22 de octubre de 2004, 28554 de 28 de octubre de 2005 y la 51293 de 28 de noviembre de 2008 desconocen lo dispuesto en los literales a) y b) del artículo 135 y a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de

la Comunidad Andina.

29. Fundamentó la demanda en que el signo en conflicto «A ALHELY» es una copia de su marca «ALHELÍ», lo que puede llevar al público consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto.

30. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine solo era viable la interpretación del literal a) del artículo 136, por cuanto las demás normas «no son directamente aplicables para resolver el asunto teniendo en cuenta que no se está frente a una acción de nulidad absoluta».

31. El texto de la norma aludida es el siguiente: […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 Reglamento Interno del Consejo de Estado. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los

cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación […].

32. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca mixta «A ALHELY» identificada con el registro marcario núm. 374885, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación.

33. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 19 de julio de 2016, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

34. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema, la constancia del estado del registro de la marca «A ALHELY»5. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 20206, conforme al cual la SIC certificó que la marca esta caducada por falta de renovación desde el 19 de julio de 2016, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen7: 5 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. 6 Folios 187 a 191. 7 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 23 de noviembre de 2020

35. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el

inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]»

36. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo.

El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses

después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en

que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca