CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00231-00-2015

MARCA ROYAL DECAMERON – Irregistrable por generar riesgo de confusión indirecto o riesgo de asociación frente al nombre comercial HOTELES ROYAL S.A. y reproducirlo parcialmente La coincidencia en las denominaciones las hace similares generándose un riesgo de confusión indirecto toda vez que el consumidor medio asociaría los signos en cuanto a su origen empresarial (…) la presencia de la expresión DECAMERON en el signo cuyo registro se cuestiona no tiene la entidad de particularizar el origen empresarial de los productos y servicios. A lo anterior se suma el que las marcas opositoras se encuentran unas registradas para distinguir la misma clase de productos y servicios (clase 43) y otras para amparar productos y servicios que tienen íntima relación toda vez que se ofrecen en el sector hotelero al cual pertenecen tanto la actora como el tercero titular de la marca cuestionada. En tal sentido es forzoso concluir que la similitud que genera el riesgo de asociación no se ve menguada ante la existencia de la expresión DECAMERON ya que se ha podido ver que ésta no tiene la suficiente fuerza gramatical para diferenciar una y otra marca. Con respecto a la protección del nombre comercial HOTELES ROYAL S.A., se pudo establecer en el proceso que este ha sido utilizado de manera ininterrumpida desde el año 1989 en actividades comerciales relacionadas con la hotelería y el turismo, uso que se caracteriza por ser real, efectivo y público. Siendo ello así resulta claro que el nombre comercial merece la protección que le confiere el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 según el cual no pueden registrarse como marca signos que “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas

las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.” La aludida disposición supranacional establece que cuando el nombre comercial sea usado con anterioridad a la solicitud de una marca podrá impedir su registro en virtud del principio de la prioridad, siempre y cuando entre los signos y los productos o servicios o actividad que protege la marca y el nombre comercial, respectivamente, pueda inducirse al público a error. Pues bien, teniendo en cuenta que el nombre comercial HOTELES ROYAL S.A. es confundible con la marca posteriormente registrada ROYAL DECAMERON conduciendo a crear riesgo de confusión indirecta, se tiene por establecido que los actos demandados son contrarios la normativa andina y por tanto merecen ser retirados del ordenamiento jurídico.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 82 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 267 / DECISION 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 LITERAL H NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 9285 DE 2004 (30 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 9286 DE 2004 (30 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 30971 DE 2004 (15 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) NOTA DE RELATORIA: Distintividad de la marca, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2013, Rad. 2005-00303, MP. Guillermo

Vargas Ayala; Notoriedad de la marca, Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 2002-00107-01, MP. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: La sociedad HOTELES ROYAL S.A., en ejercicio de la acción de nulidad, demanda las resoluciones 9285, 9286 y 30971, todas de 2004, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca nominativa ROYAL DECAMERON, para distinguir productos de la clase 39, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala accedió a las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00231-00

Actor: HOTELES ROYAL S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por la actora en ejercicio de la acción de nulidad contra las resoluciones 9285 de 30 de abril de 2004, 9286 de 30 de abril de 2004 y 30971 de 15 de diciembre de 2004, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los trámites administrativos mediante los cuales se concedió el registro de la marca nominativa “ROYAL DECAMERON” para distinguir productos de la clase 39, 41 y 43 de la

clasificación internacional de Niza. 1.- LA DEMANDA La actora, en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicita a la Sala que acceda a las siguientes: 1.1Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No 9285 de 30 de abril de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca ROYAL DECAMERON (Nominativa), para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional. Segunda.- Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la entidad demandada cancelar el certificado de registro 281.194. Tercera.- Declarar la nulidad de la Resolución 9286 de 30 de abril de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo ROYAL DECAMERON para identificar servicios de la clase 41 de la clasificación de Niza. Cuarta.- Como consecuencia de la anterior declaración ordenar a la entidad demandada cancelar el registro 281.195. Quinta.- Declarar la nulidad de la Resolución 30971 de 15 de diciembre de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro como marca del signo ROYAL DECAMERON para identificar servicios de la clase 43 de la clasificación de Niza. Sexta.- Como consecuencia de la anterior declaración ordenar a la entidad

demandada cancelar el registro 290.980. Séptima.- Que se ordene la demandante publicar en la Gaceta de Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso. Octava.- Que se ordene a la entidad demandada expedir los actos correspondientes para cumplir el fallo que se profiera en este asunto, dentro de los 30 días siguientes a su comunicación tal y como lo dispone el artículo 176 del C.C.A. 1.2. Hechos y omisiones expuestos en la demanda 1.2.1.- La sociedad Hoteles Royal S.A. fue constituida legalmente desde el año 1989 y desde entonces se dedica a la oferta y administración de servicios hoteleros, así como a la inversión y aporte de recursos económicos y técnicos para establecer una cadena hotelera, por lo cual siempre ha sido reconocida con el nombre comercial Hoteles Royal, el cual ha sido usado de manera constante, regular e ininterrumpida. 1.2.2.- Hoteles Royal S.A. ha identificado en el mercado sus sociedades subsidiarias bajo la expresión ROYAL, por lo cual ha registrado las marcas HOTEL ROYAL BOGOTÁ, HOTEL CALI ROYAL, HOTEL CARTAGENA ROYAL entre otras. 1.2.3.- El 09 de octubre de 2003, la sociedad HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca “ROYAL DECAMERON” (denominativa) para distinguir servicios de las Clases 39, 41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.4.- El extracto de las tres solicitudes de la marca “ROYAL DECAMERON” (denominativa) en las Clases 39, 41 y 43 fue publicado en la Gaceta de la

Propiedad Industrial Nº 534 de 28 de noviembre de 2003 y contra ellas no se presentaron oposiciones. 1.2.5.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al analizar las tres solicitudes de registro, mediante las Resoluciones 9285, 9286 y 30971 de 30 de abril de 2004 y de 15 de diciembre de 2004 respectivamente, concedió el registro del signo “ROYAL DECAMERON” (denominativo) en las Clases 39, 41 y 43 respectivamente. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Señala como tal el artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por las razones que se resumen así: 1.3.1.- En cuanto la supuesta violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, la parte actora señala que el registro de la marca ROYAL DECAMERÓN desconoce la aludida disposición andina como quiera que se genera riesgo de confusión y de asociación a partir de la solicitud previa de registro de los signos HOTEL BOGOTÁ ROYAL, HOTEL CALI ROYAL, HOTEL CARTAGENA ROYAL y HOTEL MEDELLÍN ROYAL. 1.3.2.- La semejanza entre los signos genera un riesgo de confusión tal que llevaría al consumidor a pensar que existe una relación en cuanto al origen empresarial de las marcas que se encuentran a nombre de HOTELES ROYAL S.A. y de HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A. En tal sentido argumenta que la marca ROYAL DECAMERON registrada para distinguir productos de la

clase 43 es similarmente confundible con las marcas cuyo titular es HOTELES ROYAL S.A para amparar servicios y productos de la clase 42 y 43. 1.3.3.- Las similitudes son evidentes y se presentan tanto a nivel visual como a nivel conceptual y fonético. Además, existe una relación comercial directa entre los servicios amparados por ambos signos, al distinguir servicios competitivamente conexos toda vez que Hoteles Royal S.A. cuenta con marcas registradas en las clases 42 y 43. 1.3.4.- El riesgo de confusión se presenta no sólo respecto de las marcas registradas por la sociedad demandante sino con su nombre comercial, el cual ha usado desde el año 1989 hasta la fecha en el ejercicio de actividades empresariales relacionadas con la administración y organización de la cadena de hoteles. 1.3.5.- El registro de la marca cuestionada afecta indebidamente el sigo notorio ROYAL, máxime si se tiene en cuenta que éste tiene un alto valor comercial y publicitario, lo que podría llevar a un aprovechamiento indebido a costa del esfuerzo ajeno. 1.3.6.- Además de lo anterior, la coexistencia de los signos en contienda crea un riesgo de dilución por el uso indebido de la marca notoria ROYAL. 2CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio. Contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de ésta, con fundamento en los siguientes argumentos: 2.1.1.- La marca cuyo registro se impugna cumple con todos los requisitos de ley para ser registrada. Debe tenerse en cuenta que en el trámite administrativo no se presentaron oposiciones, y sin embargo, la entidad demandada procedió a realizar

el análisis de confundibilidad de forma profunda. 2.1.2.- El elemento predominante en la marca ROYAL DECAMERON (denominativa) es la expresión DECAMERON que irradia al conjunto de la denominación, otorgándole la distintividad que necesita para ser diferenciada de las marcas opositoras. Por tal razón, las marcas en conflicto pueden coexistir pacíficamente. 2.1.3.- En cuanto al argumento de notoriedad del nombre comercial, señala que en el proceso de registro de la marca no se allegó prueba alguna de ello, por lo que la Superintendencia no podía hacer un estudio de registrabilidad que tuviera en cuenta la supuesta notoriedad de la marca ROYAL. 2.1.4.- Presenta la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda bajo la consideración de que la parte demandante incurrió en una indebida acumulación de pretensiones, toda vez que cada una de las solicitudes fueron tramitadas bajo tres actuaciones administrativas diferentes, lo que la obligaba a que demandara cada acto por separado. 3.- ALEGATOS DE CONCLUSION 3.1.- HOTELES ROYAL S.A. 4.1.1.- La parte actora, estando en la oportunidad legal para hacerlo, alegó de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la demanda. Agregó que en curso del proceso se pudo establecer que las marcas registradas a su nombre en la clase 43 tienen prioridad en el tiempo en relación con la marca ROYAL DECAMERON, sumada a la similitud existente entre los signos y la clara conexidad competitiva entre los servicios que distinguen. 3.2.- Superintendencia de Industria y Comercio

4.2.1.- Por su parte, la Superintendencia manifestó que no existe similitud entre las marcas capaz de general riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Por otra parte, puso de presente la circunstancia de que las marcas contienen la denominación común ROYAL, siendo esta de una expresión de uso de común que hace débil las marcas cuyo titular es la demandante, lo que hace posible que se mantenga el registro del signo cuestionado.

4.- INTERPRETACION PREJUDICIAL1

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, mediante escrito de radicación 75-IP-2012 recibido en esta corporación el 23 de octubre de 2012, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación 1 Folios 202 a 211 del Cuaderno Principal. gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de

registro.

TERCERO: En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error.

CUARTO: La notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar. La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos. La Decisión 486, atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.

QUINTO: Existen criterios para determinar la similitud o conexión competitiva entre los servicios que amparados por una marca se encuentran en conflicto: a) Conexión competitiva en relación con la finalidad de los servicios, que es el aspecto fundamental para establecer las aplicaciones que se le da a

los servicios, b) Conexión competitiva en relación con los canales de comercialización, que se refiere a los puntos de distribución, identidad por los medios publicitarios y de los establecimientos de venta. Existirá conexión competitiva si en los mismos canales de distribución se encuentran estos servicios, con lo cual el consumidor medio se pueda llegar a confundir.

SEXTO: El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial’.

SÉPTIMO: De acuerdo al artículo 150 de la Decisión 486 una vez vencido el plazo para presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones.” 5.- CONSIDERACIONES 5.1.- Los actos administrativos enjuiciados Están conformados por las resoluciones 9285 de 30 de abril de 2004, 9286 de 30 de abril de 2004 y 30971 de 15 de diciembre de 2004, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los trámites administrativos mediante los cuales se concedió el registro de la marca nominativa “ROYAL DECMERON”, para distinguir productos de la clase 39, 41 y 43 de la clasificación internacional de Niza. 5.2.- Examen de los cargos

5.2.1.- Según se desprende de la demanda, su contestación y los alegatos presentados por las partes, le corresponde a la Sala determinar si los registros marcarios controvertidos violan la normativa andina expuesta en el concepto de violación a más de aquellas interpretadas por el Tribunal de Justicia de la CAN. 5.2.2.- Previamente se debe resolver la excepción de indebida acumulación propuesta por el apoderado de la entidad demandada, bajo la consideración de que los actos acusados fueron proferidos en actuaciones administrativas distintas y por tanto debían ser demandados por separado. 5.2.3.- Al respecto se tiene que la excepción carece de fundamento, toda vez que las reglas para la acumulación de pretensiones que se encontraban vigentes para el momento en que se interpuso la demanda le permitían al actor proceder de la forma en que lo hizo. En efecto, el artículo 82 del C.P.C. al cual se acude en aplicación de la integración normativa que dispone el artículo 267 del CCA, sobre el particular señala: “El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación

de aquélla y la sentencia de cada una de las instancias. También podrán formularse en una demanda pretensiones de varios demandantes o contra varios demandados, siempre que aquéllas provengan de la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse específicamente de unas mismas pruebas, aunque sea diferente el interés de unos y otros. En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado, con la limitación del numeral 1 del artículo 157. Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los dos incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa.” 5.2.4.- De la precitada disposición legal se advierte que podrán acumularse en una misma demanda pretensiones (conexas o inconexas) siempre que concurran los requisitos exigidos en la ley para ello. En el presente asunto se evidencia con claridad que el competente para conocer de todas las pretensiones es el Consejo de Estado, que estas no se excluyen entre sí y que el trámite que debe imprimirse para resolverlas es el mismo, esto es, el del proceso contencioso administrativo de carácter ordinario. Bajo las anteriores consideraciones la Sala negará la excepción propuesta por la entidad demanda toda vez que las pretensiones fueron acumuladas en debida forma. 5.2.5.- Resuelto el punto de la acumulación de las pretensiones se tiene que el fondo de la controversia se centra en cuestionar la legalidad de los actos mediante

los cuales se concedió el registro de la marca ROYAL DECAMERON para amparar productos de las clases 39, 41 y 43 de la clasificación internacional, toda vez que, en el sentir del actor, estos desconocen las reglas consagradas en el artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486. 5.2.6.- El concepto de violación se resume en que la marca cuestionada es similarmente confundible con las marcas registradas a favor de HOTELES ROYAL S.A. para amparar los mismos productos y servicios en la clase 43 así como servicios y productos competitivamente conexos con los que amparan las clases 39 y 41. En la misma línea se considera por parte de la demandante que el registro como marca del signo ROYAL DECAMERON vulnera el nombre comercial HOTELES ROYAL S.A. así como la marca noria ROYAL. 5.2.7. Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación de los signos en contienda se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error.

En consecuencia, de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado. De conformidad con lo anterior, el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “ROYAL DECAMERON” (denominativo) y la marca y el nombre comercial “HOTELES ROYAL S.A.” (denominativo), aplicando los criterios desarrollados por este Tribunal.” 5.2.8.- De acuerdo con las reglas anteriormente enunciadas y teniendo en cuenta que la contienda se concentra en la posible similitud que existe entre los signos ROYAL DECAMERON y el nombre comercia HOTELES ROYAL S.A. y las marcas registradas a favor de este HOTEL BOGOTÁ ROYAL, HOTEL CALI ROYAL, HOTEL CARTAGENA ROYAL, HOTEL MEDELLÍN ROYAL, CASA ROYAL, HOTEL ANDINO ROYAL, HOTEL HACIENDA ROYAL, HOTEL PARQUE ROYAL, ROYAL EXPRESS y HOTEL PACÍFICO ROYAL, se debe precisar si la denominación DECAMERON imprime la suficiente fuerza distintiva que permita diferenciar las marcas amparadas de aquellas que se buscan proteger. 5.2.9.- Esta regla de cotejo marcario encuentra asidero en que los signos denominativos compuestos que se confrontan comparten la denominación ROYAL, lo que indica que se debe determinar si la denominación diferente presente en la marca cuestionada le otorga la suficiente fuerza distintivita.

5.2.10.- La fuerza distintiva en este tipo de marcas radica en que el elemento diferenciador otorga particularidad a la denominación de suerte que al ser apreciada en su conjunto permite distinguirla de otra. Sobre este particular la Sala ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos: “La marca cuyo registro fue negado es una denominación compuesta ya que está formada por las palabras “TELCEL MOVIL”, en cuanto el análisis que se desprende de cotejar las denominaciones “TELCEL” y “TENCEL” la Sala se remite a lo concluido en líneas anteriores. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el vocablo “MOVIL” se tiene que este no conduce a particularizar cual es el origen empresarial del producto, esto es, no otorga al signo la suficiente carga semántica que permita reconocer que se trata de un producto que pertenece a una persona y no a otra. En ese sentido la interpretación prejudicial dada para este asunto sostuvo lo siguiente: “En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto y del signo denominativo que cuenten, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitados como marcas habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio

de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).” La expresión MOVIL no aporta criterios ni elementos de diferenciación entre los signos en cuestión ya que no tiene la potencialidad de eliminar el riesgo de confusión que se presenta dada la marcada similitud entre las denominaciones “TELCEL” y “TENCEL”. A esto se debe agregar que el riesgo se aumenta teniendo en cuenta que las marcas en disputa buscan amparar los mismos productos presentes en la clase 25 de la clasificación internacional.” 2 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Fallo de 19 de septiembre de 2013 proferido en proceso con radicación núm.: 11001 03 24 000 2005 00303 00.

Actor: ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DEL RL DE C.V. - C.P. Guillermo Vargas Ayala. 5.2.11.- Se debe entonces determinar, luego del estudio en conjunto de los signos enfrentados, si existe similitud entre ellos de suerte que, de ser así, se pasaría a establecer si la denominación DECAMERON otorga la suficiente fuerza distintiva a la marca cuestionada diluyendo el riesgo de confusión o de asociación. 5.2.12.- Para efectos de realizar el cotejo se impone aplicar las reglas que trae la interpretación prejudicial dada para este proceso, que pueden sintetizarse de la siguiente manera: “Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de signos sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no

destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación entre signos debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo los signos sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos signos no se observan los elementos diferentes existentes en ellos, sino que se debe ROYAL DECAMERON HOTELES ROYAL S.A. enfatizar en señalar ROYAL DECAMERON HOTEL BOGOTÁ ROYAL cuáles son

ROYAL DECAMERON HOTEL CALI ROYAL sus

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ROYAL DECAMERON ROYAL EXPRESS ROYAL DECAMERON HOTEL PACÍFICO ROYAL semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.” 5.2.13.- Siguiendo las anteriores reglas se observa que la similitud entre los signos radica esencialmente en que comparten la denominación ROYAL, veamos: 5.2.14.- En criterio de la Sala, la coincidencia en las denominaciones las hace similares generándose un riesgo de confusión indirecto toda vez que el consumidor medio asociaría los signos en cuanto a su origen empresarial. Vale recordar que este tipo de confusión, también conocida como riesgo de asociación,

se presenta cuando “el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo, de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado”.3 Así las cosas, le asiste razón al parte actora en cuanto que la similitud entre las marcas existe y ello puede causar riesgo de confusión el consumidor. 5.2.15.- Visto lo anterior ha de analizarse el argumento expuesto por la entidad demanda que apunta a sostener que si bien los signos comparten la denominación ROYAL, la fuerza distintiva de la expresión DECAMERON permite diferenciar la marca cuestionada de las marcas opositoras. La Sala no comparte dicha tesis como quiera que la presencia de la expresión DECAMERON en el signo cuyo registro se cuestiona no tiene la entidad de particularizar el origen empresarial de los productos y servicios. A lo anterior se suma el que las marcas opositoras se encuentran unas registradas para distinguir la misma clase de productos y servicios (clase 43) y otras para amparar productos y servicios que tienen íntima relación toda vez que se ofrecen en el sector hotelero al cual pertenecen tanto la actora como el tercero titular de la marca cuestionada. En tal sentido es forzoso concluir que la similitud que genera el riesgo de asociación no se ve menguada

ante la existencia de la expresión DECAMERON ya que se ha podido ver que ésta no tiene la suficiente fuerza gramatical para diferenciar una y otra marca. 5.2.16.- Con respecto a la protección del nombre comercial HOTELES ROYAL S.A., se pudo establecer en el proc