CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00277-00-2018

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA – Oposición respecto del signo mixto GAS / OPOSICIÓN REGISTRO DE MARCA – Legitimación / OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Fundada la presentada por los titulares del nombre y enseña comercial GAS y las marcas GAS EVOLUTION JEANS y NEW G,ASS & CO + GRÁFICA / REGISTRO MARCARIO – Negado respecto del signo mixto GAS [L]a oposición presentada por el señor MUSTAFA BASHIR en el trámite de la solicitud de registro de la marca mixta GAS no solo se sustentó en la marca atrás mencionada, sino además en la solicitud previa de la marca GAS EVOLUTION JEANS (expediente número 02 6541) y en los derechos ostentados sobre el nombre y la enseña comercial GAS en la clase 25 y, en relación con estos signos distintivos, sí prosperó la oposición. La oposición con base en tales signos distintivos constituye una oposición fundamentada que desvirtúa el registro de la marca mixta GAS solicitada por la demandante. Debe tenerse en cuenta en relación con el nombre y la enseña comercial que éstos son igualmente signos distintivos susceptibles de protección por la normativa andina. […] En este caso, el señor MUSTAFA BASHIR sustentó su oposición al registro de la marca GAS invocando el derecho exclusivo sobre el nombre y la enseña comercial GAS en Colombia, y para el efecto aportó al trámite administrativo las pruebas que permitieron acreditar el uso real, efectivo, continuo y anterior de dichos signos. La prueba de dicho uso no es cuestionada en ninguna forma por la parte actora, de manera tal que este fundamento de la oposición -cuya prosperidad se declaró en

los actos acusadosno se encuentra desvirtuado. En segundo lugar, la actuación administrativa atrás descrita también permite advertir que no es cierta la afirmación de la parte actora acerca de que el señor HENRY MUÑOZ OSMA no posee derechos con la capacidad de prevalecer sobre los invocados por aquella, pues, como se señaló, este solicitó previamente el registro de la marca NEW G,ASS & CO en la clase 25 internacional (el 5 de diciembre de 2000) y ésta le fue concedida a través de la Resolución número 23506 de 23 de agosto de 2003, siendo cedida a la sociedad NEW GAS LTDA. y luego transferida a GAS

EVOLUTION JEANS LTDA.

NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL – Son susceptibles de protección por la normativa andina / NOMBRE COMERCIAL – Finalidad Debe tenerse en cuenta en relación con el nombre y la enseña comercial que éstos son igualmente signos distintivos susceptibles de protección por la normativa andina. En la Decisión 486 de 2000 el nombre comercial es definido como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”. Se trata de un signo distintivo que identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. […] De acuerdo con esta normativa, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa, y aunque es posible que el titular de un nombre

comercial lo registre o deposite ante la oficina nacional competente, tal registro o depósito solo tendrá carácter declarativo. La Decisión 486 de 2000 confiere protección al nombre comercial impidiendo el registro o la utilización de un signo distintivo que sea idéntico o similar a aquél si tal registro o uso puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La protección de la enseña comercial se rige por las disposiciones relativas al nombre comercial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERALES A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERALES B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 146

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00277-00

Actor: GROTTO S.P.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA GAS POR SER CONFUNDIBLE CON LAS MARCAS GAS EVOLUION JEANS Y NEW G, ASS & CO Y CON EL NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL GAS La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta en ejercicio de la acción

de nulidad y restablecimiento del derecho por la sociedad GROTTO S.P.A. contra las resoluciones números 003383 de 24 de febrero de 2005, 12594 de 27 de mayo de 2005 y 51534 de 4 de diciembre de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se declararon fundadas las oposiciones presentadas por JAMAL MUSTAFA BASHIR y HENRY MUÑOZ OSMA y se negó el registro de la marca mixta GAS solicitada por la demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se

pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones Declarar la nulidad de las resoluciones números 003383 de 24 de febrero de 2005, 12594 de 27 de mayo de 2005 y 51534 de 4 de diciembre de 2008, expedidas, las dos primeras, por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y la última, por el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se declararon fundadas las oposiciones presentadas por JAMAL MUSTAFA BASHIR y HENRY MUÑOZ OSMA y se negó el registro de la marca mixta GAS solicitada por la demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la

Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, de un lado, que conceda el registro de la marca mixta GAS para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad GROTTO S.P.A. y efectúe la inscripción del certificado correspondiente en el registro de la propiedad industrial, y de otro, que declare infundadas las oposiciones formuladas por JAMAL MUSTAFA BASHIR y HENRY MUÑOZ OSMA. Así mismo, ordenar a la entidad demandada publicar en la gaceta de la propiedad industrial la sentencia que se profiera en este asunto. 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos de la demanda se mencionan los siguientes: El 14 de abril de 2003 la sociedad GROTTO S.P.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca mixta GAS, para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, petición que fue radicada bajo el expediente número 03.031.736 y publicada en la Gaceta para la Propiedad Industrial 529 del 27 de junio de 2003. El 12 de agosto de 2003 los señores JAMAL MUSTAFA BASHIR y HENRY MUÑOZ OSMA presentaron oposición contra la mencionada solicitud, alegando mejores derechos sobre signos semejantes para la misma clase 25. Posteriormente, el 24 de septiembre de 2003, la apoderada del señor JAMAL

MUSTAFA BASHIR presentó un memorial en el que informó que tanto las marcas comerciales, como los depósitos sobre los nombres y enseñas comerciales fueron traspasados a favor de la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA., por lo que solicitó tenerla como opositora dentro de este proceso. GROTTO S.P.A presentó respuesta a tales oposiciones el 26 de noviembre de 2003 y allegó pruebas sobre sus legítimos derechos respecto de la marca. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución número 003383 de 24 de febrero de 2005, declaró fundadas las oposiciones presentadas y negó el registro de la marca mixta GAS solicitada por GROTTO S.P.A. para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad GROTTO S.P.A. interpuso oportunamente recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la citada decisión. El primero fue resuelto por la Jefe de la División de Signos Distintivos a través de la Resolución número 12594 de 27 de mayo de 2005, en el sentido de confirmar el acto impugnado y conceder el recurso subsidiario de apelación. Por su parte, el recurso de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por medio de la Resolución número 51534 de 4 de diciembre de 2008, confirmando el acto impugnado. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136 (literales a y b), 146 y 147 de la Decisión 486

de la Comisión de la Comunidad Andina. Señaló que los actos acusados vulneran el artículo 146 de la Decisión 486 ya que, conforme a esta norma, únicamente “quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca”. Afirmó que GROTTO S.P.A. produce y dirige la distribución mundial de los productos identificados con la marca GAS, marca italiana líder en el mundo de la ropa deportiva (particularmente jeans), la cual es notoriamente conocida en el comercio internacional. Indicó que en la Comunidad Andina GROTTO S.P.A. es titular de la marca GAS para productos de la clase 25 internacional y que al tener conocimiento de que terceros no autorizados estaban intentando apropiarse de ella en Colombia formuló oposición andina y, para acreditar su interés en el mercado nacional, solicitó en el expediente objeto de este proceso el registro de la marca mixta GAS. Agregó que hacen parte de los antecedentes administrativos de los actos acusados el registro número 68.477 C de la marca BLUE JEANS GAS + GRÁFICA en Bolivia, de fecha 27 de octubre de 1998, y el registro número 69.492 de la marca BLUE JEANS GAS + GRÁFICA en Perú, de fecha 21 de febrero de 2001, ambos para distinguir productos de la clase 25, y que con fundamento en éstos presentó oposiciones andinas contra el registro de varias marcas confundiblemente similares que habían sido solicitadas en Colombia por el señor

JAMAL MUSTAFA BASHIR.

Apuntó que la oposición de GROTTO S.P.A. se ajustó a los requerimientos

establecidos para el efecto en los artículos 146 y 147 de la Decisión 486 y que ello ha debido tenerse en cuenta en la solicitud radicada con el número 03.031.736, con la que se acreditó su interés real en el mercado colombiano. En los actos acusados, no obstante, no se realizó una valoración de esta evidencia, pues simplemente se hizo un análisis formal limitado a trámites de registro efectuados en Colombia por quienes no son los legítimos creadores y dueños de la marca GAS, sin tener en cuenta, entre otros antecedentes, que la solicitud de registro número 03.022.693 de la marca GAS EVOLUTION JEANS, presentada por el señor JAMAL MUSTAFA BASHIR para distinguir productos de la CLASE 25, y que fue citada por éste como fundamento de su oposición, fue negada precisamente por razón de la oposición de GROTTO S.P.A., tal y como se observa en la Resolución número 32354 de 2003, confirmada por la Resolución número 3955 de 2004, en las que se reconoce la prevalencia de los derechos de esta sociedad en países de la Comunidad Andina. Manifestó que, en tal orden, “[…] la negación de la marca GAS (MIXTA) […] por la presentación de la oposición por parte del señor JAMAL MUSTAFA BASHIR, posteriormente asumida por la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA., con fundamento en las solicitudes de registro de marca que habían sido precisamente objeto de oposición, pone en evidencia la ilegitimidad de la oposición que a la postre fue declarada fundada en los actos acusados”1. Señaló que en los mismos términos la oposición del señor HENRY MUÑOZ OSMA

tampoco ha debido dar lugar a la decisión adoptada en los actos acusados, como quiera que esta persona tampoco posee derechos con la capacidad de prevalecer sobre los de GROTTO S.P.A. Expresó, por otro lado, que se vulneraron igualmente los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, en tanto que fueron aplicados indebidamente a la solicitud de registro de la marca mixta GAS en la clase 25, puesto que aunque en los actos acusados se analizaron las causales de irregistrabilidad contenidas en tales literales se partió de un supuesto de hecho inexacto, según el cual los supuestos derechos de los opositores podían ser considerados para negar la solicitud de registro presentada por GROTTO S.P.A. En su sentir, correspondía a la entidad demandada determinar si la solicitud elevada por ésta se encontraba incursa o no en causal de irregistrabilidad, pero valorando las pruebas allegadas con la respuesta a la oposición y teniendo en cuenta los antecedentes de las oposiciones que GROTTO S.P.A. presentó basada en sus mejores derechos en la Comunidad Andina y en el hecho de ser titular legítimo del signo GAS en el mundo.

2. Contestación de la demanda 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones: Señaló que los actos demandados no han incurrido en violación de las normas legales, especialmente de las contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 1 Folios 46 y 47 del cuaderno principal.

Precisó que al apreciar de manera sucesiva el signo solicitado GAS con las

marcas GAS EVOLUTION JEANS y NEW G,ASS & CO se advierten entre ellos similitudes susceptibles de generar confusión e inducir a error al público consumidor, en tanto que es coincidente la expresión GAS y la expresión BLUE JEANS no le otorga suficiente distintividad. Agregó que ni el aspecto fonético ni la parte figurativa de los signos contribuyen a su diferenciación, y que existe relación de conexidad de los productos identificados por los signos, pues pertenecen a la misma clase 25 internacional y tienen los mismos medios de comercialización y de publicidad. Finalmente, precisó que se acreditó un uso continuo, público y permanente del nombre y la enseña comercial GAS, por lo cual es susceptible de protección. 2.2. La sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. (hoy GAS JEANS S.A.S.), vinculada como tercero con interés directo en las resultas del proceso, se opuso a la prosperidad de la demanda. Precisó que el argumento mediante el cual la Superintendencia niega a la sociedad GROTTO S.P.A. el registro como marca de la expresión BLUE JEANS GAS (mixta) en la clase 25 no se sustenta en la solicitud prioritaria y posteriormente negada a la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA., pues esta sociedad antes de presentar la solicitud a la que se opuso la aquí demandante había solicitado (el 29 de enero de 2002) y obtenido el registro de la marca GAS EVOLUTION JEANS para distinguir productos de la clase 25 internacional, según certificado de registro número 326700 vigente hasta el 28 de noviembre de 2016. Indicó que en el trámite correspondiente su solicitud (posteriormente concedida) soportó la oposición que formuló el señor HENRY MUÑOZ OSMA como

representante legal de la sociedad NEW GAS LTDA.2 con fundamento en la marca NEW G,ASS & CO (solicitada el 5 de diciembre de 2000, sin que existiera oposición de la sociedad GROTTO S.P.A.), y que entendiendo que este signo distintivo constituía un obstáculo para obtener el registro por ella solicitado, la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. le compró a aquella los derechos sobre la marca, razón por la cual el registro marcario solicitado finalmente le fue concedido. Este traspaso fue debidamente inscrito ante la Superintendencia el 16 de noviembre de 2006. 2 Sociedad a la que el señor MUÑOZ OSMA le había cedido los derechos sobre la marca. Señaló que además de los derechos antes mencionados se probó en su momento ante la Superintendencia, a través de pruebas idóneas, que la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. es la titular en Colombia del nombre y enseña comercial GAS (mixto) para distinguir tanto al empresario como a sus establecimientos comerciales desde el año 1995. Afirmó que las oposiciones presentadas con fundamento en las normas andinas no pueden violar derechos ya consolidados a nombre de terceras personas, como ocurre en el presente caso. Apuntó que al enterarse de los registros de la marca BLUE JEANS GAS (mixta) de la sociedad GROTTO S.P.A. en Bolivia y Perú, inició los correspondientes procesos de cancelación por no uso de la misma, los que concluyeron con decisión favorable y el otorgamiento de dicho signo a la sociedad GAS

EVOLUTION JEANS LTDA.

Manifestó, por otro lado, que es titular en Colombia de la marca GAS JEANS (mixta) para distinguir productos de las clases 3, 9, 14 y 18, y servicios de la clase

35. Formuló como excepción la que denominó “ausencia total de derechos por parte del accionante”. En sustento de ella afirmó que la demandante no ostenta actualmente derecho alguno que sea anterior a los derechos de GAS EVOLUTION JEANS LTDA., de manera tal que carece de legitimación para instaurar la presente acción. Concluyó que así estuvieran vigentes los derechos invocados por GROTTO S.P.A. estos no podrían tenerse en cuenta, toda vez que no fueron alegados en el momento procesal oportuno; esto es, cuando fueron concedidos los registros de las marcas GAS EVOLUTION JEANS y NEW G,ASS & CO en favor de la

sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA.

3. Alegatos de conclusión y posición del Ministerio Público En esta oportunidad procesal tanto la parte actora como la demandada y el tercero interesado, reiteraron, en lo esencial, los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones a ésta3. El Ministerio Público no intervino en el proceso.

4. La Interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número IP-183-2013 de 8 de octubre de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina expresó: “[…]

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486

de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a una marca o a un nombre o enseña comercial, a los cuales la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre y enseña comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas. 3 Folios 294 a 305 y 310 a 323 del cuaderno principal.

3. Los signos denominativos utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos pueden ser compuestos, esto es, integrados por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación se seguirán las reglas establecidas en esta providencia.

Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos

elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Al comparar un signo denominativo compuesto y uno mixto o signos mixtos entre si y que además tenga parte denominativa compuesta se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

4. El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado.

5. La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

De conformidad con el artículo 200 de la Decisión 486, la protección y el depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se basa en dos factores: (1) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial en el mercado antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. (ii) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del

signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

6. En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

Para determinar los efectos de la oposición con base en registro de marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: - La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los articulas 148 a 150 de la Decisión 486. - Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros. (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud. El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca

observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. El hecho de que se niegue el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

7. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso

parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. Lo expresado precedentemente, si es predicable a una marca notoria no registrada en un País Miembro pero que sí se encuentra registrada en otro País Miembro, no se diga a la marca extrarregional solicitada a registro, desde que el estatus que haya adquirido en cualquier otro país no le exime del examen de registrabilidad que ha de hacerse ante la Oficina Nacional Competente.

8. La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; sin embargo, al expedir el fallo correspondiente se debe atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.”

II.- CONSIDERACIONES

1. Cuestiones procesales previas 1.1. La vinculación al proceso de la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. como tercero con interés directo en éste.

En la demanda se solicitó tener como terceros con interés directo en las resultas del proceso a JAMAL MUSTAFA BASHIR y/o a la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. y a HENRY MUÑOZ OSMA, en su calidad de opositores dentro del trámite administrativo que concluyó con la expedición de los actos acusados. Se advierte por la parte actora que a la citada sociedad le fueron cedidos los derechos con fundamento en los cuales el ciudadano MUSTAFA BASHIR presentó su oposición4. Según pasa a examinarse enseguida, en la Resolución número 003383 de 24 de febrero de 2005, acto acusado, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundadas las oposiciones presentadas por JAMAL MUSTAFA BASHIR y HENRY MUÑOZ OSMA y se negó el registro de la marca mixta GAS solicitada por la demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta decisión se sustentó respecto del primer opositor en la marca nominativa GAS EVOLUTION JEANS (inicialmente en trámite y luego concedida) y en el nombre y la enseña comercial GAS, y frente al segundo, en la marca NEW G,ASS & CO + GRAFICA, signos distintivos que identifican productos de la citada clase 25. Al admitirse la demanda se vinculó como tercero interesado en las resultas del proceso únicamente a la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA., a quien se le notificó de la demanda5.

4 Folio 32 del cuaderno principal. 5 Folios 90, 91 y 99 del cuaderno principal. En la contestación de la demanda la apoderada judicial de esta sociedad afirma que durante el trámite de la solicitud que concluyó con la concesión de la marca nominativa GAS EVOLUTION JEANS (certificado de registro número 326700) le compró a la sociedad NEW GAS LTDA. los derechos sobre la marca NEW G,ASS & CO + GRÁFICA (certificado de registro número 274082) que esta sociedad había adquirido previamente por cesión que de ellos le hiciera el señor HENRY MUÑOZ OSMA6. Esta transferencia se encuentra acreditada en el expediente a través de la certificación emitida el 12 de octubre de 2012 por la Secretaría General de la SIC relativa dicho registro marcario7. La anterior circunstancia pone de presente que los derechos de los terceros que pudieran verse afectados con la decisión que se profiera en este proceso están representados por la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA., actual titular de aquellos, de suerte que no tiene incidencia alguna en el proceso que no se haya notificado de la demanda al señor HENRY MUÑOZ OSMA. 1.2. La excepción formulada por el tercero interesado En la contestación de la demanda la sociedad GAS EVOLUTION JEANS LTDA. formuló la excepción que denominó “ausencia total de derechos por parte del accionante”. En sustento de ella afirmó que la demandante no ostenta actualmente derecho alguno que sea anter