CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00288-00-2019

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Radicado: 11001 0324 000 2009 00288 00

Demandante: Bayer Aktiengesellschaft PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / PATENTE DE INVENCIÓN - Requisitos / PATENTE DE INVENCIÓN - Se niega la denominada MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPEPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA por falta de nivel inventivo Para la Sala, no obstante, las manifestaciones expresadas en el informe aportado por la demandante no tienen la virtud de desmentir los resultados de las valoraciones técnicas que precedieron a la expedición de los actos acusados, ni la fuerza de convicción necesaria para poder tener como infirmada la legalidad de las determinaciones en ellos contenidas, como quiera que, tal y como lo advirtió la SIC al alegar de conclusión, el experto no analizó de manera correcta la materia realmente reclamada, que es una composición farmacéutica que contiene un polimorfo ya conocido en el estado de la técnica, ni la comparó con la combinación de enseñanzas de los documentos citados en los actos acusados, partiendo de la premisa equivocada de que la forma polimórfica que se encuentra contenida en las composiciones reclamadas no era conocida, como tampoco sus propiedades fisicoquímicas. […] En este orden, para la Sala no puede predicarse violación del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues como lo concluyó la SIC, la solicitud elevada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, carece de nivel inventivo. Así mismo, se descarta la

violación del artículo 16 de dicha normativa, referido al requisito de novedad, puesto que, como se ha explicado a lo largo de esta providencia, la decisión administrativa acusada se fundó no en la ausencia de este requisito sino en el de nivel inventivo.

PROPIEDAD INDUSTRIAL / PATENTES – Registro / NIVEL INVENTIVO /

POLIFORMOS DE UNA SUSTANCIA / FORMAS CRISTALINAS DE

COMPUESTOS QUÍMICOS

[U]na invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica. Expresado de otra manera, en tratándose de determinar si la creación adolece o no de nivel inventivo, se torna necesario establecer si, a partir de los conocimientos técnicos previamente existentes, hubiese sido posible llegar a ella de manera evidente, o si el resultado obtenido resultaba obvio para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. El nivel inventivo no se descarta per se por el hecho que el producto se genere de elementos conocidos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina afirmó lo siguiente: “[…] El invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de

la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que, para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” Con todo, según lo ha explicado el citado 2

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Demandante: Bayer Aktiengesellschaft Tribunal, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo, como tampoco lo tendrá una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. Es decir que, aunque no se impide que se alcance el salto propuesto para la regla técnica utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, la invención tampoco debe constituir el resultado de derivaciones

evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. La Sección Primera del Consejo de Estado se ha referido a la patentabilidad de los denominados polimorfos de una sustancia, esto es, de las formas cristalinas de compuestos químicos, y con arreglo a lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha precisado que, aunque este tema ha sido objeto de debate en la doctrina, en la Decisión 344 de 1993 nada impide que se otorgue una patente de invención a un polimorfo, siempre y cuando que se cumplan los requisitos exigidos en los artículos 1 y 4 de dicha normativa (que corresponden a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000), es decir, que la invención sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 14 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 16 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 18 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 19

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00288-00

Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Referencia: Patente de invención. Requisito de nivel inventivo Referencia: SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide en única instancia la demanda que interpuso la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones números 34867 de 18 de septiembre de 2008

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Demandante: Bayer Aktiengesellschaft y 55779 de 26 de diciembre de 2008, mediante las cuales, respectivamente, se negó el privilegio de patente de invención para la solicitud denominada “MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPÉPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”, y se resolvió un recurso de reposición contra esta decisión, confirmándola, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC).

I.- ANTECEDENTES

1. La demanda La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.1. Pretensiones “2.1. Que se decrete la nulidad de las siguientes decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1. Resolución N° 34867 de 18 de septiembre de 2008, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió Negar la concesión de privilegio de patente a la invención denominada

“MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPÉPTIDO CICLICO CON

ACTIVIDAD MEJORADA”. 2.1.2. Resolución No 55779 de 26 de diciembre de 2008, mediante la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por mi representada, contra la Resolución N° 34867 de 2008, confirmándola en todas sus partes y declarando agotada la vía gubernativa. 2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar el privilegio de patente a la invención denominada “MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPÉPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”, solicitada bajo el expediente administrativo N° 03065425, por cuanto la misma cumple con todos los requisitos para ser objeto del privilegio de patente. 2.3. Como resultado de los precedentes pronunciamientos, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio efectuar la asignación e inscripción del Certificado de patente a nombre de la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, en el Registro de la Propiedad Industrial. 2.4. Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte 4

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Demandante: Bayer Aktiengesellschaft en el proceso de la referencia.”1 (Negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original) 1.2. Fundamentos de hecho Como hechos de la demanda se aducen los siguientes:

El 31 de julio de 2003, la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la SIC solicitud de patente PCT, con reivindicación de prioridad número 101 04 362.7 en Alemania del 1º de febrero de 2001, para la invención denominada “MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPÉPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”, la cual fue tramitada bajo el expediente administrativo número 03065425. Esta petición corresponde a la solicitud internacional de patente número PCT/EP02/00541 de 21 de enero de 2002 y su entrada a fase nacional en Colombia se hizo con fundamento en el Tratado de Cooperación en materia de patentes, PCT, aprobado en Colombia por la Ley 463 de 1998. La solicitud para la invención fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 546 de 30 de noviembre de 2004, sin que se presentaran oposiciones en su contra por parte de terceros. El 4 de mayo de 2005, el apoderado de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT solicitó a la SIC efectuar el examen de patentabilidad de la solicitud, según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. De acuerdo con las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante Oficio número 4344, notificado por fijación en lista de 13 de abril de 2007, se puso en conocimiento del solicitante el concepto técnico resultado del examen de patentabilidad efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC.

El 11 de julio de 2007 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT dio respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio 4344, en el sentido de modificar la solicitud incluyendo un nuevo capítulo reivindicatorio con 5 reivindicaciones y eliminando 1 Folios 27 y 28 del expediente. 5

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Demandante: Bayer Aktiengesellschaft las reivindicaciones 6 a 9, en orden a dar mayor claridad a la solicitud y subsanar las objeciones fundamentadas en los artículos 14, 20 literal d) y 30 de la Decisión 486 de 2000. Así mismo, con el escrito se buscó demostrar que la invención cumplía el requisito de novedad frente a la anterioridad citada en el examen de patentabilidad.

Con posterioridad, por Oficio número 4678, notificado por fijación en lista de 4 de abril de 2008, la SIC puso en conocimiento del solicitante observaciones adicionales sobre el examen de patentabilidad, de las que concluyó que el objeto de la solicitud de patente “[…] es una derivación evidente del estado de la técnica, ya que una persona versada en la materia tomaría cualquiera de las composiciones reveladas en EP 0634408 y, junto a las enseñanzas de EP 1031565, llegaría a las composiciones que se reivindican, con la expectativa de que dichas composiciones tuvieran buenas propiedades fisicoquímicas. Finalmente, no se demuestran propiedades o efectos inesperados de las composiciones de la presente solicitud en comparación con los encontrados en los documentos citados”. El 2 de julio de 2008 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT dio respuesta a tales

observaciones presentando, de un lado, las razones que demostraban que las formulaciones mencionadas en la solicitud habían sido descritas en la especificación y que la materia protegida en la solicitud se encontraba suficientemente documentada, y de otro, los argumentos por los cuales la invención denominada “MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPÉPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA” no resultaría obvia a partir de la combinación de los documentos EP 1031565 y EP 0634408 y, por ende, que poseía nivel inventivo. El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución número 34867 de 18 de septiembre de 2008, negó el privilegio de patente de invención solicitado, al considerar que el objeto de la solicitud no poseía nivel inventivo, debido a que los documentos revelados en la determinación del estado de la técnica lo anticipaban. Contra esta decisión el solicitante interpuso recurso de reposición, el cual fue decidido a través de la Resolución número 55779 de 26 de diciembre de 2008, en el sentido de confirmar en su integridad dicha decisión administrativa. 6

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Demandante: Bayer Aktiengesellschaft 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, bajo el siguiente concepto de violación: 1.3.1. El artículo 18 de la Decisión 486 de 2000

Señaló que este artículo es infringido por los actos acusados, como quiera que la

invención solicitada sí tiene nivel inventivo, razón por la cual no puede ser considerada como derivada de manera obvia o evidente del estado de la técnica, ni mucho menos obvia para una persona del oficio versada en química o química farmacéutica. Precisó que una invención cumple con el citado requisito cuando haya sido fruto de investigación y constituya un adelanto tecnológico, materializado en un avance en el área científica respectiva que no resulta evidente para alguien del oficio normalmente versado en la materia. Y agregó que si al momento de efectuarse el examen del nivel inventivo de una invención cualquiera los medios usados para la producción de dicho resultado son conocidos, este solo hecho no permite al examinador concluir que la invención carece de nivel inventivo y que por ende no puede ser objeto de patente de invención. Destacó que la conclusión acerca de que las anterioridades que reveló el estado de la técnica, comparadas con algunos de los elementos utilizados para conformar el objeto de la invención, determinaban su carencia de nivel inventivo, ponen de presente que no se realizó un correcto estudio del capítulo reivindicatorio de la solicitud de patente y que no fueron exhaustivamente y adecuadamente valorados los argumentos esgrimidos en las respuestas dadas a los oficios contentivos del examen de patentabilidad y en el recurso interpuesto contra la resolución que negó la solicitud. 7

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Demandante: Bayer Aktiengesellschaft Estimó que las razones aducidas por la SIC en la Resolución número 348672 carecen de rigor científico y legal, toda vez que la invención cuya patente se

denegó sí goza de nivel inventivo, por cuanto que, a los ojos de un experto medio en química o química farmacéutica, se necesita mucho más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos que éste posea y la información que existía en el estado de la técnica con anterioridad al 1º de febrero de 2001, para llegar al resultado obtenido en el invento titulado “MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPÉPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”, pues éste no surge consecuencial y obviamente de dicho conocimiento e información. Afirmó a este respecto que los documentos citados como sustento de las resoluciones demandadas no contienen ninguna enseñanza sobre el tema central de la invención, de acuerdo con lo siguiente: “A. No tiene validez la afirmación efectuada en los actos acusados acerca de que la combinación de las enseñanzas de EP 1031565 y EP 0634408, motivaran al técnico medio en la materia a concluir que una composición que comprende la modificación cristalina I tuviera una mejor biodisponibilidad que las composiciones con otras modificaciones. Como se evidenció durante el trámite administrativo, la mejoría en la biodisponibilidad está demostrada en los ejemplos 1 y 2 de la solicitud, donde se presentan los datos de actividad para el tratamiento de corderos y vacas contra diversos parásitos. No solo existe una mejor biodisponibilidad de las composiciones que comprenden la modificación I, sino que dicho resultado es de hecho muy sorprendente ya que la persona versada en la materia no esperaría que la modificación I al ser termodinámicamente estable, tuviese una solubilidad más baja y aun así tener una mayor biodisponibilidad. Lo anterior

demuestra que mi Representada en desarrollo de la invención cuya patente se denegó en los actos acusados superó un prejuicio técnico anterior: el de que no se podrían formular composiciones antihelmínticas de la modificación cristalina I de un depsipéptido cíclico. 2 Cita los siguientes apartes: “Visto lo anterior, se advierte que la invención reclamada no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que a los ojos de un experto medio, y de conformidad con el estado de la técnica que existía en ese momento, es una consecuencia clara y directa de dicho estado. || Ahora bien, teniendo en cuenta que el objeto de la solicitud es proporcionar composiciones de depsipéptido en su forma cristalina I, no cabe duda que dicho objeto es una derivación evidente del estado de la técnica, toda vez que un experto medio en la materia tomaría cualquiera de las composiciones reveladas en EP 0634408 y junto con las enseñanzas de EP 1031565. llegaría a las composiciones que se reivindican con la expectativa de que dichas composiciones tuvieran buenas propiedades fisicoquímicas. || Adicionalmente, no se demuestran propiedades o efectos inesperados de las composiciones de la presente solicitud en comparación con los encontrados en los documentos citados. De tal suerte, no basta con afirmar que “… una persona versada en la materia no esperaría una buena biodisponibilidad para esta forma cristalina", pues se requieren las evidencias que muestren las ventajas terapéuticas y el salto cualitativo en la regla técnica. || Por las anteriores razones, las composiciones farmacéuticas objeto de las reivindicaciones 1 a 5, no cumplen con el requisito de nivel

inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486.” (Folio 38 del expediente) 8

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B. De otra parte, se afirma en los actos acusados que el ejemplo experimental 1 de EP 1031565 “enseña de manera clara que el cristal III

[cristal que se reivindica en la presente solicitud] sí tiene buenas propiedades de filtración durante la cristalización, así la eficiencia de la producción puede ser incrementada, comparada con el arte previo, es decir el cristal III de D1 (el usado en la presente solicitud) sí sería preferible para ser aplicado en producción industrial”. Dicha afirmación carece de toda validez científica, pues precisamente la tabla 6 de dicha anterioridad que reposa en los antecedentes administrativos de los actos acusados, divulga todo lo contrario […]. Los resultados de la prueba comparativa presentada en la tabla de EP 1031565, fueron obtenidos por comparación con un cristal conocido en el estado del arte (V). En la tabla 6, se aprecia que la anterioridad citada había establecido que si bien el cristal (III) tiene unas propiedades de filtración aceptables respecto del cristal (V), no lo era así respecto del cristal (II). En efecto, la anterioridad EP 1031565 se indica en forma EXPLICITA que el cristal (II) sería preferible sobre el cristal (III), ya que no solo tendría mejores propiedades en la filtración sino también un volumen específico más pequeño que el de (III) resultando así en una mejoría en la eficiencia de producción. Lo anterior implica que si efectivamente las enseñanzas citadas por la

Superintendencia en los actos acusados se combinaran, lo cual es muy improbable, la persona versada en la materia, tendría inevitablemente que elegir el cristal (II) de EP 1031565, en lugar del cristal (III), toda vez que dicho documento le atribuye las mejores características a dicho cristal. Lo hasta aquí expuesto evidencia que en el desarrollo de la invención “MODIFICACION CRISTALINA DE UN DEPSIPEPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”, se superó otro prejuicio técnico anterior y en consecuencia se implementó como preferido para las composiciones reivindicadas la modificación I (el cristal III de D1), cristal que presuntamente seria menos bueno que el cristal (II) de acuerdo con el estado de la técnica conocido. Dicho cambio se constituye sin lugar a dudas en un significativo salto cualitativo en el estado de la técnica. Con lo anterior se demuestra que el medicamento caracterizado porque contiene el depsipéptido de la formula (I) como producto sólido en la modificación cristalina I NO puede ser derivado de forma obvia a partir de las anterioridades citadas en los actos acusados para considerar que no se cumple el requisito de nivel inventivo.

C. De lo anterior surge con meridiana claridad la conclusión de que los documentos EP 1031565 y EP 0634408 no solo no enseñan el principio técnico ni la materia revelada en la invención “MODIFICACION CRISTALINA DE UN DEPSIPEPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”, sino que precisamente una combinación de sus enseñanzas conduciría hacia unas características completamente diferentes a las que se reivindican en la solicitud de mi representada, y en consecuencia, no se

puede decir que la materia revelada en la misma, sea obviamente derivable del estado del arte. 9

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Demandante: Bayer Aktiengesellschaft

D. Reiteramos que existe suficiente evidencia, específicamente en el Cuadro 6 de EP 1031565, que demuestra que las composiciones que comprenden la modificación de cristal I (identificada como cristal III en DI) no son sugeridas, pues EP 1031565 realmente afirma que el Cristal II posee mejores propiedades de filtrado que el Cristal III.

Este hecho demuestra que la anterioridad se aparta totalmente de la solución proporcionada en las reivindicaciones de la solicitud de la patente “MODIFICACION CRISTALINA DE UN DEPSIPEPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”. Lo que es más, si una persona experta en la materia hiciera uso de la enseñanza contenida en el Cuadro 6 en combinación con los elementos revelados en EP 0634408, el resultado inevitablemente serían composiciones formadas por el Cristal II, en vez de Cristal de forma 3 (modificación de cristal I de la solicitud para la invención “MODIFICACION CRISTALINA DE UN DEPSIPEPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”)”3. (Negrillas y subrayas ajenas al texto original) Puntualizó, luego de lo anterior, que no resulta acorde con el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 concluir que si el producto se compone de elementos conocidos o cuyas cualidades ya son conocidas y manejadas en formas y proporciones distintas en documentos anteriores, la nueva creación carezca per se

de nivel inventivo, puesto que ninguna invención surge de la nada. Señaló que el método problema-solución que se establece en el “Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención” (editado por la OMPI) para determinar si el objeto de la invención resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica, implica que deben cumplirse las siguientes etapas: identificación del estado de la técnica más cercano, identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad, y definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. Dicho Manual también indica que la pregunta a contestar es si, teniendo en cuenta el estado de la técnica, en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de las reivindicaciones. Explicó que el citado método le indica al examinador que al realizar el examen de nivel inventivo debe simplemente verificar las enseñanzas del arte previo, es decir, el estado de la técnica, analizar la invención y determinar si ésta representa un 3 Folios 39 a 43 del expediente. 10

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Demandante: Bayer Aktiengesellschaft avance en la ciencia frente a los inventos existentes, sin adoptar la posición de un inventor que se preguntaría cómo solucionar el problema técnico en cuestión. Lo anterior es así porque si, como en los actos acusados se incurre en el equívoco de adoptar la posición del inventor y se tiene conocimiento tanto del arte previo como

de la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente. Advirtió que, aunque la solicitante demostró en el recurso de reposición que la combinación de las enseñanzas de los documentos EP 1031565 y EP 0634408 no resuelve el mismo problema que resuelve la invención objeto de la solicitud, en la Resolución 55779 de 2008, que decidió dicha impugnación, la SIC se limitó a reiterar las consideraciones del acto definitivo4, las cuales no se ajustan a lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, en esencia, por las siguientes razones: a) el documento EP 1031565 si bien revela la modificación cristalina I no sugiere composiciones farmacéuticas que lo contengan; adicionalmente, al tomar las composiciones reveladas en EP 06344408, una persona versada en la materia no hubiera podido obtener de manera evidente la composición objeto de la solicitud de BAYER; b) una persona versada en la materia a partir de lo que muestra el cuadro 6 del documento EP1031565 estaría guiada a elegir el cristal II en lugar del cristal III, toda vez que dicho documento destaca como preferido el cristal II, por cuanto posee mejores propiedades de filtración; y c) el nivel inventivo de la composición objeto de la solicitud de BAYER se encuentra demostrado en cuanto que la composición reivindicada representa un avance en la ciencia frente a los inventos existentes; dicho avance se encuentra demostrado en los ejemplos 1 y 2. 4 Cita al respecto los siguientes apartes: “Al respecto cabe aclarar que la publicación EP 1031565 revela la modificación I del compuesto depsipéptido (ver ejemplo 6). Esta publicación también ensena que el

compuesto tiene acción anti parasitaria y que la forma cristalina tiene buenas propiedades de filtración para la producción industrial de medicamentos. Por otra parte, este documento del estado de la técnica revela derivados de depsipéptido de fórmula (I), dentro de los cuales se encuentra el compuesto de la presente solicitud, y composiciones que los contienen que van en proporciones desde 0.01-0.5% en peso que pueden ser liquidas o listas para su aplicación. || Del análisis comparativo de lo divulgado por este antecedente con el contenido de la presente solicitud resulta que la única diferencia es que esta última reivindica composiciones que contienen la modificación cristalina I. || Ahora bien, si se tiene en cuenta que el objeto de la actual solicitud es proporcionar composiciones de depsipéptido en su forma cristalina I, el mismo es para una persona normalmente versada en la materia una derivación evidente del estado de la técnica considerando o tomando como referencia cualquiera de las composiciones reveladas en el documento EP 06344408 que sumada a la información del antecedente EP 1031565 le permitiría obtener las composiciones que ahora se pretenden patentar, con la expectativa de que dichas composiciones tengan buenas propiedades fisicoquímicas. || Por lo demás, se reitera que no se demostró que las composiciones reivindicadas muestren propiedades o efectos inesperados en comparación con las composiciones encontradas en los documentos citados. || Se concluye, entonces, que los documentos del estado de la técnica D1 y D2 enseñan cómo obtener de manera clara el fundamento teórico y la materia necesaria para llegar obviamente a las composiciones materia de la solicitud.” (Folios 20 y 21 del expediente) 11

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Demandante: Bayer Aktiengesellschaft Concluyó en relación con este cargo que, como no existe documento alguno del estado del arte que afecte el nivel inventivo de la solicitud, la misma sí podía ser objeto del privilegio de patente solicitado, en los términos del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000. 1.3.2. El Artículo 16 de la Decisión 486 de 2000

Señaló que, de acuerdo con esta norma, “[e]l estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”. Afirmó que los resultados sorprendentes e inesperados encontrados en la invención “MODIFICACION CRISTALINA DE UN DEPSIPEPTIDO CICLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”, llevan a concluir que los documentos EP 1031565 y EP 0634408 no revelan sus enseñanzas, de manera que, contrario a lo afirmado en los actos acusados, no existe anterioridad alguna que pueda afectar el nivel inventivo de la solicitud de patente para dicha invención. En ese sentido, insistió en que sí existe originalidad en la solución propuesta en la invención, solución que se aparta de lo que era conocido hasta el momento de la solicitud de patente y que tiene un origen bien diferente a las enseñanzas de la anterioridad señalada como fundamento de los actos acusados.

2. Contestación de la demanda La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, se opuso a la

prosperidad de las pretensiones de la demanda, con sustento en las siguientes razones5: Indicó, luego de ref