CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00290-00-2019

1

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto TCG, la marca y nombre comercial TCC / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Lo es VITAL en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA NOTORIA – No lo es TCC / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo mixto TCG porque a pesar de existir similitud con la marca y el nombre comercial TCC no se presenta conexidad entre los servicios que amparan ni riesgo de asociación En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que el signo solicitado está compuesto por tres (3) letras, al igual que el nombre comercial y la marca previamente registrada. Igualmente, se tiene que los signos y el nombre comercial coincidencia en dos (2) de las tres (3) letras que los integran, esto es, en las consonantes T y C. Si bien es cierto que el signo solicitado termina con la consonante G y el nombre comercial y la marca previamente registrada en la letra C, ello no resulta suficiente para desvirtuar las similitudes ortográficas que se presentan entre ellas. Aunado a lo expuesto, el signo solicitado, el nombre comercial y la marca registrada visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. […] Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de

forma similar y que las terminaciones de los signos (letras C y G), no diluyen tal similitud. En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala encuentra que si bien es cierto que los signos TCC y TCG son acrónimos de los nombres de las empresas, esto es, TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA – TCC y TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS – TCG, también lo es que individualmente considerados no tienen un significado propio, razón por la que no puede realizarse un análisis en cuanto a dicho aspecto. En conclusión, la Sala considera que entre el signo solicitado, el nombre comercial y la marca previamente registrada existen similitudes ortográficas, visuales y fonéticas que pueden generar en los consumidores riesgo de confusión, por lo que la misma carece de distintividad extrínseca respecto del previamente registrado. […] En relación con los productos que pretenden identificar los signos en conflicto, cabe indicar que «TCG» distingue servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, especialmente, “[…] transporte, distribución, embalaje y almacenaje de gas natural […]”; […] En cuanto a la marca previamente registrada, se tiene que ella ampara servicios de la misma clase, pero relacionados con el “servicios de acondicionamiento y embalaje de productos; servicios de transportes aéreos, aeronáuticos y terrestres; servicios de asistencia en caso de avería de vehículos; servicios de transporte de automóviles; servicios de transporte en barcos o buques; servicios de camionaje; servicios de fletes; servicios de transporte de muebles; servicios de organización de viajes; servicios de reparto de paquetes; servicios de reparto de mercancías; servicios de transporte valores” […] De los

objetos sociales de las sociedades antes citados y siguiendo lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial allegada a este proceso, la Sala encuentra que los signos amparan servicios que están orientados a diferentes grupos de consumidores y, como consecuencia de ello, son comercializados bajo diferentes canales y medios de distribución y publicidad. Como se observa, existe diferencia frente a los consumidores a los que están dirigidos los servicios, pues en el caso de TCC son consumidores promedio, a diferencia de los de TCG, que son grandes usuarios, esto es, a empresas dedicadas a la comercialización y distribución de gas. […] [L]a Sala considera que no puede afirmarse que un consumidor especializado relacione el origen empresarial de los productos, en tanto que no va a solicitar servicios relacionados con el transporte, distribución, embalaje y almacenaje de gas natural con una 2

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC empresa que se dedica al transporte de mercancías, como paquetes, encomiendas y documentos. […] En conclusión, la Sala advierte que la empresa TCC no podría prestar el servicio de transporte, distribución y almacenaje de gas, por cuanto dicha actividad no se encuentra dentro de su objeto social y, adicionalmente, la misma está regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, a través de reglamentos técnicos especiales que deben cumplir las empresas autorizadas para tal fin, razón por la cual la Sala estima que entre los signos no existe conexidad competitiva que pueda afectar al público consumidor.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 136 LITERAL B

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00290-00

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA – TCC S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN

CONFLICTO: TCC y TCG – SIMILITUD MARCARIA – FALTA DE DISTINTIVIDAD – CONSUMIDOR ESPECIALIZADO La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA – TCC S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 33113 del 29 de agosto de 2008, 41311 del 28 de octubre de 2008 y 51461 del 3 de diciembre de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca TCG (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la

Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad TRANSPORTADORA

COLOMBIANA DE GAS – TRANSCOGAS S.A. E.S.P. (HOY

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL – TGI).

3

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Transportadora Comercial Colombia TCC S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 33113 de fecha 29 agosto de 2008, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el expediente administrativo No. 07-054762, la cual concedió el registro de la marca TCG a favor de la sociedad TRANSCOGAS S.A. E.S.P.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución número 41311 de fecha 28 de octubre de 2008, proferida por la división de signos distintivos de la superintendencia de industria y comercia (sic), la cual confirmó la resolución No. 33113 de 2008.

TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 51461 de fecha 3 de diciembre de 2008, proferida por el Superintendente

Delegado para la propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 33113 de 2008.

CUARTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

QUINTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial”. […]”.

I.2. Los hechos Manifestó que la sociedad TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS – TRANSCOGAS S.A. E.S.P (HOY TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL – TGI), solicitó el registro del signo TCG (mixto), para distinguir los servicios de la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. 4

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC Expresó que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA – TCC S.A. presentó escrito de oposición basado en su nombre comercial TCC y en el registro marcario TCC (mixto), el cual identifica productos comprendidos en el mismo nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

Señaló que mediante la Resolución 33113 del 29 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro, frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Recordó que mediante la Resolución 41311 del 28 de octubre de 2008, resolvió el

recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución 51461 del 3 de diciembre de 2008, se decidió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada, quedando agotada la vía gubernativa. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que se violaron los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues la marca TCG solicitada por la sociedad TRANSCOGAS S.A. E.S.P. no cumple con el requisito de distintividad para que sea procedente su registro. En efecto, afirmó que existe evidente similitud entre la marca TCG y el nombre comercial y marca previamente registrada TCC, lo que permite concluir que la primera no es suficientemente distintiva para identificar servicios de la clase 39. Señaló que existe una identidad fonética de los signos, la cual se evidencia en su longitud, en la ubicación de las vocales, en la tonicidad de las palabras y su terminación. Expresó que tanto los signos en conflicto identifican servicios de transporte y, en consecuencia, existe absoluta coincidencia en cuanto a los servicios identificados con una y otra. 5

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC Finalmente, precisó que entre los signos existe riesgo de confusión y de asociación entre el público consumidor, por lo que no pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Indicó que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto. Expresó que efectuado el examen conjunto del signo solicitado TCG, el nombre comercial y la marca previamente registrada TCC no se puede afirmar que entre ellas exista riesgo de confusión, por cuanto las similitudes que presentan los signos (las letras T y C) no son suficientes para llegar a tal conclusión, debido a que el grafema G, incluido al final del signo solicitado, lo hace suficientemente identificable ortográfica y fonéticamente. Por otra parte, manifestó que al comparar los servicios amparados no se puede afirmar que existe relación, como quiera que “a pesar de encontrarse en la misma clase del nomenclátor, el signo solicitado está enfocado en el transporte, distribución, embalaje y almacenaje de gas natural, es decir, están afectos a diversas finalidades, satisfacen necesidades divergentes, entre las cuales no existe intercambiabilidad alguna, están orientados a diferentes grupos de consumidores y, por ende, son comercializados bajos diferentes canales”.

Por último, advirtió que el actor no allegó elemento probatorio alguno que permitiera inferir que el registro marcario TCC goza de especial protección al ser notoriamente conocido. 6

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD TRANSCOGAS S.A. E.S.P. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Señaló que la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió con los requisitos que exige la ley frente a los asuntos sustantivos y procesales, comprobando que TCG satisfizo las exigencias para el registro, solucionando las oposiciones presentadas por TCC, y “llegando a una decisión libre de elementos arbitrarios, respetando el derecho sustancial y el derecho fundamental al debido proceso”.

Manifestó que es evidente la diferenciación que existe entre el transporte y embalaje de gas natural, actividad que se realiza en un gasoducto, poliducto u oleoducto, frente a la actividad de transporte de mercancías. Expresó que el mercado que atiende TCG es un mercado regulado y especializado que por sus altos costo es considerado un monopolio natural, donde los demandantes del servicio son grandes consumidores, que por su especialidad y altos volúmenes de consumo deben solicitar formalmente una conexión ante el transportador, que en este caso es TCG. Finalmente, comentó que es imposible la confusión fonética o gráfica con empresas que se encuentran registradas prestan servicios de la clase 39, pues TCG es la única transportadora de gas en la zona geográfica que atiende, de

conformidad a la autorización emitida por la Comisión de Energía y Gas – GREG.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 270-IP-2014 de fecha 20 de marzo de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, concretamente los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal h) y 190 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:

7

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC “[…] PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: Al comparar marcas mixtas, se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al

cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado. El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca TCG (mixta) y la marca registrada TCC (mixta).

TERCERO: Según el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

CUARTO: La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se demuestra alguno de los riesgos antes mencionados. El Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca TCC (mixta) registrada en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A. TCC S.A. De no probarse la notoriedad alegada, el Juez Consultante deberá proceder a analizar la eventual conexión competitiva dentro de la Clase 39 de la

Clasificación Internacional de Niza.

QUINTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre servicios de la misma Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEXTO: El examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas posee las siguientes características: debe ser de oficio, integral, estar plasmado en una resolución debidamente motivada y debe ser autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente Interpretación prejudicial al emitir el fallo en el 8

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. […]” (lo resaltado fuera de texto).

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 6 de noviembre de 2015, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, la entidad demandada, reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Publico no se pronunció en esta etapa procesal y el tercero interviniente guardó silencio. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad

TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA TCC S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 33113 del 29 de agosto de 2008, 41311 del 28 de octubre de 2008 y 51461 del 3 de diciembre de 2008, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro del signo TCG (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de

la sociedad TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE GAS – TRANSCOGAS

S.A. E.S.P. (HOY TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL – TGI).

La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo en comento desconociendo los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 134 y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales disponen lo siguiente: 9

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o

servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. […]”. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […]” (Negrillas fuera de texto). V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de

claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 10

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el

productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

11

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria4 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: 4 Ibídem. 12

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC V.5.1. Comparación de los signos La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Marca registrada - Nombre comercial TCC - Marca previamente registrada Una vez verificado que los signos en controversia se encuentran conformados por varios elementos nominativos y elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los

elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. 13

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] la doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”.

Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”5. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de los signos en conflicto con miras a determinar si entre ellos existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la

existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: T C G 1 2 3 Marca solicitada T C C 1 2 3 Nombre comercial y marca registrada previamente En cuanto a la similitud ortográfica, la Sala encuentra que el signo solicitado está compuesto por tres (3) letras, al igual que el nombre comercial y la marca previamente registrada. Igualmente, se tiene que los signos y el nombre comercial coincidencia en dos (2) de las tres (3) letras que los integran, esto es, en las consonantes T y C. 5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. 14

Radicación: 11001032400020090029000

Actor: TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A TCC Si bien es cierto que el signo solicitado termina con la consonante G y el nombre comercial y la marca previamente registrada en la letra C, ello no resulta suficiente para desvirtuar las similitudes ortográficas que se presentan entre ellas.

Aunado a lo expuesto, el signo solicitado, el nombre comercial y la marca registrada visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión:

TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG-TCC-TCG Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma similar y que las terminaciones de los signos (letras C y G), no diluyen tal similitud. En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, la Sala encuentra que si bien es cierto que los signos TCC y TCG