CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00301-00-2018

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Respecto del signo mixto FORMA / DISTINTIVIDAD - Intrínseca y extrínseca / SIGNO - Irregistrable cuando consiste exclusivamente en formas de uso común / MARCA DÉBIL - Se configura por uso de expresiones comunes / MARCA EVOCATIVA – Concepto / PALABRA DE USO COMÚN - Lo es el término FORMA en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo forma para distinguir productos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza [C]ontrario a lo afirmado por la demandante, el signo solicitado FORMA, pese a ser denominativo y de uso común, no es evocativo de los productos que pretende identificar, esto es, muebles o artículos para muebles en general, en razón a que el significado de la palabra FORMA no sugiere en el consumidor las características, cualidades o efectos propios del producto.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 26 de noviembre de 2004, Radicación 11001-03-24-000-1999-05824-01, C.P.

Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta; y 20 de noviembre de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2009-00133-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA – Concepto / DISTINTIVIDAD

SOBREVENIDA O ADQUIRIDA – Elementos / DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA O ADQUIRIDA - Probada Esta figura se encuentra contenida en el último párrafo del artículo 135 de la

Decisión 486 de 2000, y se ha conocido jurisprudencialmente como distintividad adquirida o sobrevenida, según la cual puede ocurrir que un signo ab initio no sea distintivo pero por su uso constante, real y efectivo en el mercado se convierta en registrable al adquirir esa característica. […] El Tribunal definió de la siguiente manera la figura: “[…] La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si la adquirió después de la solicitud de registro; y no sería anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro. El Juez Nacional o la Oficina de Registro de Marcas, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo […]”. En esa medida son dos los elementos a demostrar: el primero, que una marca no sea distintiva en un comienzo y el segundo, que tal aspecto sobrevenga por el uso constante, real y efectivo; uso este que debe ser acreditado en el proceso. Sobre el punto, es necesario anotar que solo en la medida en que se demuestre el primer supuesto es preciso entrar a analizar el segundo elemento. Al respecto, la Sala encuentra que el primero de los dos presupuestos anteriores acontece en el caso presente, en razón a que el signo FORMA no es distintivo; sin embargo, respecto del segundo elemento, cabe

resaltar que no hay prueba en el expediente que demuestre el uso constante, por parte de la demandante, del referido signo en el comercio subregional, respecto de los productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. Así las cosas, la Sala considera que, en el caso sub examine, el signo nominativo FORMA cumple con el requisito para ser registrado como marca habida cuenta que no se encuentra incurso en causal de irregistrabilidad alguna del artículo 135 de la Decisión 486 y en consecuencia, procede su registro. En este orden de ideas, atendiendo a que la demandante desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados en la medida en que demostró que el signo solicitado es distintivo para identificar los productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, el cargo estudiado se encuentra probado y, en consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los actos y ordenará, a título de restablecimiento del derecho, que la demandada conceda, a la demandante, el registro como marca del signo nominativo FORMA para identificar productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

FUENTE FORMAL: LEY 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 / LEY 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00301-00

Actor: GIROFLEX S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIOSIC Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho Referencia: Falta de distintividad como causal de irregistrabilidad.

Distintividad adquirida o sobrevenida. La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Giroflex S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 37291 de 30 de septiembre de 2008, 48948 de 26 de noviembre de 2008 y 52216 de 11 de diciembre de 2008. La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Giroflex S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado general1, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 852 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, presentó demanda4 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante entidad demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 37291 de 30 de septiembre de 2008, “Por la cual se niega un registro”, 48948 de 26 de noviembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio y 52216 de 11 de diciembre de 2008, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones de negaron la solicitud de registro del signo FORMA para identificar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la demandada conceder el registro del signo mixto FORMA para identificar productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones: "[…] 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 37291 del 30 de septiembre de 2008, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.086.915 mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “FORMA” (Mixta) Clase 20 a la sociedad GIROFLEX S.A. de Sao Paulo, Sao Paulo (Brasil). 2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 48948 de 26 de abril de 2008, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.086.915, mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de

1 Cfr. Folio 2-5 2 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 3 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 4 Cfr. Folio 6-27 reposición interpuesto por la sociedad GIROFLEX S.A. contra la Resolución No. 37291 del 30 de septiembre de 2008, confirmándola en todas sus partes. 2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 52216 del 11 de diciembre de 2008, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.086.915, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad GIROFLEX S.A. contra la Resolución No. 37291 del 30 de septiembre de 2008, confirmándola en todas sus partes. 2.4. Consecuentemente a título de restablecimiento del derecho solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.4.1. Que se ordene a la División de Signos Distintivos, conceder el registro de la marca “FORMA” (Mixta) Clase 20 a la sociedad GIROFLEX S.A. domiciliada en Sao Paulo, Sal Paulo (Brasil) y como consecuencia

de lo anterior otorgarle el correspondiente certificado de registro y vigencia de acuerdo con la ley […]”.5 Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó en síntesis los siguientes hechos6 para fundamentar sus pretensiones: 4.1. El 24 de agosto de 2007, GIROFLEX S.A. de Sao Paulo solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo FORMA (Mixto) en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 07-086915 y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 589. 4.2. Publicado el extracto del signo FORMA (Mixto) en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentó oposición por parte de ningún tercero. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 37291 de 30 de septiembre de 2008, negó el registro del signo FORMA para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que el citado signo no tiene la capacidad para diferenciar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir. 5 Cfr. Fls. 7 y 8 6 Cfr. Fls 8-10 4.4. GIROFLEX S.A. de Sao Paulo interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, contra la Resolución núm. 37291 de 30 de septiembre de 2008. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 48948 de 26 de noviembre de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 37291 de 30 de septiembre de 2008 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 52216 de 11 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 37291 de 30 de septiembre de 2008. Normas violadas

5. La demandante, en el escrito de demanda, adujo la vulneración de los artículos 1347 y 135 literal b)8 y último párrafo9 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, en concordancia con el artículo 1510 del Acuerdo sobre los aspectos de 7 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]” 8 “[…] Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]” 9 “[…] No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica […]”. 10 “[…] Artículo 15 Materia objeto de protección 1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente. 2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de

una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967). 3. Los Miembros podrán supeditar al uso la posibilidad de registro. No obstante, el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la solicitud. 4. La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca. 5. Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Trips) y el artículo 6111 de la Constitución Política. Concepto de la violación

6. Los cargos de violación, en síntesis, los expuso la demandante así: 6.1. Afirmó que “[…] de acuerdo a lo expresado por la doctrina y la jurisprudencia, un signo es insuficientemente distintivo, cuando no es apto para constituirse en marca, ya sea por estar compuesto de un término demasiado simple o de signos que dadas sus características no sirven para distinguir los productos o servicios de un empresario de los de la competencia […]”.12 6.2. Sostuvo que el término FORMA corresponde a muchas definiciones, lo que

implica que las personas le dan le dan un significado gramatical concreto dentro del contexto de que se trate; por lo tanto, el término FORMA no carece de distintividad en relación con productos de la Clase 20 Internacional, debido a que un término por ser conocido en el lenguaje común no pierde la opción de ser registrado como marca. 6.3. Manifestó que “[…] según la doctrina y la jurisprudencia, para que un signo no sea suficientemente distintivo como marca, debe estar compuesto por signos o expresiones que no permitan identificar los productos de un empresario de los productos de otros empresarios que concurren al mercado, tal como sucedió con el término “SENSI” clase 3, que fue negado por el Consejo de Estado por tener este carácter y lo cual se puede apreciar en sentencia del 8 de septiembre de 2005 donde fue parte actora la sociedad (L’OREAL,) o porque dadas sus características no constituye de por sí marca, tal como sucede por ejemplo si una persona natural o jurídica pretende registrar una serie de puntos suspensivos, un cuadrado etc., y lo cual no sucede en el presente caso, donde el término “FORMA” tiene la suficiente aptitud distintiva, no solo por el hecho de que tiene un contenido conceptual claro que permite que las personas diferencien el mismo como marca de las marcas de otros productos de la clase 20 internacional fabricados y comercializados por otros empresarios, sino que también por el hecho o de comercio […]”. 11 “[…] Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]”. 12 Cfr. Folio 12 de que el atributo de tener forma no solo se predica de los productos de la clase

20 internacional, sino de toda clase de objetos que existen en la naturaleza, lo que convierte a la expresión “FORMA” en una característica secundaria de los productos de la clase 20, lo cual permite su registro, debido a que una característica principal de los productos de dicha clase es que sirven al hombre para tener más comodidad en sus actividades diarias como sucede con una silla, un sillón, una mesa, etc. de donde se deduce que la marca “FORMA” (Mixta) Clase 20 es registrable […]13”. 6.4. Indicó que la expresión FORMA expresa una característica secundaria de diversos productos del nomenclátor internacional, que inclusive se encuentra registrada o estuvo registrada para diferentes clases a nombre de diferentes empresas. 6.5. Estimó que el hecho de que el término FORMA haga parte del vocabulario común en nuestro idioma, no lo descalifica para ser marca, debido a que los empresarios y las personas pueden seguir utilizando dicho término en su sentido natural, en razón a que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia. 6.6. Afirmó que la expresión FORMA es registrable como marca para productos de la clase 20 internacional por ser evocativa, dado que la característica principal de esta clase de marcas es que sirven al hombre para tener comodidad en sus actividades diarias como sucede con una silla, un armario, una biblioteca, etc. 6.7. Por último, precisó que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 15 del Acuerdo sobre los aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, debido a que el signo FORMA para productos de la clase 20 de la Clasificación internacional de Niza no solo se encuentra registrada en Perú sino

en otros Estados como Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Contestación de la demanda

7. Teniendo en cuenta el informe secretarial14, la contestación de la demanda fue presentada de manera extemporánea.

Interpretación Prejudicial 13 Cfr. Folio 13 14 Cfr. Folio 91

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 18 de febrero de 201415, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la Interpretación Prejudicial 188-IP-2015 de 27 de octubre de 2015, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró: i) que para el presente caso debían interpretarse los artículos 134 y 135 literal b); ii) que procedería de oficio interpretar los literales e) y g) del artículo 135 y el último inciso del artículo 135 de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

10. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Consejero Sustanciador, mediante auto de 18 de agosto de 201716, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo; vencido el plazo, la parte demandante reiteró, en esencia, los

argumentos de nulidad expuestos en la demanda. La parte demandada y el Ministerio Publico guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

11. Visto el artículo 128 numeral 7º.17 del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30818 de la Ley 1437 de enero 18 de 201119, sobre el régimen de transición y vigencia y del artículo 1º.20 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 15 Cfr. Folio 111 16 Cfr. Folio 140 17 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 18 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 19 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 20 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y

200321, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino, v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 188-IP-2015 y vii) el análisis del caso concreto.

13. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados

14. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 14.1. Resolución núm. 37291 de 30 de septiembre de 200822 mediante la cual, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo mixto FORMA para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. La resolución en su parte motiva y resolutiva indicó: “[…] 3. Caso concreto […] El signo solicitado distingue los siguientes productos: “muebles y artículos de los muebles en general, espejos, marcos; productos no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materia plásticas.", comprendidos en la clase 20 internacional.

Como se puede apreciar, la parte que predomina del signo solicitado es

el elemento nominativo consistente en la expresión FORMA. Le corresponde a esta oficina determinar si dicha expresión está provista de la suficiente fuerza distintiva para acceder a su registro o, si por el contrario, carece de aquella para ser negado. Como se indicó en el numeral 2.2., la distintividad de una marcaademás de ser su característica esencialtiene como objeto otorgarle identidad a un signo para poder ser diferenciado e individualizado frente a otros. Dicha finalidad, tiene como efecto la posibilidad de que el restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 21 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. 22 Cfr. Fls. 32 a 35 consumidor pueda establecer claramente, dentro del mercado, cuál es la procedencia empresarial de cada uno de los productos o servicios ofrecidos y con ella, la facultad para adquirirlos de acuerdo a la marca que le represente mejor calidad, beneficio o economía. Ahora bien, la denominación FORMA, es de tal simplicidad que está desprovista de distintividad debido a que no tiene la capacidad para diferenciar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir el signo solicitado con los productos que fabrica o comercializa la competencia. El término FORMA puede ser utilizado como un signo por los empresarios que se dedican al diseño y fabricación de muebles. El consumidor al ver el signo pretendido, va a caer en una ambigüedad al no poder distinguir el origen empresarial de los productos que pretende distinguir el signo objeto de estudio. En efecto, considera esta oficina que la solicitud objeto de análisis carece de la distintividad propia de una marca, es decir, que no posee la

capacidad para generar en el consumidor el efecto de reconocimiento e individualización del signo dentro del mercado. Es insuficiente su condición distintiva, la cual es necesaria para que el consumidor identifique la procedencia empresarial de los productos o servicios que se le ofrecen en el mercado. En consecuencia, el signo solicitado para registro está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En virtud de lo cual, En mérito de lo expuesto la Jefe de la División de Signos Distintivos, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca mixta FORMA, tramitada bajo el proceso de la referencia, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitada por la sociedad GIROFLEX S/A, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución […]”. 14.2. Resolución núm. 48948 de 26 de noviembre de 200823, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 37291 de 30 de septiembre de 2008. En la resolución se reiteraron los argumentos expuestos en el acto administrativo anterior, precisando lo siguiente: “[…] En efecto, tal como se expuso en el acto administrativo objeto del recurso el signo solicitado consiste en la expresión FORMA escrito en tipo de letra minúscula conocida como “fuente arial”, según se observa de los tipos estándar de letras encontrados en el programa Microsoft Office Word 2003, sin ningún elemento o diseño significativo, de manera

que esta expresión mixta no distingue ni identifica un origen empresarial. Adicionalmente, el signo FORMA mixto es de tal simplicidad que carece de elementos que lo provean de la distintividad e individualidad requeridas para ser registrado como marca. 23 Cfr. Folio 36 En consideración de lo antes expuesto, encontrando que la actuación de esta División se enmarca dentro de los presupuestos legales y dado que la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la División confirmará la decisión adoptada a través del acto impugnado en cuanto a la negación del registro marcario solicitado. En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 37291 del 30 de septiembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores. […]”. 14.3. Resolución núm. 52216 de 11 de diciembre de 200824, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución núm. 37291 de 30 de septiembre de 2008. La resolución analizó si el signo solicitado a registro FORMA carece de distintividad o no, para lo cual precisó lo siguiente: “[…] El signo solicitado a registro pretende identificar: MUEBLESY

ARTICULOS DE LOS MUEBLES EN GENERAL, ESPEJOS, MARCOS;

PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES DE

MADERA, CORCHO, CAÑA, JUNCO, MIEMBRE, CUERNO, HUESO,

MARFIL, BALLENA, CONCHA, AMBAR, NÁCAR, ESPUMA DE MAR, SUCEDÁNEOS DE TODAS ESTAS MATERIAS O DE MATERIA PLÁSTICAS, productos pertenecientes a la clase 20ª de la Clasificación Internacional de Niza. La palabra FORMA significa “configuración externa de algo”25. Dicha locución, lógicamente, está intrínsecamente relacionada con los productos que pretende amparar el signo solicitado a registro. Puntualmente, consideramos que dicho término es de uso común entre los empresarios del sector de la carpintería, la fabricación y la comercialización de muebles. Por tanto, consideramos que el signo solicitado a registro es carente de distintividad para amparar los productos revindicados en el caso concreto. Lo anterior, teniendo en cuenta que es la distintividad la que permite que los productos de un empresario sea diferenciados de los (sic) de los demás. En este sentido, se considera que el signo solicitado no tiene la fuerza distintiva requerida para ser registrado como marca, pues, en efecto, al encontrarse el consumidor frente a tal fonema, no tendrá la capacidad para percibir un origen empresarial específico, ya que en su mente, esta locución no crea recordación en cuanto a los productos que se pretende amparar. Además, debemos recordar que, si bien el signo se solicitó como marca mixta, su conformación gráfica es inane para darle la fuerza distintiva suficiente para que sea registrado como marca, puesto que simplemente

24 Cfr. Folio 40 25 Diccionario de la Lengua española. Vigésima Segunda Edición: disponible en: http://buscon.rae.es/drael/; recuperado el 5 de diciembre de 2008. se constituye en la representación de la expresión FORMA en tipo de letra arial. Por tanto, este Despacho considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en l