CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00303-00-2018

ANÁLISISIS DE DISTINTIVIDAD DE MARCA – Del signo BRASSA VIVA / PALABRA DE USO COMÚN - Lo es el término BRASA en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza / PALABRA DE USO COMÚN - Lo es el término VIVA en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza / MARCA DÉBIL - Se configura por uso de expresiones comunes / MARCA EVOCATIVA - - Concepto / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo BRASSA VIVA en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza por no ser descriptiva de los productos de esa clase En el presente asunto deberá formularse la pregunta ¿Cómo es? el servicio de restauración (alimentación) y hospedaje temporal que se pretende identificar con la marca «BRASSA VIVA» (Mixta). Contrario a lo expuesto por el demandante, si bien el signo distintivo sugiere una forma de cocción de algunos alimentos, no describe, de manera exclusiva y directa, características y propiedades del servicio, como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc., esto es, a la pregunta formulada no se contesta con el signo cuya solicitud se registra. […].- La palabra «BRASA» resulta ser un término de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza […]Lo mismo ocurre con la palabra «VIVA», esto es, es un término de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza […]Es así como las palabras «BRASSA» y «VIVA», son palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza,

por lo que no se puede impedir su empleo por otros empresarios y, en consecuencia, debe considerarse que la marca «BRASSA VIVA» (Mixta) es débil, sin que por ese hecho no pueda ser susceptible de registro. La debilidad del signo «BRASSA VIVA» (Mixta) puede ser constatada en tanto que resulta ser evocativo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. […] [E]l signo «BRASSA VIVA» (Mixta) resulta ser decididamente evocativo de los servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón a que da la idea en el consumidor sobre la forma en que son preparados los alimentos que harán parte de los servicios de alimentación que se prestarán al amparo del signo distintivo, esto es, bajo la técnica de la brasa ardiente (viva) consistente en: «[…] Es un método o técnica de cocción que consiste en asar sobre una rejilla metálica puesta sobre carbón caliente […] Al asar los alimentos a la brasa, gracias al humo, éstos adquieren un peculiar y delicioso aroma […] Esta técnica se utiliza para preparar diferentes tipos de comida. Puede tratarse de carne de res o de cerdo, embutidos, aves, hortalizas, entre otros […]». Lo anteriormente expuesto evidencia que el signo «BRASSA VIVA» (Mixta), no es una marca descriptiva de los productos de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual los argumentos del actor no tienen vocación de prosperidad, por lo que los actos administrativos demandados no violaron los literales a), b) y g) del artículo 134; ni el literal a) de la Decisión 486 de 2000; ni mucho menos se trasgredió el

artículo 61 de la Constitución Política.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 200 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 200 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00303-00

Actor: GRUPO CBC S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA, EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES 28.357 DE 31 DE JULIO DE 2008, 38.347 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 52.210 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2008, POR MEDIO

DE LAS CUALES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

OTORGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA «BRASSA VIVA» (Mixta).

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), la cual se interpreta como de nulidad absoluta en los términos del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, presentó la sociedad GRUPO CBC S.A., en contra de las Resoluciones 28.357 de 31 de julio de 20081, 38.347

de 30 de septiembre de 20082 y 52.210 de 11 de diciembre de 20083, proferidos por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y concedió el registro de la marca «BRASSA VIVA» (Mixta), para distinguir «[…] SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); HOSPEDAJE TEMPORAL […]», servicios que se encuentran comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda4 I.1.1.- Las pretensiones La sociedad GRUPO CBC S.A., mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación, demanda en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del CCA, la cual se interpreta como de nulidad absoluta conforme el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina5, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE 1 «[…] Por la cual se decide una solicitud de registro de marca […]». 2 «[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]». 3 «[…] Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación […]». 4 Fol. 10-27, cuaderno principal. 5 «[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese INDUSTRIA Y COMERCIO, con miras a que se reconozcan las siguientes pretensiones: «[…] 2. PRETENSIONES. 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 28357 del 31 de

julio de 2008, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.034.607 mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de oposición interpuesta por la sociedad GRUPO CBC S.A., y por lo tanto otorgó el registro de la marca BRASSA VIVA (Mixta) Clase 43 Internacional a los señores JOSÉ ARIEL LÓPEZ LEZAMA Y BLANCA LUZ DÍAZ CAMPO. 2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 38347 del 30 de septiembre de 2008, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.034.607, mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Reposición interpuesto por la sociedad GRUPO CBC S.A. contra la Resolución No. 28357 del 31 de julio de 2008, confirmándola en todas sus partes. 2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 52210 del 11 de diciembre de 2008, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.034.607, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad GRUPO CBC S.A. contra la Resolución No. 28357 del 31 de julio de 2008, confirmándola en todas sus partes. 2.4. Consecuentemente a título de restablecimiento del derecho solicito se hagan las siguientes declaraciones: 2.4.1. Que se ordene a la División de Signos Distintivos, declarar

fundada la demanda de oposición de la sociedad GRUPO CBC S.A. y como consecuencia de ello negar el registro de la marca “BRASSA VIVA” (Mixta) clase 43 a los señores JOSÉ ARIEL LOPEZ LEZAMA Y BLANCA LUZ DÍAZ CAMPO, y según lo anterior cancelar el registro de dicha marca y que corresponde al Certificado No. 374152 […]» (Subrayado y resaltado fuera de texto). I.1.2.- Los hechos que fundamentan la demanda concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca […]» Los hechos que relata la parte demandante están relacionados con el trámite de la solicitud de registro del signo distintivo que es objeto de discusión en este proceso, identificada con el número 07-034607, los cuales se sintetizan de la

siguiente forma: I.1.2.1.- Los señores JOSÉ ARIEL LÓPEZ LEZAMA y BLANCA LUZ DÍAZ CAMPO, solicitaron ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, el registro de la marca «BRASSA VIVA» (Mixta), para identificar servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal, los cuales se encuentran en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la que se le dio el número de expediente 07.034.607. I.1.2.2.- Una vez fue publicado el extracto de la marca solicitada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 576 de 31 de mayo de 2007, la sociedad GRUPO CBC S.A. presentó oposición a que se registrara el precitado signo. I.1.2.3.- El Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO expidió la Resolución 28.357 de 30 de septiembre de 2008, declarando infundada la oposición presentada por la hoy demandante y, en consecuencia, registró la marca solicitada. I.1.2.4.- Inconforme con lo decidido en la Resolución 28.357 de 2008, la sociedad GRUPO CBC S.A. presentó recurso de reposición y, en forma subsidiaria, el de apelación. El recurso de reposición fue desatado mediante la Resolución 38.347 de 30 de septiembre de 2008, confirmando el acto administrativo recurrido. I.1.2.5.- El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante la Resolución

52.210 de 11 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de apelación presentado por la hoy demandante y confirmó la decisión administrativa objeto del recurso y, con ella, agotó la vía gubernativa. I.1.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación I.1.3.1.- Las normas violadas La sociedad GRUPO CBC S.A. acusó a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de trasgredir, con la expedición de los actos demandados, los artículos 134 y 135 (literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como el artículo 61 de la Carta Política. I.1.3.2.- El concepto de la violación I.1.3.2.1.- La violación de los artículos 134 y 135 (literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina I.1.3.2.1.1.- La parte demandante consideró que el signo distintivo no puede ser registrado por cuanto, en su concepto, es una expresión descriptiva, esto es, un término que de alguna manera informa a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende identificar. I.1.3.2.1.2.- Destacó, siguiendo para el efecto lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 7-IP-2002, que la doctrina sugiere que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, resulta ser preguntar cómo es el producto que se pretende registrar y si la respuesta suministrada es igual a la designación de ese producto, la denominación resulta

ser descriptiva. Aplicando dicha doctrina al caso en cuestión, la parte actora encuentra lo siguiente: «[…] aplicando la analogía a dicha pregunta y con relación a marcas de servicios, encontramos que la expresión “BRASSA VIVA” tiene el carácter de ser descriptiva, ya que si con relación a la misma se pregunta ¿Cómo es el servicio?, las personas necesariamente responderán que el servicio que se presta con la citada denominación consiste en un procedimiento de elaborar los alimentos los cuales se preparan a la brasa la cual mantiene su viveza o idea similar […] Es importante agregar, que si como lo señala la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia en Proceso 27-IP-2001, “tanto en el caso de los signos genéricos, como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue”, lo que significa que aplicando esta regla a las marcas de servicios, se aplica el mismo supuesto, en el sentido de que “debe existir una conexión o directa relación entre el signo que pretende registrarse como marca y el servicio que se pretende distinguir”, de lo enunciado anteriormente también se comprueba que la expresión “BRASSA VIVA” no es registrable como marca para servicios de la clase 43, tales como “servicios de restauración (alimentación),” (sic) debido a que la expresión enunciada referida a los servicios prestados por restaurantes y establecimiento similares, solo sirve para describir las propiedades o características de los servicios que se pretenden distinguir, ya que las personas entienden de una forma clara que los servicios prestados por dichos establecimientos se refieren a alimentos que se preparan “A LA BRASA”, la cual

mantiene su intensidad en cuanto que el fuego mantiene su viveza o idea similar […] No debemos olvidar que según las pruebas del Internet que reposan del expediente administrativo No. 07 034.607, donde curso el trámite administrativo de la marca “BRASSA VIVA” (Mixta) clase 43, y que se adjuntaron en el memorial de recursos en dicho trámite, “BRASA” tiene dentro de sus definiciones “LEÑA O CARBÓN ENCENDIDOS, ROJOS POR TOTAL INCANDECENCIA” y “VIVA” dentro de sus definiciones y según lo enuncia el mismo medio de Internet “DICHO DEL FUEGO Y DE LA LLAMA” […]» I.1.3.2.1.3.- El actor estimó, entonces, que permitir el registro de la marca «BRASSA VIVA» (Mixta) implicaría otorgar un derecho exclusivo a los solicitantes sobre un término que requieren los demás empresarios del sector alimenticio para indicar la forma de preparar sus alimentos, lo cual es a todas luces contrario al ordenamiento jurídico. I.1.3.2.1.4.- Para apoyar su tesis, cita la Sentencia de 8 de octubre de 20046, proferida por esta Sección, en la cual se consideró que no era registrable la marca «TACOS Y BAR BQ (Mixta)» para distinguir establecimientos de comercio abiertos al público dedicados a la elaboración y venta de comidas y bebidas, que pertenecen a la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, debido a que la palabra «TACOS» designa o señala una especie de comida típica mexicana y porque la expresión «BAR BQ» es conocida en el medio como una forma de

preparación de comida. I.1.3.2.1.5.- Al anterior análisis, agrega que el hecho de que la denominación «BRASSA» esté escrita con doble SS y no en la que corresponde al idioma español, «BRASA» no le quita el carácter de descriptiva la mencionada expresión, toda vez que: «[…] el significado de la citada expresión es claro para las personas y para los empresarios del sector alimenticio, en cuanto que la misma indica una forma de preparación de los alimentos “a la brasa”, lo que significa que el hecho de que los solicitantes le hayan dado una ortografía caprichosa al término “BRASSA” no lo libra de su irregistrabilidad y máxime cuando también es acompañado de otro término como “VIVA” que según la combinación que se presenta en el presente caso, hace a la expresión “BRASSA VIVA” irregistrable por descriptiva, lo que hace que la misma no tenga la suficiente distintividad que le exige la ley […] Es importante enunciar en el presente caso y 6 No identifica el número del expediente. según lo expuesto, que la ortografía caprichosa de una expresión no le quita el carácter de irregistrable, si las personas de una forma clara logran entender su significado y para lo cual puede tenerse como precedente la sentencia la sentencia del Consejo de Estado del 23 de noviembre de 2003, donde fue parte actora la sociedad FILODORO CAIPE S.PA (sic), donde el citado fallo consideró que la expresión “CLASSIC” era descriptiva con relación a productos de la clase 25 internacional, debido a que es ideológicamente idéntica al término inglés “CLASSIC” claramente conocido por su significado […]»

I.1.3.2.1.6.- Subraya el actor que no es de recibo el argumento esgrimido por la autoridad administrativa en el sentido de considerar que la expresión «BRASSA VIVA» (Mixta) es registrable para identificar servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, al estar acompañada de elementos figurativos novedosos, pues lo que se destaca es la citada expresión, la cual, insiste, resulta ser descriptiva en relación con los servicios de restaurantes y establecimientos similares de esa clase. Agrega que: «[…] cuando en una marca mixta lo que destaca es su parte nominal descriptiva, lo anterior la sigue calificando de descriptiva con independencia del diseño que la acompañe y para lo cual solicito se tenga como precedente la sentencia del Consejo de Estado del 28 de abril de 2005, donde fue parte actora la sociedad TECNAS S.A., donde el citado fallo con ponencia del Honorable Consejero Ponente Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, determinó que la marca mixta “HUMO DE LEÑA LÍQUIDO” era genérica y descriptia para productos de la clase 30 internacional, donde en uno de los apartes expresó: (se cita) […]». I.1.3.2.2.- La violación del artículo 61 de la Constitución Política La parte demandante estima que la norma constitucional fue trasgredida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO en la medida en que, al proferir los actos administrativos demandados por los cuales se otorgó el registro de la marca «BRASSA VIVA» (Mixta), a los señores José Ariel López Lezama y Blanca Luz Díaz Campo, se otorgó un derecho exclusivo sobre una expresión

descriptiva e insuficientemente distintiva y que requieren los empresarios del sector alimenticio para dar a entender a los consumidores que sus productos alimenticios están elaborados a la «brasa», «[…] la cual mantiene su intensidad en cuanto a que el fuego mantiene su viveza […]». Además indicó: «[…] Según lo expuesto, como el régimen de propiedad industrial no puede otorgar monopolios sobre signos irregistrables y como sucede en el presente caso con los signos descriptivos, ya que ello implica dar un derecho de propiedad sobre expresiones de dominio público que requieren los demás empresarios de un sector ecónomico para hacer relación en el mercado a las características o propiedades de sus productos o servicios, lo anterior nos lleva necesariamente a la conclusión de que en el presente caso la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, violó el Artículo 61 de la Constitución Nacional al otorgar a unos particulares como marca la expresión “BRASSA VIVA” (mixta) clase 43 con relación a servicios de restaurantes (servicios de restauración (alimentación), que como ya se demostró es un signo descriptivo y por lo tanto carente de función distintiva para constituirse en marca […]». I.2. La contestación de la demanda7 I.2.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en la oportunidad procesal correspondiente, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y condenas solicitadas por la parte actora pues las mismas carecen de apoyo jurídico y sustento legal para su prosperidad. I.2.2.- La autoridad administrativa explica que la marca «BRASSA VIVA» (Mixta)

pretende amparar servicios de restauración y hospedaje temporal y que si bien la denominación «BRASSA» se refiere a una forma de cocción de alimentos, no consiste en una expresión exclusivamente descriptiva de los productos que pretende amparar puesto que no describe de manera directa. Destaca que: «[…] A pesar de tratarse de una expresión usualmente empleada por los empresarios del sector (restauración), se observa que el signo solicitado BRASSA VIVA, se compone de la palabra BRASSA con doble S, acompañada de la palabra VIVA y de unos elementos gráficos novedosos que le otorgan la suficiente distintividad y le permiten su registro como marca […] Se reitera, el signo esta compuesto en su aspecto denominativo, por dos términos, BRASSA y VIVA, términos que NO describen las características del servicio ya que si bien, BRASSA puede llegar a ser evocativo del sistema de cocción empleado, esta no es una característica propia o esencial del servicio de restauración y su presentación, no siempre es esa, a la brassa […] Adicionalmente, el término VIVA, a diferencia de lo que sostiene el Actor, es una expresión arbitraria frente a los servicios por lo tanto se considera, que la marca BRASSA VIVA, vista en su conjunto, es suficientemente distintiva por la combiación particular y disposición de sus elementos, palabras y gráficos, luego, BRASSA VIVA (Mixta), es apta para distinguir en el mercado los productos a los que pretende aplicar sin indicar una característica o cualidad intrínseca de ellos […]». 7 Fol. 70-75, cuaderno principal. I.3.- La intervención de los señores José Ariel López Lezama y Blanca Luz

Díaz Campo, en su condición de terceros con interés en las resultas del proceso8 Los señores José Ariel López Lezama y Blanca Luz Díaz Campo fueron notificados de la presente demanda a través de la abogada Martha Amparo Fonseca Fierro, el día 2 de agosto de 20109. Sin embargo, no intervinieron en esta etapa procesal10. I.4.- Los alegatos de conclusión y el concepto del agente del Ministerio Público I.4.1.- La parte demandante reiteró los argumentos que expuso en la demanda. Insistió, entonces, en la descriptividad del signo «BRASSA VIVA» (Mixta), pues informa sobre una característica esencial del servicio, esto es, que se entiende que los alimentos se elaboran «a la brasa», donde el fuego mantiene su viveza o idea similar. I.4.2.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO reiteró que al expedir los actos administrativos demandados se ajustó plenamente a los criterios elaborados por la doctrina y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para realizar el estudio de registrabilidad de marcas, llegando a la conclusión de que el signo «BRASSA VIVA» (Mixta) no es descriptivo. Luego de descartar que el signo precitado fuera confundible con la marca «LA BRASA ROJA» (Mixta), subrayó que no describe de manera directa los servicios que pretende suministrar, pues a pesar de ser la denominación de una forma de cocción de alimentos, el mismo no guarda relación con los servicios que la marca pretende identificar en el mercado. I.4.3.- Los terceros con interés en las resultas del proceso y el agente del

Ministerio Público no intervinieron en esta etapa procesal. I.5.- La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina11 8 Folios 92-111, cuaderno principal 9 Folio 63, cuaderno principal. 10 Folio 79, Cuaderno principal. 11 Fol. 211-219, Cuaderno Principal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 64-IP-2013 de 8 de marzo de 201312, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: «[…] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas13, logotipos14, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el

preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

TERCERO: La corte consultante debe determinar si el signo mixto BRASSA VIVA es descriptivo para los servicios de la clase 43 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. También deberá determinar si las palabras BRASSA y VIVA son de uso común y/o descriptivas para la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta la debilidad de la marca que la contiene. 12 PROCESO 64-IP-2013. Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 135 literal e) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00303. Actor: GRUPO CBC S.A. Marca: BRASSA VIVA (mixta). 13 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u

objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. 14 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”.

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001.

CUARTO: La corte consultante deberá establecer si el signo mixto BRASSA VIVA es evocativo y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad. […]».

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA II.1.- Los actos administrativos acusados Lo son las resoluciones 28.357 de 31 de julio de 2008 y la Resolución 38.347 de 30 de septiembre de 2008, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; así como la Resolución 52.210 de 11 de diciembre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de las cuáles se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad GRUPO CBC S.A. y se concedió el registro del signo distintivo «BRASSA VIVA» (Mixta), para distinguir servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal, comprendidos dentro en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza,

Octava Edición, cuyas partes más destacadas se transcriben a continuación:  La Resolución 28.357 de 31 de julio de 2008 «[…] 3. Refiérase el presente asunto, al análisis de confundibilidad entre el signo solicitado en registro BRASSA VIVA y las marcas previamente registradas por la sociedad GRUPO CBC S.A. que se relacionan a continuación: […] Al dar aplicación a los criterios antes expuestos, esta oficina considera que entre el signo solicitado BRASSA VIVA y las marcas opositoras LA BRASA ROJA, no se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor en tanto, sus componentes gramaticales, así como su representación gráfica les otorgan la distintividad entre sí requerida para acceder a la protección. Las marcas cotejadas, si bien comparten la expresión BRASA, entiende la División que, debido al uso que ha tenido la expresión y su significado de amplio reconocimiento, el cual se aplica a la preparación de alimentos para darles un sabor característico, propio del método de cocción como tal. De manera que la expresión BRASA no puede alegarse por cuenta del opositor como único elemento para fundamentar una oposición por habérsele otorgado un derecho previo sobre un conjunto distintivo en el cual se encuentra tal expresión o su significado, pues los mismos fueron concedidos en la totalidad de los elementos diferenciadores (la expresión la brasa roja más los gráficos pertinentes). Por lo anterior, corresponde verificar si los elementos adicionales “roja” y “viva” son capaces de encausar al consumidor a adquirir determinado producto por el error al que se le haga incurrir.

Siendo así entiende la administración que los complementos marcarios son disímiles en su composición ortográfica y en su apreciación visual y auditiva, haciendo que las marcas no solamente se diferencian entre sí sino que sean capaces de asociar sus servicios de manera directa con cada uno de los empresarios. En su representación gráfica, la marca solicitada se encuentra compuesta de un diseño distintivo, diferente a I de las marcas (sic) opositoras pues se entiende que las iniciales “B” y “V” se entrelazan en la figura ubicada en el costado izquierdo del signo, de manera que el diseño al ser novedoso le garantiza el registro a la marca. De manera que se hace innecesaria la posible relación existente entre productos y servicios al no haberse considerado configurado el primer requisito para irregistrabilidad. Por último, se encuentra la División que si bien se alegó la notoriedad de las marcas