CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00311-00-2015

SIGNO FARBEN – Irregistrable dada la identidad ortográfica y fonética con la marca FARBEN previamente registrada / RIESGO DE CONFUSION - Porque los productos y servicios amparados tienen los mismos medios de publicidad e igual finalidad La Sala observa que, en el presente caso, es indudable que entre los signos en conflicto existe identidad ortográfica y fonética, que por ser tan obvia no requiere mayor análisis. En cuanto a la identidad o similitud conceptual, se señala que las marcas en conflicto son signos de fantasía, pues no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no pueden cotejarse desde este aspecto. No obstante la identidad evidente entre estos dos signos, es pertinente señalar, como en abundante Jurisprudencia ha referido esta Corporación, que para que exista confusión entre dos signos distintivos se requiere de dos elementos: el primero, que se presente identidad o semejanza visual, fonética y conceptual ya analizada y, el segundo, que los signos tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que identifican. La marca nominativa cuestionada “FARBEN”, de la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A., fue solicitada para amparar los siguientes productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza: “línea popular de medicamentos”. Y de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad demandante FARBEN S.A., domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con el NIT núm. 830058583-3, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que obra a folio 3 “…la sociedad tendrá como

objeto principal: la fabricación, compra, venta de productos químicos, distribución, comercialización, importación y exportación de productos químicos para industria farmacéutica cosmética, veterinaria, plásticos...” En virtud de lo anterior, advierte la Sala que existe un riesgo de que el consumidor pueda confundirse acerca de la clase de productos y servicios en disputa o de su origen empresarial, dada la identidad ortográfica y fonética que hay entre los signos en conflicto, además de que los productos y servicios amparados en ellas tienen los mismos medios de publicidad y la misma finalidad, de lo que se infiere el riesgo de confusión que puede generar a sus consumidores. (…). En este orden de ideas, al existir entre los signos confrontados una identidad y una relación entre los productos y servicios que distinguen, es claro para la Sala que se configura un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, que conllevaría al consumidor medio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de mantenerse su registro. NOMBRE COMERCIAL FARBEN - Uso personal, real, efectivo y continuo La Sala considera que si bien es cierto que el nombre comercial “FARBEN” no se encontraba depositado ante la Superintendencia de Industria y Comercio para la fecha en que se efectuó el examen de registrabilidad del signo en conflicto, también lo es que para que ella pueda adquirir el derecho exclusivo y la protección de su nombre comercial, debe probar el uso constante, real y efectivo del mismo… Como puede observarse, a juicio de la Sala, las pruebas antes reseñadas

permiten concluir que desde el año 1999 la sociedad FARBEN S.A. viene haciendo uso del nombre comercial “FARBEN” en forma personal y continua con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de la marca “FARBEN” fue presentada el 31 de marzo de 2004 y que para que un nombre comercial pueda ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada debe haber sido usado con anterioridad a dicha solicitud. Sin embargo, las facturas comerciales expedidas después del 31 de marzo de 2004 no pueden ser tenidas en cuenta, por ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud del signo cuestionado. A este respecto, vale la pena aclarar que el sólo Certificado de Existencia y Representación Legal de la actora no es prueba suficiente del uso de su nombre comercial, pero sí constituye un principio de prueba, el cual, aunado a las facturas comerciales antes citadas, sirve para demostrar el uso de su nombre comercial.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135

LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 150 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 190 / DECISION 486

DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 191 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 192

NOTA DE RELATORIA: Sobre principio de prueba ver sentencia Consejo de

Estado Sección Primera de 26 de agosto de 2004, Rad 2001-0083 (6907), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 28072 DE 2004 (16 de noviembre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00311-00

Actor: FARBEN S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE SIMPLE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FARBEN S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 28072 de 16 de noviembre de 2004, “Por la cual se concede un registro”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: La sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A. solicitó el 31 de marzo de 2004, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca “FARBEN” (nominativa) para identificar los productos de la Clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza. 2º: La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 540 de 31 de mayo de 2004. 3º: La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 28075 de 16 de noviembre de 2004, concedió el registro de la marca “FARBEN” (nominativa) para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: A juicio de la actora, la marca registrada “FARBEN” (nominativa) es idéntica al nombre comercial “FARBEN”, que está protegido por el uso desde el 4 de junio de 1999, fecha en la que constituyó la sociedad y que puede originar confusión en los consumidores, afectar el interés general y la libre competencia económica. Así mismo, señaló que los productos que la protege marca “FARBEN”, cuyo titular es LABORATORIOS EUFAR S.A. y los servicios prestados por la empresa FARBEN S.A. comparten el mismo mercado. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Advirtió que los actos acusados violan los artículos 135, 136, literal b), 172, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Expresó que la Superintendencia de Industria y Comercio violó las normas citadas, al conceder el registro de la marca “FARBEN” en favor de LABORATORIOS EUFAR S.A., toda vez que FARBEN S.A. ha utilizado el signo “FARBEN” como

nombre comercial desde el 4 de junio de 1999, lo que le da un mejor derecho sobre el mismo. Adujo que la marca registrada reproduce de manera total el nombre comercial protegido, por lo que existe identidad gráfica, fonética y ortográfica entre los mismos. Adicionalmente, “FARBEN” es una expresión fantasiosa, lo cual genera un riesgo de asociación o confusión en el consumidor al adquirir determinado producto con el convencimiento de que es otro, sin percatarse de que su origen empresarial es distinto, violando normas de protección al consumidor. Afirmó que existe una conexión competitiva entre LABORATORIOS EUFAR S.A., titular de la marca “FARBEN” y los dueños del nombre comercial “FARBEN S.A.”, ya que su finalidad es la misma, es decir, la importación y exportación de productos químicos para industria farmacéutica, cosmética, veterinaria, entre otras, lo cual permite concluir que se dan todos los presupuestos legales invocados como violados para proceder a la cancelación del registro de la marca en conflicto. Señaló que a través de las Resoluciones núms. 36378 de 29 de septiembre de 2008, 36380 de 29 de septiembre de 2008, y 36410 de 29 de septiembre de 2008, la Superintendencia demandada reconoció que la actora ha usado el nombre comercial “FARBEN” en forma ininterrumpida desde 1999.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y

alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico; aduce, en esencia, lo siguiente: Que con la expedición del acto acusado no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión núm. 486 de la Comunidad Andina y que su fundamento legal se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales, vigentes en materia marcaria. Que es evidente que la marca “FARBEN” cumple con los requisitos legales exigidos para constituirse en marca y que además no se evidenció que la misma se encontrara incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión en mención, razón por la que se concedió su registro. Que se debe tomar en cuenta que el nombre comercial “FARBEN” no se encontraba depositado ante la Superintendencia de Industria y Comercio para la fecha en que se efectuó el examen de registrabilidad, como tampoco para el momento en que se concedió el registro de la misma. Además, quien alegó ser titular de dicho nombre comercial no presentó oposición dentro del trámite de registro. Agregó que si bien el depósito de los nombres comerciales es meramente declarativo, sólo le es dado a la mencionada Superintendencia conocer los nombres comerciales que han sido depositados. Que se evidencia que quien afirma ser titular de un nombre comercial debe acreditarlo, de manera que no basta la denominación o razón social que conste en la escritura de constitución de la sociedad o en el certificado expedido por la

respectiva Cámara de Comercio. II.1.2.- LABORATORIOS EUFAR S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda, en los siguientes términos: Adujo que la demandante debió acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa a través de la acción de nulidad y restablecimiento, y no mediante la acción de nulidad, dado que ella pretendía el restablecimiento de unos derechos subjetivos. Indicó que la demandante nunca concurrió en defensa de su derecho sobre el signo “FARBEN” como nombre comercial para distinguir sus productos o servicios, pues no se hizo presente para solicitar el registro de dicha marca, ni presentó oposición a las dos solicitudes de registro, que promovió la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A. para proteger su derecho, razón por la cual mal puede ahora presentar la demanda objeto de estudio. Expresó que el signo “FARBEN” fue utilizado anteriormente como nombre comercial por la DISTRIBUIDORA FARBEN LTDA., con quien tuvo relaciones comerciales la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A., las cuales consistían en la maquila o producción de diversos productos por parte de esta última para aquélla. La DISTRIBUIDORA FARBEN LTDA. fue la primera propietaria de un nombre comercial, que tuviera dentro de sus elementos la palabra “FARBEN”. Derecho, que surgió desde el 2 de mayo de 1990 y coexistió con la sociedad FARBEN S.A. entre el 4 de junio de 1999 (fecha en que se constituyó la actora) y el 26 de octubre de 2001, es decir, más de 2 años de coexistencia.

Señaló que desde el 27 de abril de 2001 estuvo intentando el registro del signo “FARBEN”, el cual sólo lo obtuvo el 16 de noviembre de 2004. Estimó que si bien se evidencia que la actora utiliza la razón social FARBEN S.A. y realiza facturación y pagos, ello no quiere decir que utilice el nombre comercial para distinguir los mismos productos que ampara la marca de LABORATORIOS EUFAR S.A., ni mucho menos que genere confusión en los consumidores. Alegó que no se ha demostrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio la existencia del nombre comercial “FARBEN” por parte de la actora, ni que estaba siendo usado por su poseedor.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FARBEN (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que

pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o actividad comercial que éstos amparan.

CUARTO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo FARBEN (denominativo) fue solicitado para registro el nombre comercial FARBEN S.A. era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al

tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: El juez consultante, deberá determinar si el signo FARBEN (denominativo) constituye un signo de fantasía de acuerdo a lo manifestado en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo 1 Proceso 185-IP-2013. evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

OCTAVO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distingue el signo solicitado y la actividad económica que realiza el nombre comercial a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

NOVENO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente, realizará el examen

de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 28072 de 16 de noviembre de 2004, concedió el registro de la marca “FARBEN” (nominativa), en favor de LABORATORIOS EUFAR S.A., para distinguir los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre el particular, la actora alegó que el signo registrado “FARBEN” (nominativa) es idéntico al nombre comercial “FARBEN”, de su propiedad, el cual ha usado desde el 4 de junio de 1999, además de que entre ellos existe conexidad competitiva, razón por la cual existe un riesgo de confusión. Por su parte, el tercero interesado en las resultas del proceso adujo que la demandante debió acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa a través de la acción de nulidad y restablecimiento, y no mediante la acción de nulidad, dado que ella pretendía el restablecimiento de un derecho subjetivo. Señaló, también, que la demandante nunca concurrió en defensa de su derecho sobre el signo “FARBEN” como nombre comercial para distinguir sus productos o servicios, pues no se hizo presente para solicitar el registro de dicha marca, ni presentó oposición a las dos solicitudes de registro, que promovió la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A. para proteger su derecho, razón por la cual mal puede ahora presentar la demanda objeto de estudio. Así mismo, alegó que el signo “FARBEN” fue utilizado previamente como nombre

comercial por la DISTRIBUIDORA FARBEN LTDA., con quien ella tuvo relaciones comerciales. En relación con la acción procedente en el caso bajo estudio, la Sala observa que le asistió razón a la actora, al presentar la demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, dado que el interés que ella pretende es sólo la nulidad del acto administrativo, que concedió el registro de la marca nominativa “FARBEN”, y no el restablecimiento de su derecho subjetivo, pues en el evento de que se declare la nulidad de dicho acto, no se derivaría un restablecimiento automático del derecho subjetivo de la actora, al no existir derecho alguno que restituirle, en razón a que la consecuencia de la nulidad solicitada es sólo la cancelación del registro de la citada marca. Sobre este asunto, esta Sección en la sentencia de 2 de junio de 2011 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2004-00069-01, Actora: Security Systems Ltda., Consejero ponente doctor Marco Antonio Velilla Moreno), expresó: “Por otra parte, si bien es cierto la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, solicitó la nulidad y restablecimiento del derecho en su demanda, la Sala, la interpretó como una acción de nulidad, tal como consta en el auto que la admitió que obra a folios 33 a 35, dado que mediante los aludidos actos administrativos se concedieron la marca mixta y el depósito del nombre comercial cuestionados. Además, debe tenerse en cuenta que el restablecimiento del derecho solicitado, se refiere a la cancelación del registro de la citada marca y del

depósito del referido nombre comercial, lo cual, es una consecuencia lógica, en el evento de que se declare la nulidad, más nunca un restablecimiento del derecho, al no existir derecho alguno que restituirle al demandante2. Otra cosa bien diferente, sucede cuando a un signo distintivo le ha sido denegado su registro o depósito por parte de la Administración; en cuyo evento, si es necesario incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues además de la solicitud de nulidad de los actos administrativos, tiene la acción de que su signo sea efectivamente registrado, en caso de obtener un fallo favorable3.” (Las negrillas y subrayas fuera de texto.) En lo concerniente al argumento de que la actora no podía presentar la demanda objeto de estudio, dado que nunca concurrió en defensa de su derecho sobre el signo “FARBEN” como nombre comercial para distinguir sus productos o servicios, pues no solicitó el registro de dicha marca, ni presentó oposición a las dos solicitudes de registro, que promovió la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A. para proteger su derecho, la Sala considera que ello no afecta, ni impide que la sociedad actora demande el acto administrativo acusado, a través de la presente acción, conforme lo señaló esta Sección en la sentencia antes invocada, cuando razonó así: “Al respecto, la Sala considera que no le asiste razón al citado tercero, ya que el hecho de no haber presentado oposición ni interpuesto los recursos de ley, no afecta para nada que la sociedad actora SECURITY SYSTEMS LTDA. domiciliada en la ciudad de Barranquilla, haya demandado los actos administrativos

expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedieron la marca mixta “S SECURITY SYSTEMS”, clase 42 de 2 Sentencia de 18 de febrero de 2010. Rad: 2009-00016 .Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Actor: KYROVET LABORATORIES S.A. “Respecto de los argumentos de la actora de que el caso objeto de estudio debe tratarse como una acción de nulidad, reitera la Sala su posición según la cual la acción de nulidad frente actos particulares y concretos procede siempre y cuando de la nulidad del mismo no sobrevenga un restablecimiento automático del derecho.” 3 La misma Sentencia señala: “En diversas ocasiones, cuando se ha demostrado que el interés que pretende el actor es el restablecimiento de su derecho, se ha estimado que la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual deben ser aplicadas todas las reglas del agotamiento de la vía gubernativa, caducidad y las propias de la naturaleza de esta acción”. la Clasificación Internacional de Niza y el depósito del nombre comercial “SECURITY SYSTEMS”, para realizar actividades relacionadas con las clases 9, 35, 38 y 42 ídem, a favor de la sociedad SECURITY SYSTEMS LTDA., domiciliada en la ciudad de Bogotá, quien actúa como tercera interesada en las resultas del proceso, ya que la función principal del Ente Registrador, es proteger al público consumidor y a las empresas competidoras, frente a la confusión que generaría el registro de un signo distintivo, respecto a un nombre comercial, así la Oficina nacional, no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho nombre

comercial. Razón por la cual, esta Sala prohíja el concepto que ha continuación se trascribe, del Tribunal de Justicia Andino. (Las negrillas y subrayas fuera de texto) “Es importante advertir que todo el sistema de propiedad industrial busca, por un lado, proteger la actividad empresarial y, por otro, proteger de manera efectiva al público consumidor. Por lo tanto, aunque la autoridad competente no tuviera noticia de la existencia de un nombre comercial confundible con el signo a registrar, no se puede, por este hecho, validar un registro que podría generar riesgo de confusión en el público consumidor y, además, afectar con esto la actividad empresarial del titular del nombre comercia l. Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en últimas perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir” (folios 702 a 703). (Las negrillas y subrayas fuera de texto) Y con respecto al argumento de que el signo “FARBEN” fue utilizado anteriormente como nombre comercial por la DISTRIBUIDORA FARBEN LTDA.,

con quien tuvo relaciones comerciales la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A., la Sala precisa que el objeto del presente debate es cotejar el nombre comercial “FARBEN” de la parte actora frente a la marca nominativa cuestionada “FARBEN” de la sociedad LABORATORIOS EUFAR S.A, y no el de otro nombre comercial diferente, como lo es el de la Distribuidora en mención, pues ello sería objeto de otro análisis diferente, teniendo en cuenta que el estudio de registrabilidad de una marca debe realizarse en cada caso concreto, debiendo considerar las normas que rigen la materia y las pruebas que obran en cada trámite, el signo en estudio en relación con los elementos que lo conforman y con los productos o servicios que ampara. Por tal razón, los testimonios rendidos con el objeto de establecer dicha relación con el tercero interesado en las resultas del proceso no podrán ser valorados. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literal a), 135, literales a), b), 136, literal b), 150, 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca “FARBEN” para la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: “Decisión 486. “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o

establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. (…)”. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, “constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.” El Tribunal, agrega, que un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas