CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00314-00-2018

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo BIOTRONIC para amparar unos servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa BIOTRON previamente registrada en la clase 10 / SIGNO DE FANTASÍA – Lo son BIOTRONIC y BIOTRON por constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores y no tener un significado conceptual propio en el idioma castellano / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo nominativo BIOTRONIC por existir similitud y conexión competitiva con la marca nominativa BIOTRON Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “BIOTRONIC” y “BIOTRON”, la Sala advierte significativas similitudes en la secuencia de sus vocales y en sus desinencias, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en sus 7 primeras letras “BIOTRON” y que la única diferencia radica en el vocablo “IC” de la marca cuestionada, el cual no goza de la suficiente distintividad, que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que la marca solicitada reproduce totalmente la marca registrada “BIOTRON” en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la denominación “BIOTRON”. […]Con respecto a lo anterior, vale la pena aclarar que al encontrarse semejanzas significativas entre la marca cuestionada y la marca “BIOTRON”, previamente registrada, la Sala considera que existe riesgo de

confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, porque el consumidor en mención puede creer que los productos y servicios que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular. También existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. […] Además, es del caso advertir que al realizar una consulta la página web de la demandada se encontró que el vocablo “BIOTRON” no es de uso común, ni débil en relación con los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso generalizado. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Ahora, para considerar que la similitud entre ambas marcas pueda generar un riesgo de confusión, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva. […] En el sub lite, la marca cuestionada “BIOTRONIC” fue solicitada para amparar los siguientes servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] educación técnica en el área de estética facial y corporal [...]”. Y la marca previamente registrada “BIOTRON” distingue el siguiente producto de la citada Clase 10ª: “[…] aparato médico terapéutico generador de la energía biotrónica […]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las

citadas Clases existe una relación debido a que las actividades que realiza el tercero interesado en las resultas del proceso requieren o pueden requerir del uso del producto identificado con la marca previamente registrada; tienen la misma finalidad, en cuanto ambas se encuentran relacionadas con el cuerpo humano y la salud humana (la estética facial y corporal) (aparato canalizador de energía del cuerpo); se pueden promocionar por los mismos medios -folletos, televisión, prensay pueden implicar un uso complementario. Por lo tanto, se observa que existe conexión competitiva.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (E)

Bogotá, D. C. veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00314-00

Actor: FRANCESCO DONATO RUSSO Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: ENTRE LA MARCA SOLICITADA “BIOTRONIC” Y LA

PREVIAMENTE REGISTRADA “BIOTRON” DE LA DEMANDANTE EXISTEN

SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS

Y SERVICIOS QUE DISTINGUEN.

FRANCESCO DONATO RUSSO, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el

artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000,1 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 39487 de 20 de octubre de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 048943 de 26 de noviembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 53500 de 18 de diciembre de 2008, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1º: Que el 3 de diciembre de 2007, el señor ANDRE THOUMI CASTILLA solicitó el registro como marca del signo “BIOTRONIC” (nominativa), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°- Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en el riesgo de confundibilidad con la marca “BIOTRON” (nominativa), para identificar productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, de la cual es titular. 3°: Agregó que mediante la Resolución núm. 39487 de 20 de octubre de 2008, la

Jefe de la División de Signos Distintivos2 de la SIC declaró infundada la oposición por él interpuesta y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca “BIOTRONIC” (nominativa), para distinguir servicios de la citada Clase 41 Internacional3, al señor ANDRE THOUMI CASTILLA. 4º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante la Resolución núm. 048943 de 26 de noviembre de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo mediante la Resolución núm. 53500 de 18 de diciembre de 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 2 Hoy Dirección de Signos Distintivos. 3 El signo fue solicitado para identificar “Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”. Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486. Señaló que la comparación marcaria de las dos expresiones en conflicto debe comprender los elementos técnicos y legales, relacionados con la identidad o semejanza de los signos desde el punto de vista visual, conceptual y fonético. Indicó que la marca solicitada contiene íntegramente los elementos principales, silábicos y ortográficos, que forman parte de la marca previamente registrada, a

saber: “BIOTRONIC” - “BIOTRON”, “BIOTRONIC” - “BIOTRON”. “B-I-O-T-R-O-N-IC” - “B-I-O-T-R-O-N”, “B-I-O-T-R-O-N-IC” - “B-I-O-T-R-O-N”.

Adujo, conforme a lo anterior, que la expresión solicitada reproduce en su totalidad la expresión “BIOTRON”, por lo que encontrar diferencias basadas en la palabra adicional “IC” resulta, a su juicio, totalmente improcedente. Afirmó que la denominación “BIOTRON” no es evocativa, genérica, explicativa o de uso común. Por el contrario, es una expresión de fantasía, derivada de la energía BIOTRONICA, descubierta por el demandante, quien mediante muchos años de investigaciones logró realizar un invento que denominó BIOTRON o canalizador de la energía biotrónica. Explicó que el BIOTRON es una máquina que depura los impulsos eléctricos y los convierte en energía biotrónica y logra el desbloqueo inmediato de aquellas zonas donde se ha quedado interrumpida o descanalizada la energía humana. Alegó que los canales de comercialización de los productos que representan las marcas en controversia son los mismos debido a que el establecimiento donde se prestan servicios de educación relacionados con el área de estética facial o corporal está vinculada directamente con la salud humana. Manifestó que el consumidor promedio no distingue entre Clases sino entre productos; […] de tal forma que, si los productos de por sí, se distinguen claramente unos de otros, fuera de toda duda razonable de parte del consumidor, no se requeriría del criterio de conexidad y por la misma vía el riesgo de confusión

que se genera […]”. Anotó que las Clases 10ª, 41 y 44 están relacionadas competitivamente y técnicamente porque en las mismas se encuentra la estética facial y corporal; así mismo, con las Clases 3ª y 5ª, en la medida que representan productos cosméticos y medicamentos destinados a la estética. Por último, señaló que expresión “BIOTRON” no es una expresión genérica o de uso común, la cual está previamente registrada para distinguir “Aparato médico terapéutico generador de la energía biotrónica”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico. Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que el demandante omitió realizar un análisis de manera completa. Indicó que si bien es cierto que las marcas comparten unas letras, también lo es que, en su conjunto y apreciadas de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir al público a error debido a que la marca “BIOTRONIC” posee suficientes elementos fonéticos y ortográficos que permiten diferenciarla de la marca de la demandante. Manifestó que la marca de la demandante identifica un aparato médico terapéutico generador de la energía biotrónica, es decir, productos de la Clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca cuestionada ampara servicios de educación técnica en el área de estética facial y corporal de la Clase

41 de la citada Clasificación. Alegó que las marcas confrontadas identifican productos y servicios que no tienen relación. No se encuentran en la misma Clase Internacional, no tienen los mismos canales de comercialización y no se promueven mediante los mismos medios publicitarios, razón por la cual pueden coexistir sin causar riesgo de confusión. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Visto el artículo 210 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 21 de marzo de 20174, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el 4 Cfr. Folio 156 plazo, el demandante y la demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. El Ministerio Público guardó silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó5: “[…] 1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo

producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación. […] 1.7. Es importante que se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podría caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación. 1.8. Se deberá proceder a verificar si el cotejo se hizo de conformidad con las reglas y pautas antes expuestas, teniendo en cuenta que las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, deben corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerados los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos BIOTRONIC (denominativo) y BIOTRON (denominativo). […] 2.3. Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 5 Proceso 609-IP-2015. […] 3.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los

productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. […] 3.5. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar de forma clara y suficiente la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. […] 4.3. Se deberá comparar los signos en conflicto, y establecer igualmente si ostentan o no su carácter de fantasía, para así considerar si existe o no riesgo de confusión en el mercado. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 39487 de 20 de octubre de 2008,

concedió el registro de la marca solicitada “BIOTRONIC” (nominativa), al titular ANDRE THOUMI CASTILLA, para amparar los siguientes servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] educación técnica en el área de estética facial y corporal […]”. Al respecto, el demandante alegó que dicha marca es similar a su marca “BIOTRON” (nominativa), previamente registrada, que identifica productos de la Clase 10ª de la citada Clasificación, por cuanto entre estas existen similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético debido a que la marca cuestionada reproduce en su totalidad su marca “BIOTRON” y que, además, tienen conexidad competitiva. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486. El texto de la norma aludida es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]”. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en controversia es preciso adoptar las reglas para efectuar el cotejo marcario, que señaló el Tribunal en este proceso, así: “[...] 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los

elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquiriente del producto o servicio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. [...]”. Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA NOMINATIVA SOLICITADA MARCA NOMINATIVA REGISTRADA

BIOTRONIC BIOTRON

Titular: Titular:

ANDRE THOUMI CASTILLA FRANCESCO DONATO RUSSO Certificado núm. 309709

Clase 41 Clase 10 “[…] educación técnica en el área de “[…] aparato médico terapéutico estética facial y corporal […]” generador de la energía electrónica […]” Al respecto, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo se deberá realizar de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre marcas

denominativas: “[…] a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. […]”. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de las marcas en controversia, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas. Con el objeto de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “[…] 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Ideológica o Conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y /o semejante. […]”.6 Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “BIOTRONIC” y “BIOTRON”, la Sala advierte significativas similitudes en la secuencia de sus 6 ibidem vocales y en sus desinencias, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambas marcas coinciden en sus 7 primeras letras “BIOTRON” y que la única diferencia radica en el vocablo “IC” de la marca cuestionada, el cual no goza de la suficiente distintividad, que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada, como quiera que la marca solicitada reproduce totalmente la marca registrada “BIOTRON” en la cual se encuentra toda la fuerza distintiva de la expresión. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que tienen un sonido o pronunciación similar por cuanto las marcas cotejadas coinciden en la denominación “BIOTRON”. En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud:

BIOTRONIC-BIOTRON BIOTRONIC-BIOTRON BIOTRONIC-BIOTRON

BIOTRONIC-BIOTRON BIOTRONIC-BIOTRON BIOTRONIC-BIOTRON BIOTRONIC-BIOTRON BIOTRONIC-BIOTRON BIOTRONIC-BIOTRON Con respecto a lo anterior, vale la pena aclarar que al encontrarse semejanzas significativas entre la marca cuestionada y la marca “BIOTRON”, previamente registrada, la Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, porque el consumidor en mención puede creer que los productos y servicios que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular. También existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos y servicios identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. Frente a la confusión indirecta y el riesgo de asociación, esta Sección en la sentencia de 5 de febrero de 20157, señaló lo siguiente: “[…] Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial allegada, indicó: “… El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la

G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). (…) Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado[…]” (Destacado fuera de texto). Además, es del caso advertir que al realizar una consulta la página web de la demandada8 se encontró que el vocablo “BIOTRON” no es de uso común, ni débil 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de 2015, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001032400020080006500. 8 www.sipi.gov.co. Consultada el 15 de noviembre de 2018. en relación con los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que las marcas enfrentadas son de fantasía porque además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y, en tal sentido, no son términos de uso

generalizado. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Ahora, para considerar que la similitud entre ambas marcas pueda generar un riesgo de confusión, es necesario abordar el tema de la conexión competitiva. Tratándose de esta materia, el Tribunal, en la referida Interpretación Prejudicial, trajo a colación los criterios de conexión competitiva, así: “[…] a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios. Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y,

generalmente, de ausencia de similitud. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicio en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. [...]” Sobre este asunto, la Sala precisa que a fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, hay circunstancias en las que uno o dos criterios son suficientes para establecer la conexión competitiva y que no se requiere de la concurrencia de todos los criterios para la consecución del propósito de establecer dicha conexión. En el sub lite, la marca cuestionada “BIOTRONIC” fue solicitada para amparar los

siguientes servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] educación técnica en el área de estética facial y corporal [...]”. Y la marca previamente registrada “BIOTRON” distingue el siguiente producto de la citada Clase 10ª: “[…] aparato médico terapéutico generador de la energía biotrónica […]”. De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre las citadas Clases existe una relación debido a que las actividades que realiza el tercero interesado en las resultas del proceso requieren o pueden requerir del uso del producto identificado con la marca previamente registrada; tienen la misma finalidad, en cuanto ambas se encuentran relacionadas con el cuerpo humano y la salud humana (la estética facial y corporal) (aparato canalizador de energía del cuerpo); se pueden promocionar por los mismos medios -folletos, televisión, prensay pueden implicar un uso complementario. Por lo tanto, se observa que existe conexión competitiva. Así las cosas, al existir entre las marcas confrontadas semejanzas significativas y una relación entre los productos y servicios que distinguen, debe concluirse que dichas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión o de asociación, que conllevaría al consumidor promedio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial del tercero interesado en las resultas del proceso, en el caso de mantenerse su regi