CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00330-00-2015

MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO – No son registrables si se ha generalizado su uso Frente a este último punto conviene traer a colación lo dicho por el Tribunal en relación con el uso de palabras en idioma extranjero, pues ha expresado que no serán registrables si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que las integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario. SIGNOS EVOCATIVOS DE FANTASIA – Distintividad / MARCA GRANDTREK – Semejanza con la marca TREK. Riesgo de asociación. Irregistrable / ACUERDO DE COEXISTENCIA MARCARIA – Requisitos. No validez ante falta de acreditación de adopción de medidas para evitar la confusión Pues bien, de los parámetros que ha determinado el Tribunal para concluir si hay o no conexión competitiva la Sala encuentra que se identifican bajo el mismo noménclator y ello indicaría que en principio hay conexión competitiva. También se observa que comparten los mismos canales de comercialización, y los mismos medios de publicidad, e incluso que existe vinculación y complementariedad, pues es común encontrar bicicletas y llantas para vehículos en los mismos establecimientos de comercio o en la misma sección de los estantes de los grandes almacenes de comercio. Bajo tales premisas, es procedente concluir que existe vinculación entre los productos y que por lo tanto puede generarse un riesgo de asociación, máxime si las marcas son semejantes ortográfica, fonética y

conceptualmente como ocurre en el caso que se examina. A esta misma conclusión se llega si se observa el grado de complementariedad de los productos, ya que puede ocurrir que el consumidor medio adquiera llantas para su vehículo pensando que GRANDTREK es fabricado por la misma empresa que comercializa las bicicletas y sus accesorios, es decir, por TREK BYCICLE CORP. En otras palabras, es posible que presenten un uso conjunto del que se desprende el riesgo de asociación respecto del origen empresarial, en la medida en que cumplen una finalidad similar, o lo que es lo mismo, cubren necesidades análogas (…) Sobre el particular debemos advertir que se encuentran acreditados el primero y segundo de los presupuestos enunciados, ya que se ha expresado que existe similitud directa e indirecta de las expresiones enfrentadas; y además se aportó al proceso copia del convenio de coexistencia suscrito por la actora y la sociedad TREK BYCICLE CORP. No obstante, como no se ha demostrado que las citadas empresas han suministrado la información suficiente que libre de cualquier viso de similitud a las dos marcas, esto es, que hayan tomado las medidas necesarias para evitar la confusión en el público consumidor, no puede entonces la Sala otorgar validez alguna al acuerdo suscrito entre ellas, y por tanto, también por este motivo habrá de negarse las pretensiones de la sociedad SUMITOMO RUBBER

INDUSTRIES, LTD.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 82 / DECISIÓN 344 DE LA

COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 DECISIÓN 344

DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 96

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00330-00

Actor: SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso la sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. contra las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 5944 del 27 de marzo de 2000 mediante la cual se negó el registro de la marca GRANDTREK (nominativa) a la demandante para distinguir los productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza; la 10696 del 29 de mayo de 2000 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora en el sentido de confirmarla; y la número 18733 del 31 de julio de 2000 por medio de la cual se desató el recurso de alzada confirmando igualmente la decisión contenida en la Resolución No. 5944 de 20001.

I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con

lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia: 1 A folio 18 obra certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio que da cuenta de que el 10 de marzo de 2009 quedó ejecutoriada la Resolución No. 18733 de 2000. II.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. “Respetuosamente solicito a los Honorables Consejeros que declaren la NULIDAD de las resoluciones 5944 del 27 de marzo de 2000, 10696 del 29 de mayo de 2000 y 18733 del 31 de julio de 2000, proferidas, las dos primeras por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se NEGÓ el registro de la marca GRANDTREK, solicitada por la sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., para identificar “LLANTAS PARA VEHÍCULOS” productos comprendidos en la clase 12 internacional. A título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO solicito a los

Honorables Consejeros que ordenen el registro de la marca GRANDTREK para identificar “llantas para vehículos”, de la clase 12 internacional. Solicito también a los Honorables Consejeros que ordenen la PUBLICACIÓN de esta sentencia en la Gaceta Propiedad Industrial.”2 2.2.- Fundamentos de hecho a. El 28 de septiembre de 1999, la sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. solicitó el registro de la marca GRANDTREK para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2 Folio 59 de este Cuaderno. b. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante Resolución No. 5944 del 27 de marzo de 2000, negó el registro solicitado por la parte actora. c. La parte demandante interpuso recurso de reposición y apelación contra la anterior decisión, el primero de ellos resuelto mediante Resolución No. 10696 del 29 de mayo de 2000 en el sentido de confirmar la decisión recurrida y negar el registro de la marca. d. A través de Resolución No. 18733 del 31 de julio de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación confirmó la decisión de negar el registro de la marca GRANDTREK. e. El día 23 de noviembre de 2000 la sociedad actora presentó memorial adicional ante la entidad demandada, aportando como prueba copia auténtica del acuerdo suscrito entre las sociedades SUMITOMO RUBBER

INDUSTRIES LTD. y TREK BICYCLE CORP.

f. La parte demandante se notificó por conducta concluyente de la Resolución No. 18733 de 2000 mediante escrito radicado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 9 de marzo de 2009, toda vez que la misma no le fue notificada con anterioridad. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación del artículo 134 y literales a) y f) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos: Consideró que el signo solicitado no se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, en tanto que identifica productos distintos a los que se cubren con la marca TREK, registrada previamente por la sociedad TREK BICYCLE CORP., los cuales no presentan conexiones o relaciones para los consumidores. Alegó que, una vez realizada la comparación de los productos amparados por las marcas TREK y GRANDTREK, se concluyó que eran diferentes y que, por ende, ambas marcas pueden coexistir en el mercado. A su juicio, la expresión inglesa TREK, no debe ser apropiable con exclusividad, en especial teniendo en cuenta que, a pesar de que los productos amparados por ambas marcas hacen parte de la clase 12 de la clasificación internacional, no existe relación ni vinculación competitiva entre los mismos. Explicó la anterior afirmación relacionando los criterios que para este caso ha tenido en cuenta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: en cuanto a los medios de publicación, canales de comercialización, género de los productos y la

relación o vinculación todos van enfocados a consumidores distintos y aseguró que en ningún momento un comprador de bicicletas (producto amparado por la marca TREK registrada) se va a confundir y adquirir llantas para vehículos (productos amparados por la marca GRANDTREK cuyo registro se solicita). Además, señaló que ambas sociedades reconocen la especialidad de los productos de cada una de las marcas y su posibilidad de coexistencia en el mercado sin que se genere confusión alguna. Fue precisamente por esta consideración que las sociedades TREK BICYCLE CORP. y SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., firmaron un contrato que permite la existencia pacífica de las dos expresiones según el cual la sociedad TREK BICYCLE CORP. no solamente autoriza y acepta el uso de la marca GRANDTREK por parte de la sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD., sino que además reconoce la diferencia los productos identificados por cada una de ellas, de modo que la coexistencia en el mercado es posible. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Notificada la sociedad TREK BYCICLE CORP.3, no hizo manifestación en ningún sentido. IV.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, presentó escrito de contestación solicitando que fueran rechazadas las pretensiones de la demanda, argumentando que no fueron violadas las normas invocadas por la

sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

Transcribió un aparte de las resoluciones acusadas en el que da cuenta de la

razón que llevó a no registrar el signo solicitado por la demandante: “una vez examinados en conjunto los signos en confrontación, GRANTREK (Nominativa) y TREK (nominativa), de forma sucesiva y no simultánea, y teniendo más en cuenta las diferencias que las semejanzas de los mismos (Sic), es claro que se presentan similitudes fonéticas y semánticas, además de distinguir productos de la misma clase; agregando tal y como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, que para que una expresión encuadre dentro de la causal de irregistrabilidad que estamos analizando es suficiente que haya identidad o similitud en uno cualquiera de los aspectos conceptual, ortográfico o fonético, situación que se materializa en el caso por estar reproducida totalmente la marca solicitada en la marca previamente registrada. La simple inclusión de la partícula GRAND, no le otorga suficiente distintividad para evitar confusión.”4 Argumentó que el acuerdo de coexistencia suscrito entre la sociedad actora y TREK BICYCLE CORP., no fue aportado en el trámite de los recursos, tal como lo acepta la parte actora cuando afirma en la demanda que presentó dicho acuerdo el día 23 de noviembre de 2000. Lo anterior aunado a que se allegó en fotocopia y sin traducción, lo que imposibilita otorgarle valor probatorio en atención a lo dispuesto por el artículo 260 del Código de Procedimiento Civil en consonancia con el artículo 177 del mismo Estatuto. 3 Folio 142 ibídem. 4 Folio 149 ibídem.

V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

5.1.- La sociedad actora reiteró lo expuesto en la demanda, haciendo un pronunciamiento adicional en relación con la contestación de la Superintendencia, agregando que aun cuando no aporto en sede administrativa el acuerdo de coexistencia suscrito por el tercero interesado y la actora, el registro de la marca GRANDTREK debió concederse ya que la diferencia entre los productos enfrentados es clara y marca un interés diferente para cada uno de estos empresarios, lo que impide que exista cualquier tipo de conexidad y confusión en el consumidor. VI.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 158-IP-2011 del 7 de mayo de 2012, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo

GRANDTREK (denominativo) fue presentada el 28 de septiembre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo GRANDTREK (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria descritas en la presente interpretación prejudicial, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente

la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

SEXTO: Se presume que los signos que contienen palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

SÉPTIMO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

OCTAVO: El artículo 96 dispone que el examen de registrabilidad, es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado observaciones, en consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

NOVENO: Los Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan

cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza.

DÉCIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de la Clase 12, pero debidamente delimitados, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2009-00330, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.”5 VII-. CONSIDERACIONES 7.1. Problema Jurídico El asunto se orienta a determinar si la expresión registrada denominativa TREK de propiedad de la sociedad TREK BICYCLE CORP, es confundible con la marca nominativa GRANDTREK que solicitó la sociedad SUMITOMO RUBBER 5 Folios 174 a 194 ibídem.

INDUSTRIES, LTD., cuyo registro negó la Superintendencia de Industria y Comercio. Para resolver el anterior problema la Sala partirá de hacer un análisis de las normas comunitarias aplicables al asunto de la referencia, para lo cual seguirá los parámetros que brinda la interpretación prejudicial tal y como a continuación se analiza, no sin antes definir las normas supranacionales aplicables al caso: 7.2.- Régimen comunitario aplicable Como la solicitud de registro del signo GRANDTREK (Denominativo) se produjo el 28 de septiembre de 1999, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe ser aplicada esta norma en lo concerniente al estudio de los requisitos para el registro de las marcas, así como para establecer las causales de irregistrabilidad de los signos. 7.3.- Comparación de las marcas Las marcas en conflicto están estructuradas de la siguiente manera: TREK GRANDTREK Marca Registrada Marca Solicitada 7.3.1.- Comparación entre marcas nominativas. Tal y como lo observó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, los signos enfrentados deben ser considerados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer la unidad fonética, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dorados de especial eficacia diferenciadora. Las reglas que el tribunal tiene en cuenta para realizar este cotejo son: 1. “Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o

muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.”6

Pues bien, aplicados los anteriores criterios encontramos que la sílaba tónica en las dos marcas se ubica en la partícula TREK, y que la característica nominativa que penetra en la mente del consumidor es igualmente esa partícula. En tal orden, la identidad entre las dos marcas es evidente. 7.3.2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos Partiendo del anterior análisis debe entonces procederse a la comparación de del signo TREK registrado y GRANDTREK solicitado desde el punto de vista visual, fonético, conceptual y ortográfico. Desde el punto de vista ortográfico tenemos que la expresión solicitada está constituida de 9 letras en tanto que la registrada está conformada de sólo 4. Existe identidad en la terminación de los dos signos ya que la marca solicitada reproduce la palabra TREK que es precisamente la marca registrada. 6 Folio 183 ibídem. Analizado el criterio fonético se encuentra que la pronunciación de uno y otro está determinada por la partícula adicional GRAND con la que cuenta la marca

solicitada, pero que sin embargo, no determina la diferencia entre las dos, ya que como se dijo anteriormente, la partícula TREK es la que tiene mayor recordación en la mente del consumidor. De otra parte, la Sala observa que la similitud ideológica debe ser estudiada de acuerdo con la conclusión a la que se llegue después de examinar si los signos en conflicto son de fantasía o si, por el contrario por ser marcas en idioma extranjero deben ser calificadas como de uso común o débiles. 7.3.2.1. Marcas en idioma extranjero Frente a este último punto conviene traer a colación lo dicho por el Tribunal en relación con el uso de palabras en idioma extranjero, pues ha expresado que no serán registrables si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que las integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario. Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un

idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).”7 Para la Sala, la expresión TREK y su significado en español NO forma parte del conocimiento común de los ciudadanos colombianos y en tal medida, en principio, procedería su registro en nuestro país. La traducción al español de la denominación TREK como verbo es “emigrar, viajar arduamente”8, y como sustantivo es “excursión, viaje difícil, caminata”9, nociones éstas que son realmente desconocidas para el consumidor medio en nuestro país. Ahora bien, la expresión GRANDTREK tampoco encuentra en Colombia una equivalencia semántica y tampoco ha sido adoptada como parte de nuestro idioma por la Real Academia de la Lengua Española. Es por ello, que podemos concluir que como se desconoce la traducción al español de TREK, también se ignorará la definición de GRANDTREK. Ahora, si descomponemos la marca solicitada en GRAND y TREK tenemos que la primera expresión da lugar a pensar en un producto grande o muy bueno. Cuestión ésta que tendría que ver con los signos evocativos que pasaremos a estudiar seguidamente a efectos de dilucidar si el signo GRANDTREK es

registrable o no por ser evocativo de los productos que pretende amparar. 7.3.2.2.- Signos evocativos El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido un signo evocativo como: 7 Folios 126 y 127 ibídem. 8 Consultado en https://translate.google.com.co/?hl=es#en/es/trek, a las 12:39 p.m. el 2 de diciembre de 2014. 9 Ibídem. “El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.”10 La expresión GRAND sugiere una idea de inmensidad o grandeza que puede ser atribuible a cualquier producto de cualquier clase, en tanto que la palabra TREK al no ser conocida en el entorno nacional, puede volverse como de fantasía, y por ello la comprensión de la expresión GRANDTREK hace concluir que no es evocativo de “llantas para vehículos” que son los productos que solicita la sociedad SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD., sean registrados a su nombre con el citado signo nominativo. Sobre este particular resulta necesario tener en cuenta la interpretación prejudicial emitida en el asunto que nos ocupa, en la que se llama la atención sobre la distintividad de signos evocativos de fantasía:

“Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (…). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”.11 7.4.- Conexidad competitiva 10 Folio 188 de esta Cuaderno. 11 Folio 189 ibídem. El signo en controversia GRANDTREK (nominativo) aspira distinguir productos amparados en la Clase 12 específicamente “Llantas para vehículos”, y la marca registrada TREK (nominativa) distingue productos amparados en la Clase 12 particularmente “Bicicletas y sus estructuras (cuadros de bicicletas), partes y

accesorios de las mismas”. Al respecto, se deberá analizar la conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto, sobre la base de los factores de análisis que sugirió el Tribunal: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es

restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, b