CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00333-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO – Reglas / COTEJO MARCARIO - Entre la marca nominativa KENKO SLEEP MASK y los signos mixtos KENZO / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca KENKO SLEEP MASK / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [S]e se encuentra acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca “KENKO SLEEP MASK” (nominativa), por cuanto la misma caducó al no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] [L]a

Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación habilita al juez para dar aplicación a lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172, de la Decisión 486 de 2000 […] [L]a existencia de cualquiera de las situaciones que den lugar a la inaplicabilidad de una causal de nulidad relativa, como sería la caducidad de un registro marcario, tiene como efecto, cuando ya se ha acudido a la jurisdicción, que la demanda presentada con fundamento en ella pierda sustento jurídico y que, en consecuencia, no haya lugar a emitir un pronunciamiento de nulidad, comoquiera que ya no existe en cabeza de la demandante un derecho subjetivo que pueda ser afectado con el registro marcario cuestionado y deba ser protegido, sin que ello implique el decaimiento del acto administrativo que otorgó la marca en cuestión. Además, cabe resaltar que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Así pues, en el caso bajo examen, como ya se dijo, la marca cuestionada, “KENKO SLEEP MASK” (nominativa), a favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, se encuentra caducada, lo que impide a la Sala hacer pronunciamiento alguno frente a la nulidad de dicho signo en

relación con el nombre y enseña comercial previamente depositados “KENZO”, de la actora, habida cuenta que al momento de resolverse esta acción ha dejado de ser aplicable la causal de nulidad invocada en la demanda. […] [E]n el caso concreto se configuró el supuesto de hecho establecido en el artículo inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486, en tanto que las causales de nulidad invocadas dejaron de aplicarse al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del registro de la marca “KENKO MASK SLEEP” (nominativa), por lo cual la Sala declarará la consecuencia jurídica allí prevista y, por ende, pondrá fin el proceso, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Cabe resaltar que en el caso bajo examen resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta transgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00333-00

Actor: KENZO JEANS S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA

TESIS: LA MARCA “KENKO SLEEP MASK” (NOMINATIVA), OTORGADA EN FAVOR DEL TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Y CON BASE EN LA CUAL LA ACTORA PROMOVIÓ LA

DEMANDA DE LA REFERENCIA, POR CONSIDERAR QUE ERA

SIMILARMENTE CONFUNDIBLE CON SUS SIGNOS “KENZO”, SE

ENCUENTRA CADUCADA. POR TAL RAZÓN, RESULTA APLICABLE EL

INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486. REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad KENZO JEANS S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 20001, de la Comisión de la Comunidad Andina2, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 55467 de 24 de diciembre de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, los siguientes: 1 “Por el cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 2 En adelante Decisión 486. 1º: Que el 21 de octubre de 2003, la sociedad NIKKEN INTERNACIONAL INC. presentó solicitud de registro como marca del signo nominativo “KENKO SLEEP

MASK”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 253 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4. 2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, formuló oposición contra el registro solicitado, por cuanto, a su juicio, era confundible con el nombre y enseña comercial “KENZO” previamente depositados en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de los cuales es titular. 3º: Que mediante Resolución núm. 18561 de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos5 de la SIC declaró infundada su oposición, no obstante también denegó el registro de la marca “KENKO SLEEP MASK”, en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos el primero de ellos mediante Resolución núm. 27173 de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, que revocó la decisión primigenia en el sentido de declarar fundada su oposición. El segundo, a través de la Resolución núm. 55467 del año 2008, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión inicial y, en consecuencia, declaró infundada su oposición y concedió el registro del signo nominativo “KENKO SLEEP MASK”, para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad NIKKEN

INTERNACIONAL INC.

I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:

Que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó el artículo 136, literal b), de la Decisión 486, por indebida aplicación. Sostuvo que la SIC al conceder el registro solicitado por la sociedad NIKKEN INTER NACIONAL INC. tenía pleno conocimiento de la existencia del nombre y 3 La marca “KENKO SLEEP MASK” fue solicitada para distinguir los siguientes productos: “[…] Antifaces […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 Hoy Dirección de Signos Distintivos. enseña comercial “KENZO”, comoquiera que fue este factor el argumento central de oposición al interior del procedimiento administrativo. Mencionó que entre los signos “KENZO” y la expresión “KENKO”, este último como elemento predominante de la marca cuestionada, “KENKO SLEEP MASK”, se presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, toda vez que son palabras compuestas por cinco letras casi idénticas ubicadas en el mismo orden y sentido, lo que genera identidad visual entre ellas; y que también tienen igual número de silabas, lo que trae consigo una pronunciación similar. Manifestó que el consumidor promedio puede ser fácilmente engañado al creer que el producto que adquiere tiene un origen determinado distinto de quien realmente lo produce; y que, en este caso, puede pensar que el producto amparado con la marca “KENKO SLEEP MASK” es producido por ella. Indicó que la SIC, al expedir la resolución acusada, violó los artículos 603 y 605 del Código de Comercio, dado que el signo cuestionado no cumple con todos los requisitos legales establecidos en dicha normativa para ser registrable como marca. Concluyó que el acto administrativo acusado se encuentra viciado de nulidad, por

cuanto la SIC se abstuvo de dar aplicación a la normativa en mención, la cual impedía la viabilidad del registro del signo “KENKO SLEEP MASK”. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto las pretensiones incoadas carecen de apoyo jurídico y sustento legal. Adujo que en el examen de confundibilidad, realizado entre los signos “KENKO SLEEP MASK” y el nombre y enseña comercial, previamente depositados, “KENZO JEANS LTDA”, se realizó un análisis en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, por lo que desde los puntos de vista ortográfico y fonético encontró diferencias relevantes tanto en su estructura gramatical como en su pronunciación. Que, por lo anterior, la marca cuestionada, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza no contiene semejanzas ortográficas, fonéticas ni gráficas con los signos opositores; y que, además, goza de suficiente distintividad en el mercado, permitiendo la coexistencia entre los mismos sin generar riesgo de confusión en el público consumidor en cuanto a los productos que identifican o su origen empresarial. II.2. La sociedad NIKKEN INTERNATIONAL INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, señaló que la marca cuestionada, “KENKO SLEEP MASK”, fue legalmente concedida por parte de la entidad demandada, en cumplimiento y observancia de las normas y procedimientos aplicables al tema. Adujo que las expresiones enfrentadas “KENKO SLEEP MASK” y “KENZO”

generan una imagen o recordación totalmente distinta al consumidor, pues entre ellas no existen similitudes que sean susceptibles de generar confusión al momento de adquirir los productos que amparan. Alegó que, desde los puntos de vista ortográfico y fonético, se presentan relevantes diferencias entre los signos enfrentados dado que están compuestos por palabras y letras distintas, con extensión y pronunciación diferente, lo que pone de manifiesto que ni siquiera coinciden en sus secuencias vocálicas o consonánticas. Concluyó que dadas las diferencias anotadas entre los signos cotejados, éstos pueden coexistir en el mercado sin que se presente en el consumidor medio riesgo de confusión o asociación entre los productos que los mismos pretenden identificar y el origen empresarial. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.-1. La sociedad actora solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, para lo cual reiteró que la marca cuestionada “KENKO SLEEP MASK” es semejante a su nombre y enseña comercial “KENZO”. Mencionó que entre las expresiones enfrentadas existe identidad visual provocada por las semejanzas ortográficas y fonéticas, dado que comparten una palabra conformada por cinco letras prácticamente idénticas, que se encuentran en el mismo orden y que comparten los mismos inicios y terminaciones. IV.-2. La SIC insistió en que se denieguen a las pretensiones de la demanda.

Reiteró que, desde los puntos de vista ortográfico y fonético, entre las expresiones enfrentadas, “KENKO SLEEP MASK” y “KENZO”, no existen semejanzas susceptibles de acarrear riesgo de confusión en el público consumidor. IV.-3. En esta etapa procesal, tanto el tercero con interés directo en las resultas del proceso como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de la norma comunitaria invocada como violada en la demanda, concluyó6: “[…]

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo si el signo solicitado a registro KENKO SLEEP MASK (denominativo) resultaría confundible con el nombre y enseña comercial KENZO JEANS (mixtos), es pertinente analizar el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 6 Proceso 281-IP-2019. concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b). sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que

dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. […] 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. […] 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado a registro KENKO SLEEP MASK (denominativo) y el nombre y enseña comercial KENZO JEANS (mixtos), es necesario que se verifique la comparación entre ambos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. […] 2.5. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos, se deberá identificar, cuál de los elementos

prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: . Por lo general el lexema es elemento que más impacta en la mente

del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. . Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. . Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.6. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto; y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado a registro KENKO SLEEP MASK (denominativo) y el nombre y enseña comercial KENZO JEANS (mixtos). 3.El nombre comercial. Características y su protección. 3.1. En el presente caso se alega la presunta confusión entre el signo

solicitado a registro KENKO SLEEP MASK (denominativo) y el nombre comercial KENZO JEANS (mixto), por lo que en este acápite se revisará la figura del nombre comercial. […] 3.10. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislación de cada País miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestran la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 3.11. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, entre otros, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 3.12. Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos señalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero sí que se presentan pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos y servicios que distingue el signo. 3.13. Por lo antes expuesto, quien sustente una acción de nulidad en

un nombre comercial, previamente deberá haber probado el uso real, efectivo y constante del mismo con relación a las actividades económicas que distingue, pues de esta forma acreditará los derechos sobre dicho signo distintivo. Pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación con tal nombre comercial.

4. La enseña comercial y su ámbito de protección 4.1. En el caso de estudio, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado con la figura de la enseña comercial, en virtud de que uno de los fundamentos de la acción planteada consiste en que existe similitud entre el signo solicitado a registro KENKO SLEEP MASK

(denominativo) y la enseña comercial KENZO JEANS (mixta), cuyo titular es Kenzo Jeans Ltda. La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el artículo 200 de la Decisión 486 desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y prueba lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público

consumidor. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC mediante la Resolución núm. 55467 de 24 de diciembre de 2008, acto administrativo demandado, concedió el registro de la marca denominativa “KENKO SLEEP MASK”, al titular NIKKEN INTERNATIONAL INC., para amparar los siguientes productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] antifaces […]”. Al respecto, la demandante alegó que entre los signos “KENZO” y la expresión “KENKO”, este último como elemento predominante de la marca cuestionada, “KENKO SLEEP MASK”, se presentan semejanzas ortográficas y fonéticas, toda vez que son palabras compuestas por cinco letras casi idénticas ubicadas en el mismo orden y sentido, lo que genera identidad visual entre ellas; y que también tienen igual número de silabas, lo que trae consigo una pronunciación similar. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 136, literal b) y 190, 191, 193 y 2007, de la Decisión 486 “[…] por ser pertinente […]”. El texto de las normas aludidas es el siguiente: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. [...] Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que

identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. 7 Estos artículos fueron interpretados de oficio por el Tribunal. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. Artículo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro […]”. Sería del caso entrar a efectuar el análisis de registrabilidad. Sin embargo, consultado el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada8, se advierte que la marca “KENKO SLEEP MASK” (nominativa), identificada con el certificado de registro núm. 386546, -otorgada en favor del tercero con interés directo en las resultas del proceso, esto es, la sociedad NIKKEN INTERNATIONAL, INC., mediante el acto administrativo acusado, cuya

nulidad pretende la actora a través de la demanda de la referencia, por considerar que era similarmente confundible con sus signos “KENZO” (mixtos), previamente depositados-, se encuentra caducada. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 24 de diciembre de 2018, sin que haya sido renovado, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada, por lo que estaría caducado a la luz del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, el cual señala: 8 www.sipi.sic.gov.co, consultado el 10 de junio de 2021 en la página de la SIC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley 1564 de 2012. “[…] Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]”. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y, por lo tanto, pierde vigencia. Sobre el particular, el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 79-IP-2015, sostuvo lo siguiente: “[…]El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o,

cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática.

Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier person