CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00335-00-2015

SIGNOS MIXTOS – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – No registrable / MARCA LIBRE DE GRASAS TRANS – No es registrable al ser descriptiva del producto que ampara Se puede observar que la marca está compuesta por expresiones descriptivas que responden a la pregunta ¿cómo es el producto?, y la respuesta es: LIBRE DE GRASAS TRANS. En efecto, si bien es cierto que la marca también tiene una parte gráfica; el signo concedido en registro, en dos colores (verde claro y verde oscuro), y rodeado por dos líneas de los mismos colores. Éstos elementos no le otorgan al conjunto la distintividad suficiente para sea registrada como marca, más aún cuando el elemento denominativo es el que genera mayor recordación e impacto en el público consumidor. Se considera que analizado el signo de manera conjunta, sin desfragmentarlo, no es distintivo, toda vez que revela las características del producto, sin que el consumidor tenga que hacer un esfuerzo adicional para comprender qué tipo de productos o servicios ampara la marca o, para que identificar sus características y propiedades. En ese contexto y luego de revisada la actuación administrativa en la que se expidieron los actos acusados, encuentra la Sala que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció lo dispuesto en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. Lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia. CONDENA EN COSTAS – No hay lugar en medio de control de nulidad Teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento

jurídico en abstracto, no hay lugar a proferir una condena en costas, pues el interés que mueve al actor al promover el presente proceso, no es otro distinto al de defender la prevalencia del principio de legalidad, el cual es de interés público.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 135 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 157 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO

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NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 32483 DE 2008 (27 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCIÓN 41268 DE 2008 (28 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCIÓN 3213 DE 2009 (29 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: La sociedad LLOREDA S.A. demandó, en ejercicio de la acción de nulidad, las Resoluciones números 31483 del 27 de agosto de 2008, 41268 del 28 de octubre de 2008 y 3213 del 29 de enero de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca LIBRE DE GRASAS TRANS (mixta), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad UNILEVER N.V. La Sala accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la Superintendencia de Industria y

Comercio cancelar el registro de la marca: LIBRE DE GRASAS TRANS (mixta),

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00335-00

Actor: LLOREDA S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad interpuso la sociedad LLOREDA S.A., contra las Resoluciones números 31483 del 27 de agosto de 2008, 41268 del 28 de octubre de 2008 y 3213 del 29 de enero de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca LIBRE DE GRASAS TRANS (mixta), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad UNILEVER N.V.

I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso, por haberse iniciado antes de la entrada en vigencia del CPACA) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de

Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. II.- LA DEMANDA La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones. 2.1.1. “Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 31483 del 27 de agosto de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 07 080750, por medio de la cual se concedió el registro de la marca LIBRE DE GRASAS TRANS en la clase 30 de la Clasificación Internacional de NIZA, en favor de la sociedad UNILEVER N.V., declarando infundada la oposición presentada por LLOREDA S.A. 2.1.2. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 41268 del 28 de octubre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 07 080750, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 31483 del 27 de agosto de 2008, por Lloreda S.A., confirmándola en todas sus partes. 2.1.3. Sírvase declarar la nulidad de la Resolución 3213 del 29 de enero de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente Administrativo Nº 07 080750, por medio del cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto

contra la resolución 41268 del 28 de octubre de 2008, por Lloreda S.A., confirmándola en todas sus partes. 2.1.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio negar el registro de la marca LIBRE DE GRASAS TRANS, para identificar productos comprendidos en la clase 30 Internacional, concedido dentro del expediente Nº 07 080750. 2.1.5. En consonancia con lo anterior, sírvase ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda a cancelar el Certificado de Registro Nº 372703 asignado a la marca mixta LIBRE DE GRASAS TRANS para identificar productos comprendidos en la clase 30 internacional, concedido dentro del expediente Nº 07 080750. 2.1.6. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva ORDENAR la inscripción de la cancelación del Certificado de Registro que se asignó a la marca mixta LIBRE DE GRASAS TRANS para identificar productos comprendidos en la Clase 30 internacional, concedido dentro del expediente Nº 07 080750. 2.1.7. Así mismo, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.1.8. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código

Contencioso Administrativo. 2.1.9. Finalmente, solicito se condene en costas a la entidad demandada.”1 (Mayúsculas sostenidas, negrillas y subrayas del texto original). 2.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. Que el 8 de agosto de 2007 la sociedad UNILEVER N.V., solicitó el registro de la marca LIBRE DE GRASAS TRANS (mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de NIZA. 2.2.2. Que la anterior solicitud fue publicada el 28 de septiembre de 2007 en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 580. 2.2.3. Que la sociedad LLOREDA S.A., formuló oposición a la solicitud de registro por cuanto el signo solicitado a registro carece de distintividad y es descriptivo de los productos de la clase 30. 2.2.4. Que el 27 de agosto de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 31483, por medio de la cual declaró infundada la oposición formulada por la sociedad LLOREDA S.A., concedió el registro del signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” 1 Folios 35 a 36 del expediente. (mixto), solicitado por la sociedad UNILEVER N.V., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.2.5. Que la sociedad LLOREDA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución

mencionada. 2.2.6. Que el 28 de octubre de 2008, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 41268 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. 2.2.7. Que el 29 de enero de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 3213, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 31483 del 27 de agosto de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación Considera la demandante que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los literales b), e) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó: 2.3.1. Que al ser descriptiva la expresión LIBRE DE GRASAS TRANS carece de distintividad, y en esa medida no es susceptible de ser registrada como marca. 2.3.2. Que la expresión LIBRE DE GRASAS TRANS es descriptiva e informativa respecto de una característica que comparten múltiples productos ofrecidos en el mercado al público consumidor. 2.3.3. Que la expresión LIBRE DE GRASAS TRANS atenta contra las normas de protección al consumidor por cuanto implica “un menoscabo de su derecho a la información por la susceptibilidad que LIBRE DE GRASAS TRANS detenta para describir las características de los productos que pretende identificar con la

marca”2 2 Folio 42 del expediente. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1. La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda para defender la legalidad de los actos administrativos demandados, argumentando lo siguiente: 3.1.1. Que de la visión de conjunto y evitando el fraccionamiento conforme lo enseña la jurisprudencia y la doctrina, la marca concedida LIBRE DE GRASAS TRANS (mixta) Clase 30 Internacional, cuenta con elementos propios, nominativos y gráficos, que la hace suficientemente distintiva, y le permite estar en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. 3.1.2. Que la marca concedida LIBRE DE GRASAS TRANS (mixta) Clase 30 Internacional sí es distintiva, y las expresiones genéricas y/o descriptivas contenidas en ésta no pueden ser tenidas de forma fraccionada, sino en conjunto; teniendo en cuenta los elementos gráficos, nominativos y cromáticos, que la hacen diferente y diferenciable. Razones por las cuales las pretensiones del actor contra las resoluciones expedidas dentro del trámite administrativo no deben prosperar. 3.2. El tercero interesado, sociedad UNILEVER N.V., guardó silencio. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante3 y demandada4 presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando en líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes. El tercero interesado y el Ministerio Público guardaron silencio.

V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA 3 Folios 137 a 155 del expediente. 4 Folios 128 a 132 del expediente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 107-IP-2013 de fecha 11 de julio de 20135, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión.

3. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo

(una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

4. El signo integrado por elementos descriptivos no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a

informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género. El juez consultante, asimismo, debe establecer si el signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto) es un signo integrado por elementos descriptivos o si se trata de una frase explicativa de las características y cualidades de los productos que pretende distinguir, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.

5. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “LIBRE DE GRASAS TRANS” (mixto), es un signo evocativo de los productos de la clase 30 que pretende distinguir, exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable. 5 Folios 118 a 125 del expediente. VI.- CONSIDERACIONES 6.1.- Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca LIBRE DE GRASAS TRANS (mixta), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad UNILEVER N.V., por cuanto sus elementos denominativo y gráfico le imprimen la suficiente distintividad. 6.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación

prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina:

DECISIÓN 486

“(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; (…) Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino,

valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. (…)”. 6.3.- El presente caso está orientado a determinar si la marca LIBRE DE GRASAS TRANS (mixta) fue concedida indebidamente por la Superintendencia de Industria y Comercio al omitirse el estudio del carácter descriptivo de dicho signo, lo que a juicio del actor la hacía irregistrable de conformidad con las normas comunitarias. Teniendo en cuenta que el signo sub examine es de carácter mixto, resulta oportuno hacer las siguientes precisiones: Los signos mixtos están compuestos por un elemento nominativo, es decir, por una o varias palabras y por un elemento gráfico, que al unirse conforman una unidad indivisible, a partir de la cual se hace posible que el consumidor pueda identificar los productos o servicios distinguidos con dicha marca.

La jurisprudencia andina ha manifestado que el registro de una marca mixta protege la integridad del conjunto resultante y no sus elementos por separado.6 No sobra precisar además, que la parte denominativa del signo mixto puede ser de naturaleza compuesta, es decir, integrada por dos o más elementos (nominativos). 6 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA

VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Al respecto el Tribunal Andino de Justicia ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 7

También ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del proceso 13-IP-2001). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.8 Teniendo en cuenta la normativa andina, corresponde a la Sala determinar si el signo objeto de estudio está incurso en causal de irregistrabilidad por incluir expresiones laudatorias o por ser descriptivo. La jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha entendido por expresión

laudatoria aquella que alaba, enaltece o exalta las características de los productos o de los servicios que distingue un signo. Por otro lado, en cuanto concierne a los signos descriptivos, lo primero que debe señalarse es que ellos no tienen poder distintivo por cuanto confunden los productos o servicios que van a identificar con sus características o propiedades. Sobre el particular el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere a la irregistrabilidad de signos descriptivos en los siguientes términos: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para 7 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 Proceso 50-IP-2005. Marca: “CANALETA 90”. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1217, de 11 de julio de 2005. los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”. Al respecto el Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo es preguntarse “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar y si la respuesta espontánea, es igual a la designación de ese

producto o servicio, habrá lugar a confirmar su naturaleza descriptiva.9 No obstante lo anterior, el titular de una marca que incluya palabras, prefijos, sufijos, terminaciones o raíces de uso común, que de alguna manera sean descriptivas de los productos o servicios que amparen, no podrá impedir que los terceros las utilicen en la conformación de otras marcas, cuando el conjunto resultante sea distinto a la marca registrada. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.”10 Por lo anterior se afirma que al momento de realizar el examen de registrabilidad de marcas que contienen signos comunes o descriptivos, no deben ser considerados dentro del examen pues la distintividad deberá ser buscada en elementos diferentes que integren el signo. A parte de lo expuesto es pertinente señalar que la irregistrabilidad de los signos descriptivos se explica por la necesidad de evitar que el titular de una marca de tal naturaleza se apropie en exclusiva de la posibilidad de comercializar productos o servicios que tengan las mismas características y propiedades y, además de ello, por la necesidad de evitar que los consumidores puedan creer que todos esos productos o servicios tienen el mismo origen empresarial.

9 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. 10 Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005, marca: “US ROBOTICS”. JURISPRUDENCIA DEL

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Asi pues, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas y, restringe el de expresiones laudatorias referidas a los productos o servicios que se pretendan amparar. Sin embargo, los signos compuestos por un vocablo descriptivo o por una expresión laudatoria, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, sabe que su marca será considerada débil, esto es, que no puede impedir que otras personas utilicen el elemento descriptivo o laudatorio. Ahora bien, lo que es descriptivo o laudatorio en una clase determinada puede no serlo en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. Así las cosas, la Sala concluye el signo objeto de estudio está conformado por expresiones que podrían ser consideradas como laudatorias, en la medida en que hicieran parte de otra expresión, es decir, en que fueran parte de un todo; sin embargo la consecuencia no sería otra que estar en presencia de un signo evocativo, esto es, susceptible de registro. Ahora bien, comoquiera que en el presente asunto nos encontramos frente a un signo que corresponde a una unidad, el análisis debe centrarse en determinar si estamos frente a un signo descriptivo, no susceptible de registro. 6.4.4.- Caso Concreto En este proceso la sociedad LLOREDA S.A., argumentó que la marca LIBRE DE GRASAS TRANS (mixta) es descriptiva con relación a los productos de la clase 30 Internacional dentro de la cual se encuentra los siguientes productos: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel,

jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo (…)”. La sociedad UNILEVER N.V., manifestó que la marca LIBRE DE GRASAS TRANS (mixta) no consiste exclusivamente en un signo descriptivo, pues si bien la parte denominativa puede describir ciertas características de los productos de la clase 30, la parte gráfica del signo es altamente distintiva y, por tanto, el conjunto resulta suficientemente distintivo para ser registrado como marca; en tal virtud, se hará referencia a los signos conformados por frases descriptivas. Como se ha dicho con anterioridad, un signo descriptivo no puede ser registrado por disposición expresa de la Decisión 486. En este caso el signo solicitado fue el siguiente: Se puede observar que la marca está compuesta por expresiones descriptivas que responden a la pregunta ¿cómo es el producto?, y la respuesta es: LIBRE DE

GRASAS TRANS.

En efecto, si bien es cierto que la marca también tiene una parte gráfica; el signo concedido en registro, en dos colores (verde claro y verde oscuro), y rodeado por dos líneas de los mismos colores. Éstos elementos no le otorgan al conjunto la distintividad suficiente para sea registrada como marca, más aún cuando el elemento denominativo es el que genera mayor recordación e impacto en el público consumidor. Se considera que analizado el signo de manera conjunta, sin desfragmentarlo, no es distintivo, toda vez que revela las características del producto, sin que el consumidor tenga que hacer un esfuerzo adicional para comprender qué tipo de productos o servicios ampara la marca o, para que identificar sus características y

propiedades. En ese contexto y luego de revisada la actuación administrativa en la que se expidieron los actos acusados, encuentra la Sala que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció lo dispuesto en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. Lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutiva de esta providencia. 6.5. Costas Finalmente ha de resolverse lo relacionado con la condena en costas el artículo 171 del C.C.A. dispone: “Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”. De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el presente asunto fue promovido en ejercicio del medio de control de nulidad, el cual tiene por objeto la protección del ordenamiento jurídico en abstracto, no hay lugar a proferir una condena en costas, pues el interés que mueve al actor al promover el presente proceso, no es otro distinto al de defender la prevalencia del principio de legalidad, el cual es de interés público. Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones N