CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00361-00-2015

SIGNOS IDENTICOS – Irregistrabilidad de la marca SAN JORGE por estar registrada con anterioridad otra con el mismo nombre / RIESGO DE CONFUSION INDIRECTA – Por ofrecer servicios y productos idénticos de la marca ya registrada, aunque pertenezcan a clases distintas en la Clasificación Internacional de Niza En ese contexto y luego de revisada la actuación administrativa en la que se expidieron los actos acusados, encuentra la Sala que éstos no desconocen ninguna de las disposiciones invocadas en la demanda. Al respecto debe tenerse en cuenta lo siguiente: (i) Al ser evidente la identidad entre los signos enfrentados, es claro que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 fue debidamente aplicado en este asunto en cuanto dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (ii) La solicitud previa del registro de la marca SAN JORGE en la Clase 5 Internacional por parte de JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA y el posterior registro de dicha marca son antecedentes que debían ser tenidos en cuenta en el respectivo análisis de registrabilidad de la marca solicitada por el demandante, como en efecto lo fueron. Lo primero, porque así se dispone en la norma antes citada, que reconoce el derecho prioritario a quien primero solicitó el registro marcario, y lo

segundo, por también preverlo dicha norma y porque el registro respectivo está contenido en un acto administrativo cuya presunción de legalidad no podía ser desconocida por la Administración al momento de proferir los actos acusados. (iii) El estudio de registrabilidad de que trata el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina se realizó debidamente, pues hubo pronunciamiento sobre la oposición formulada por PÉREZ LOPERA, tal como esa norma lo ordena.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136

LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 150

NORMA DEMANDADA: NO APLICA NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: La sociedad FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandÓ las resoluciones 41959 y 54607 de 2008, junto con las resoluciones 1440 y 11922 de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca SAN JORGE para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala decidió negar las pretensiones de la demanda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2015)

Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00361-00

Actor: FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso contra las Resoluciones No.41959 de 29 de octubre de 2008, por la cual se negó a nombre de aquella el registro de la marca “SAN JORGE” (mixta), No.54607 de 22 de diciembre del mismo año por la cual se resolvió un recurso de reposición, No.1440 de 23 de enero de 2009 que resolvió un recurso de apelación, y No.11922 de 13 de marzo de 2009 por la cual se decidió una revocatoria directa, expedidas por la

Superintendencia de Industria y Comercio. I.- COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. II.- LA DEMANDA La parte actora, mediante apoderado presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 2.1.- Pretensiones.

“Primera. Que se declaren nulas las Resoluciones No. 41959 de octubre 29 de 2008 de la División de Signos Distintivos que en primera instancia niega a la solicitante FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA el registro de la marca mixta “SAN JORGE” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 internacional de Niza, la No. 54607 de diciembre 22 de 2008, de la División de Signos Distintivos que resuelve la reposición confirmando la decisión nugatoria, la Resolución No. 1440 de enero 23 de 2009 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que resuelve la apelación confirmando igualmente la decisión de negar el registro del signo enunciado. Con ella se agota la vía gubernativa. Segunda. Que a manera de restablecimiento del derecho, la Sala ordene a la División de Signos Distintivos proceder al registro de la marca “SAN JORGE” en la forma y alcance solicitados en el expediente No. 07-035611 del 16 de julio de 2007 y a favor de la sociedad FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA actora en estas diligencias. Tercera. Que la Sala ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial el Fallo que corresponda a la presente Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.” 2.2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: 2.2.1. La sociedad FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA solicitó el

registro de la marca SAN JORGE (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No.576 el 31 de mayo de 2007. 2.2.2. Dentro del término legal de la publicación, el señor JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA formuló oposición contra la solicitud, con base al riesgo de confusión presentado con su marca “SAN JORGE” (mixta) para amparar productos de la clase 5. 2.2.3. Mediante la Resolución No.41959 del 29 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición del señor PÉREZ LOPERA y como consecuencia negó, a la sociedad FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA, el registro solicitado. 2.2.4. A través de su apoderado, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la citada resolución, y al resolver el primero la División de Signos Distintivos confirmó su decisión inicial, a través de la Resolución No.54607 del 22 de diciembre de 2008. 2.2.5. Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución que negó el registro de la marca “SAN JORGE” (mixta) a la sociedad actora. 2.3.- Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134, 138, 144, 152, y 190 a 200 de la Decisión 486

de la Comunidad Andina Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó: 2.3.1. Que la sociedad FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA es titular del signo “SAN JORGE” registrado en varias clases de Niza, entre ellas “SAN JORGE” (enseña comercial) para las clases 1, 3, 5, 35 y 39, obteniendo así un derecho adquirido sobre esa marca. 2.3.2. Que la Decisión 486 en su artículo 200 dispone que la protección de las enseñas se rige por las disposiciones relativas al nombre comercial, con lo cual asiste a la demandante el derecho de prioridad y protección de su enseña comercial, en base a lo cual se debió declarar infundada la oposición y proceder a conceder el registro solicitado. 2.3.3. Que la Superintendencia hizo un análisis sesgado sobre la confundibilidad al aducir que el señor JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA es titular de la marca “SAN JORGE” para productos de la clase 5, ignorando que la sociedad demandante es también propietaria de un signo idéntico, “SAN JORGE” (enseña comercial), para la misma clase 5, dejando sin fundamento que ambas marcas puedan coexistir en el mercado sin generar confusión entre los consumidores. III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda y en él procedió a defender la legalidad de las resoluciones demandadas, solicitó que fueran rechazadas las pretensiones de la demanda, argumentando que no fueron violadas las normas invocadas por la

sociedad FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA y afirmó: 3.1.1. Que los requisitos de registrabilidad de una marca son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y para realizar ese análisis se debe hacer teniendo en cuenta la visión global del signo, mirando la totalidad de sus elementos tales como la unidad fonética y gráfica de los nombres y su estructura general, y no sus partes aisladas. 3.1.2. Que tratándose de productos farmacéuticas, veterinarios, fungicidas y herbicidas, el estudio de registrabilidad debe ser realizado de manera minuciosa, de manera que no se ponga en riesgo la salud y la vida humana, animal y vegetal. 3.1.3. Que para que el nombre comercial sea protegido en el trámite de un registro primero el interesado debe presentar oportunamente las observaciones y allegar los elementos probatorios que demuestren su interés legítimo, cosa que no sucedió en el caso sub-examine. 3.1.4. Finalmente indicó que al examinar la distintividad de la marca solicitada, ésta reproduce la parte predominante del nombre comercial “SAN JORGE”, en razón de lo cual carece de toda distintividad y conllevaría al público consumidor a incurrir en error. 3.2. JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA, tercero con interés directo en el proceso, no contestó la demanda. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes demandante y demanda presentaron sus respectivos alegatos de conclusión reiterando en líneas generales los mismos planteamientos y consideraciones a los cuales se hizo referencia en las páginas precedentes.

El Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 074-IP-2012 de fecha 18 de octubre de 20121, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de 1 Folios 240 a 250 del expediente. dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos

signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: a) Se debe analizar, cada signo en su conjunto. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor.

CUARTO: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los signos confrontados.

Deberá tenerse en cuenta en principio que, de no existir conexión competitiva entre los productos y/o servicios, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

QUINTO: En el presente caso, si bien el solicitante alega que ya cuenta con otros registros, ello no exime a la autoridad administrativa de realizar el respectivo examen de registrabilidad. El hecho de ser titular de dichas marcas y enseñas comerciales no le da derecho al solicitante a acceder de manera automática al registro solicitado.

De acuerdo al artículo 150 de la Decisión 486 una vez vencido el plazo para presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada la oficina nacional

competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones.

SEXTO: El examen de registrabilidad de marcas posiblemente confundibles con marcas que distinguen productos de la clase 05 debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Dicho criterio se aplica, además, a los otros productos de la Clase 05, tales como, los productos veterinarios, fungicidas y herbicidas.” VI.- CONSIDERACIONES 6.1.- Mediante los actos acusados la Superintendencia de Industria y Comercio negó a la parte actora el registro de la marca SAN JORGE (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, con fundamento en la confundibilidad de aquella con la marca SAN JORGE (mixta) registrada a nombre de JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA para distinguir productos de la Clase 5. 6.2.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que la normativa aplicable a este asunto es la contenida en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina:

DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

“(…) Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. 6.3.- La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o

servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. La normativa citada, de otro lado, prevé que a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones y

que, en consecuencia, en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 6.4.- Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación entre los signos SAN JORGE (mixta) (en la Clase 35) y SAN JORGE (mixta) (en las Clases 5) se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados. Al respecto se destaca lo siguiente: “La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el

examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” La similitud entre los signos distintivos puede darse desde diferentes ámbitos, así: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” Igualmente, en relación con las marcas mixtas, naturaleza que comparten las marcas confrontadas en este asunto, son pertinentes las siguientes precisiones: “[E]l signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien

habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Para realizar la comparación entre dos signos mixtos, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en

ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.” 6.5.- En aplicación de los criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia una vez observadas en el expediente las marcas mixtas confrontadas, se advierte que el elemento predominante es el denominativo (esto es, la expresión SAN JORGE), por ser el que mayor influencia, impacto y recordación tiene en la mente de los consumidores. Esta constatación releva cualquier análisis en torno al riesgo de confusión de las marcas, desde los puntos de vista de su similitud ortográfica y fonética, como quiera que se trata de signos idénticos2, SAN JORGE vs. SAN JORGE. 6.6.- Examinada la confundibilidad entre los signos distintivos cotejados, lo que plantea la controversia ahora es definir sobre el supuesto “mejor derecho” que sobre la expresión SAN JORGE alega tener la parte demandante, derivado del hecho de que ostenta la titularidad de la enseña comercial SAN JORGE en varias 2 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto ha sostenido que: “En el caso materia de esta sentencia interpretativa los signos por registrarse son idénticos entre sí y para la misma clase de productos, produciéndose no una simple similitud sino una identidad que, sobrepasando la similitud, descarta toda regla para establecer una comparación diferenciadora entre los dos signos.

La similitud o semejanza entre signos admite reglas de comparación o de análisis en tanto que la identidad por ser un hecho objetivo no resiste ningún análisis.” (Proceso No 17-IP-96). clases de la clasificación internacional, entre ellas la quinta (5) donde fue registrada la marca del señor PÉREZ LOPERA. El citado argumento no es compartido por la Sala porque dentro del trámite de registro del signo SAN JORGE (mixta) no resultaba pertinente considerar los derechos sobre el nombre y la enseña comercial SAN JORGE de los que afirma ser dueña la parte actora a fin de resolver un procedimiento de registro de marca como el presente, toda vez que alegar un mejor derecho en base al nombre y a la enseña comercial SAN JORGE, no obliga a la autoridad marcaria, de manera automática, acceder a la solicitud de registro. En efecto, el derecho sobre un nombre o enseña comercial está consagrado como causal de irregistrabilidad de las marcas para ser alegado como fundamento en una oposición, en tanto que de aquellos se haya hecho un uso anterior, público, ostensible, real y continuo en el país donde se pretenda registrar la marca o usar el nombre comercial3, cuestión que no sucedió en este caso. Ciertamente, el derecho sobre una marca o un nombre comercial se obtiene de manera diferente (la primera por el registro ante la oficina nacional competente4, y el segundo, por su primer uso en el comercio5), por lo cual no es posible pretender que por el uso previo de un nombre comercial se generen derechos o prerrogativas para el registro automático de la misma expresión como marca en otro país. Para su registro como marca se deberán cumplir los requisitos exigidos por la

normativa andina y no estar incurso el signo en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en ella, en efecto, tal y como lo señaló el Tribunal en la Interpretación Prejudicial en el presente caso “si bien el solicitante alega que ya cuenta con otros registros, ello no exime a la autoridad administrativa de realizar el respectivo examen de registrabilidad. El hecho de ser titular de dichas marcas y enseñas comerciales no le da derecho al solicitante a acceder de manera automática al registro solicitado. 6.7.- La Sala observa del expediente que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo solicitado SAN JORGE (mixta) para ser 3 Decisión 486 de la Comunidad Andina, artículo 136 literal b). 4 Decisión 486 de la Comunidad Andina, art. 154. 5 Decisión 486 de la Comunidad Andina, art. 191. registrado como marca en la clase 35 por la existencia de la marca registrada SAN JORGE (mixta) en la clase 5, así:

MARCA EXPEDIENTE CLASE CERTIFICADO VIGENCIA SAN 98-056069 5 216872 23/03/2019

JORGE De lo anterior se concluye que la decisión de la Superintendencia estuvo basada en que existía previamente registrada una marca idéntica a la solicitada por la parte demandante. La teoría general del acto administrativo indica que estos se presumen válidos y despliegan todos sus efectos mientras no sean anulados. Las resoluciones que conceden o deniegan registros marcarios no pueden ser la excepción, pues se presumen validas mientras no sean expulsadas del ordenamiento jurídico

mediante los mecanismos procesales pertinentes. Se debe procurar porque los actos de registro marcario regulen las situaciones que pueden presentarse en el devenir comercial de la marca, es decir, que posibiliten su uso exclusivo al titular y que le otorgue potestad de impedir que terceros usurpen su derecho haciendo efectivo, esto es, el ius prohibendi. El derecho exclusivo se adquiere con el registro, y éste, a su vez, se encuentra respaldado en un acto administrativo que se presume válido mientras no sea declarado nulo, pues el acto tendrá fuerza normativa (ejecutividad) y ello impone su cumplimiento, por parte de la autoridad que lo profiere y también por parte de sus destinatarios y entraña el deber de cumplirlo y hacerlo cumplir a quien corresponde. De ahí que surja de manera obligatoria la legitimación de todas aquellas actividades que conduzcan a hacer cumplir el acto administrativo vigente. Los actos administrativos de concesión deben ser respetados y seguir los mecanismos previstos para su impugnación, ya que de lo contrario se genera, ilegítimamente, una inseguridad jurídica permanente. Sin embargo no puede perderse de vista que aunque las marcas enfrentadas son absolutamente similares, pertenecen a clases diferentes de la clasificación internacional de Niza, el signo solicitado a la 35 y el opositor a la 5. Establecida la diferencia de clases debe ponerse de presente que al ser una de ellas la 5 debe matizarse la regla de la especialidad6 y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de

error en el público consumidor. Lo anterior teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, que en estos cas