CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00382-00-2017

COTEJO MARCARIO – Entre una marca figurativa y una mixta / MARCA MIXTA – Predominio del elemento nominativo / MARCA FIGURATIVA – Predominio del elemento gráfico / REGISTRO MARCARIO – Procedencia respecto de la marca figurativa registrada en la clase 16 a favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND por no existir riesgo de confusión con la marca mixta ACRIP registrada en la clase 42 [L]a marca reconocida a THE ROYAL BANK OF SCOTLAND está compuesta por cuatro elementos que confluyen hacia un punto central vacío. La imagen es abstracta, no evoca un concepto y, en general, se presenta como un signo que podría ser contenido dentro de una forma cuadrada imaginaria. […] A su turno, la marca reconocida en favor de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP, para distinguir productos de la clase 42, es de aquellas denominada como “mixta”, esto es, las que se componen de un elemento denominativo -una o varias palabrasy un elemento gráfico -una o varias imágenes-. En este caso, la marca “ACRIP” está compuesta por tres elementos, a saber: el primero, ubicado en la parte superior del signo y que corresponde a una figura compuesta por cinco elementos que se pueden describir como: cuatro elementos que confluyen hacia un elemento circular ubicado en el centro de la imagen. La imagen es abstracta y no evoca un concepto. El segundo, un elemento denominativo compuesto por la expresión “ACRIP” y, finalmente, un elemento descriptivo compuesto por la expresión “ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERSONALES” que evoca el significado de la sigla previamente mencionada. En general, la marca ACRIP se presenta como un signo que podría ser contenido

dentro de una forma rectangular imaginaria. […]la Sala considera que en la marca mixta previamente registra en favor de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP predomina el elemento denominativo, a saber la expresión “ACRIP”, ya que es el elemento que produce mayor impacto y recordación en la mente del consumidor, pues es donde se centra su fuerza distintiva. […]la marca mixta de la Federación Colombiana de Gestión Humana contiene un elemento descriptivo, a saber, la expresión “ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y PERSONALES”, el cual constituye descripción de la parte denominativa de la marca “ACRIP” y no de la parte figurativa de la misma. Ello permite concluir que, desde la configuración de la marca, la sociedad titular de sus derechos pretendía que la denominación de la marca fuere principalmente denominativa y no figurativa. Justamente, por lo expuesto, la Sala evidencia que no existe amenaza de confusión entre la marca figurativa registrada en favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND y la marca mixta “ACRIP”, pues, tal como se afirmó en la interpretación prejudicial 320-IP-2014, “[…] al comparar una marca mixta con una figurativa […] si la denominación (en la marca mixta) causa mayor impacto […] no podrá generarse confusión con una marca figurativa […]” FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E1)

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00382-00

Actor: FEDERACION COLOMBIANA DE GESTION HUMANA ACRIP

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: COMPARACIÓN ENTRE UNA MARCA MIXTA Y UNA

FIGURATIVA. SI EL ELEMENTO DENOMINATIVO ES PREDOMINANTE EN LA MARCA MIXTA NO HABRÍA CONFUSIÓN CON LA MARCA FIGURATIVA, YA QUE EL DISTINTIVO DE LA PRIMERA ESTARÍA EN EL VOCABLO Y EL DE LA SEGUNDA EN LA IMAGEN La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad relativa que presentó la Federación Colombiana De Gestión Humana ACRIP1 contra las resoluciones nros. 31707 de 28 de noviembre de 2005, 16114 de 20 de junio de 2006 y 37665 de 16 de noviembre de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa, en favor de THE ROYAL

BANK OF SCOTLAND.

La presente providencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Decisión, las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad relativa que presentó la Federación Colombiana De Gestión Humana ACRIP contra las resoluciones nros. 31707 de 28 de noviembre de 2005, 16114 de 20 de junio de 2006 y 37665 de 16 de noviembre de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa, a favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, para distinguir “[…] papel, artículos de papel y materiales de publicidad; material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas y chequeras; publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, 1 Antes: Asociación Colombiana de Gestión Humana –ACRIP. folletos; tarjetas plásticas (diferentes a las codificadas o magnéticas); tarjetas plastificadas con información impresa […]” en la clase 16 de la Clasificación

Internacional de Niza. 1.1. Hechos THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, el 6 de octubre de 2004, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro la siguiente marca figurativa, para distinguir “[…] papel, artículos de papel y materiales de publicidad; material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas y chequeras; publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos; tarjetas plásticas (diferentes a las codificadas o magnéticas) […]; tarjetas plastificadas con información impresa” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza:

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 552 de 2005 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la FEDERACION COLOMBIANA DE GESTION HUMANA ACRIP, quien consideró que dicha marca era confundible con el signo mixto ACRIP, previamente registrado a su favor para distinguir servicios en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El signo es el siguiente: Mediante Resolución 31707 de 28 de noviembre de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca figurativa solicitada por THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, bajo el argumento de que era suficientemente distintiva para identificar productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. En su parte resolutiva, la

Resolución dispuso: “[…] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición mencionada en la parte considerativa de ésta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder registro de La marca FIGURATIVA (según modelo adjunto) Para distinguir: Papel, artículos de papel y materiales de publicidad; material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas y chequeras; publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos; tarjetas plásticas (diferentes a las codificadas o magnéticas); tarjetas plásticas con información impresa. Productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

Titular: The Royal Bank Of Scotland Group PLC.

Dirección: 36 St. Andrew Square, Edimburgo EH2 2YB, Reino

Unido de la Gran Bretaña Domicilio: Edimburgo, Reino Unido de la Gran Bretaña Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. Certificado N°: ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente a los doctores Alicia Lloreda, apoderada de la sociedad solicitante, y Diego Muñoz Marroquín, apoderado de la sociedad, opositora, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos de reposición, ante la Jefe de la División de Signos Distintivos, y el de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa la anotación en el Registro de la Propiedad Industrial”.

Inconforme con la decisión de, la demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, las cuales fueron resueltas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante resoluciones nros. 16114 de 20 de junio de 2006 y 37665 de 16 de noviembre de 2007, confirmando lo decidido en la Resolución nro. 31707 de 28 de noviembre de 2005. 1.2. Las pretensiones Las pretensiones de la demanda son las siguientes: “[…]

2. PRETENSIONES

Comedidamente solicito a esa Honorable Magistratura se sirva: 2.1. Declarar la nulidad de la resolución No. 37665 de noviembre 16 de 2007 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial dentro del expediente administrativo No. 04-099749, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la resolución No. 16114 de junio 20 de 2006. 2.2. Declarar la nulidad de la resolución No. b16114 del (sic) junio 20 de 2006, proferida por la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio, acto administrativo emanado dentro del expediente No. 04-099749, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la FEDERACIÓN COLOMBIANA NDE GESTIÓN HUMANA – ACRIP, y se confirmó la decisión contenida en la resolución No. 31707 de Noviembre 28 de 2005 2.3. Declarar la nulidad de la resolución No. 31707 de Noviembre 28 de 2005, proferida por la Jefe de la División Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo No. 04-099749, mediante la cual declaró infundada la oposición formulada por mi representada, y consecuencialmente concedió el registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos de la clase 16 Internacional. 2.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se

DECRETE LA NULIDAD y se ordene la cancelación del certificado de registro del signo FIGURATIVO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional, otorgado a la sociedad THE ROYAL BANK OF SCOTLAND. 2.5. Que se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para su correspondiente inscripción, y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 2.6. Condenar en costas a la Accionada […]” (Negrillas del texto). En síntesis de la Sala, lo pretendido por la parte demandante es: i) que se declare la nulidad de las resoluciones nros. 16114 de 20 de junio de 2006, 37665 de 16 de noviembre de 2007 y 31707 de 28 de noviembre de 2005; ii) que como consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro del signo figurativo; y iii) que se comunique la decisión a la Autoridad demandada y se ordene expedir la resolución mediante la cual se adoptan las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia. 1.4. Normas violadas y concepto de violación Para sustentar las pretensiones de la demanda, la sociedad demandante manifiesta que los actos administrativos demandados contrarían los artículos 134, 135, literales “a” y “b”, y 136, literales “a” y “h” de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; 29 y 61 de la Constitución Política; y 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo. Como fundamentó de lo anterior, expone los cargos de nulidad que la Sala

enuncia, así: i) violación de los artículos 134 y 135 literales “a” y “b” de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por indebida aplicación; ii) violación de los literales “a” y “h” del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por indebida aplicación; iii) violación del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo por indebida aplicación; iv) violación de los artículos 29 y 61 de la Constitución Política por falta de aplicación, en concordancia con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo; y v) ruptura del principio de especialidad por notoriedad de marca. La Sala procede a explicar cada uno de los cargos de violación expuestos por el actor. 1.4.1. Violación de los artículos 134 y 135 literales “a” y “b” y literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por indebida aplicación La parte demandante considera que las resoluciones demandadas vulneraron los artículos 134 y 135 literales “a” y “b” de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina porque se concedió el registro de una marca que no contaba con el principal requisito para acceder a tal derecho, esto es, la distintividad característica que enmarca la aptitud o no de una expresión para que pueda constituirse en marca. En criterio del actor, el signo figurativo carece de distintividad por no contener los elementos suficientes de individualización que permitan al consumidor establecer con claridad qué producto está adquiriendo debido a la similitud de los dos signos confrontados. Señala que la marca figurativa de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND y el

elemento gráfico de la marca ACRIP son totalmente confundibles y que es evidente la semejanza visual entre los signos cotejados. Considera que hay una conexidad especial entre los servicios amparados a nombre de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP y los productos cuyo titular es THE ROYAL BANK OF SCOTLAND. Agrega que la actividad que desarrolla THE ROYAL BANK OF SCOTLAND no se encamina al comercio de productos en la clase 16, sino a la prestación de servicios bancarios para particulares, empresas e instituciones, esto es, servicios financieros en general, previstos en la clase 36 de la clasificación internacional de Niza. Afirma que, en este caso, le asiste un interés legítimo a la accionante de proteger su marca, ante la eventual confusión y riesgo de asociación por parte del consumidor, así como de la dilución de su marca al permitir el registro de una marca figurativa en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que precisamente, el ejercicio de la prestación de sus servicios se establece a través de productos de la clase 16, como son artículos de papel y materiales de publicidad; material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas y chequeras; publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos; tarjetas plásticas, diferentes a las codificadas o magnéticas, y tarjetas plastificadas con información impresa, entre otros; signo que, en su criterio, es totalmente confundible en su aspecto gráfico con el registrado por la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP. Manifiesta que la Federación demandante presta un servicio que entraña un

trabajo de análisis mental, orientado a ser difundido en medios impresos, estableciendo la estrecha relación entre servicio y comercialización del mismo. Agrega que la operación comercial de su poderdante no se podría efectuar sin el uso de artículos de papel, materiales de publicidad, material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas, publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos, entre otros, precisamente los productos que concedió a registro la Superintendencia de Industria y Comercio con la marca figurativa a

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND.

Finalmente, señala que las actividades de la demandante, a través de la investigación, publicaciones y formación, podría dar lugar a una situación de confusión entre las marcas de la Federación y de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND y que mantener el registro le impediría a la demandante el uso del logo en cualquier material impreso, situación que conllevaría a un total impedimento de la efectiva prestación de sus servicios y del uso de la marca. 1.4.2. Violación del literal “h” del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por indebida aplicación La parte demandante señala que, conforme con el artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, “[…] [n]o podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: […] h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario […]”. En ese orden, la parte demandante considera que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que la marca mixta registrada en favor de la Federación Colombiana de Gestión Humana ACRIP es de aquellas denominadas “signo distintivo notoriamente conocido” y, por consecuencia, se debía proteger de forma reforzada. 1.4.3. Violación del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo por indebida aplicación Señala que conforme con el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, todas las decisiones que se adopten en la vía gubernativa deberán encontrarse motivadas en aspectos de hecho y de derecho, para que las personas afectadas con la decisión conozcan los motivos, argumentos, hechos y fundamentos legales que llevaron a la Administración a tomar una u otra decisión. Señala que el cumplimiento del artículo 59 del Código Contencioso Administrativo no se cumple con la sola cita de las normas, pues estas deben guardar estricta congruencia con lo decidido en el acto administrativo. En ese orden, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio debía ser cuidadosa en extremo al momento de registrar la marca figurativa cuyo titular es THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, teniendo en cuenta que en pronunciamientos anteriores había determinado la confundibilidad de las dos marcas confrontadas, determinando el riesgo de confusión y de asociación por

parte del consumidor. 1.4.4. Violación de los artículos 29 y 61 de la Constitución Política por falta de aplicación, en concordancia con el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo En criterio del actor, se vulneran los artículos 29 y 61 de la Constitución que establecen que “[…] El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas […]” y que “[…] El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley […]” porque la Superintendencia registró una marca figurativa en menoscabo de los derechos adquiridos de la demandante. Señala que a simple vista es evidente que las dos marcas son totalmente confundibles. 1.4.5. Ruptura del principio de especialidad por notoriedad de marca La parte demandante afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio no protegió la marca mixta registrada a favor de la Federación Colombiana de Gestión ACRIP, que, a su juicio, es notoria, porque: i) más de 200 empresas tienen conocimiento de las actividades que desarrolla, ii) lleva 20 años distinguiendo servicios en el mercado, iii) tiene presencia en 12 países, entre ellos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y 7 departamentos, entre ellos, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle; y iv) ha realizado numerosos eventos e inversiones en publicidad desde 1993. 1.4.6. En conclusión a todo lo anterior, la parte demandante señala lo siguiente: Que está fuera de toda discusión la semejanza existente entre los signos en

conflicto, la cual, según señala, fue expresamente reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Que en lo que respecta a la relación existente entre las actividades para las cuales se concedió el registro de la marca a la demandante y los productos de la clase 16, han acreditado la existencia de una clara conexión competitiva, concretada en el hecho notorio de que tanto THE ROYAL BANK OF SCOTLAND como ACRIP ejercen su actividad comercial a través del uso de los productos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Que la marca ACRIP ha adquirido con el transcurso del tiempo en el sector pertinente a la gestión del recurso y talento humano, a nivel personal y empresarial, el carácter de notoria, gracias al esfuerzo, trabajo, dedicación e inversión de que ha sido objeto. Al tratarse de una marca notoriamente conocida, la marca ACRIP trasciende el principio de especialidad y su estudio y análisis debe hacerse desde la perspectiva de una marca con extensos niveles de conocimiento y, por ende, más vulnerable a los efectos derivados de la confusión.

2. Actuación procesal La demanda se radicó el 6 de julio de 2009 y fue admitida mediante auto de 11 de septiembre de 2009, en el cual se dispuso notificar al Superintendente de Industria y Comercio en calidad de demandado; al representante legal de la sociedad THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC como tercero con interés directo en las resultas del proceso; y al Ministerio Público, delegado ante esta corporación.

En dicha providencia se corrió traslado de la demanda. 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las

pretensiones de la demandante no tienen vocación de prosperidad ya que carecen de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Manifestó que el signo figurativo registrado a favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND no era confundible con la marca ACRIP, pues identificaba productos distintos, en una clase diferente de la Clasificación Internacional de Niza, que no tenían relación entre sí. 2.2. La sociedad THE ROYAL BANK OF SCOTLAND guardó silencio.

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante providencia de 31 de mayo de 2016 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de diez (10) días.

Dicha providencia se notificó a las partes por estado de 9 de junio de 2016 y el término corrió desde el 10 de junio hasta el 23 de junio de 2016, tal como consta a folio 564 anverso del expediente. 3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de alegatos de conclusión el 22 de junio de 2016, en los cuales reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. 3.2. Por su parte, la Federación Colombiana de Gestión Humanana ACRIP y THE ROYAL BANK OF SCOTLAND no presentaron alegatos de conclusión a ser tenidos en cuenta en esta etapa procesal. 3.3. El agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación no rindió concepto en este asunto.

4. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Consejero Sustanciador, mediante providencia de 22 de septiembre de 2014, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina remitió a esta Corporación la interpretación 208-IP-2014, la cual será objeto de estudio por la Sala en las consideraciones de esta providencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Esta Sala es competente para conocer del presente asunto, en los términos del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo, aplicable en los términos del artículo 308 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011.

La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el problema jurídico; ii) los actos administrativos enjuiciados; iii) la normativa que regula el registro de los signos y marcas iv) las normas invocadas en la demanda y el estudio de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; v) análisis y resolución de los cargos de nulidad contra el acto administrativo demandado y vi) conclusiones.

1. El problema jurídico El problema jurídico general que debe abordar la Sala en este caso es el de realizar un estudio de legalidad de las resoluciones nros. 31707 de 28 de noviembre de 2005, 16114 de 20 de junio de 2006 y 37665 de 16 de noviembre de 2007, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa, a favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

De manera específica, la Sala procederá a determinar si el signo figurativo cuyo registro se concedió a favor de THE ROYAL BANK OF SCOTLAND para distinguir “[…] papel, artículos de papel y materiales de publicidad; material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas y chequeras; publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos; tarjetas plásticas (diferentes a las codificadas o magnéticas); tarjetas plastificadas con información impresa […]” en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple el requisito de distintividad de tales productos dentro del mercado y, por ende, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 134, 135, literales “a” y “b”, 136, literales “a” y “h”, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; 29 y 61 de la Constitución Política y 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo. Para mayor claridad del estudio que se realiza, las marcas a cotejar, alrededor de las cuales gira la presente controversia, son las siguientes:

MARCA CUESTIONADA MARCA OPOSITORA

TITULAR: TITULAR:

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND FEDERACIÓN COLOMBIANA DE

GESTIÓN HUMANA –ACRIP

Marca FIGURATIVA Marca MIXTA

2. El acto administrativo demandado Los actos administrativos demandados son los siguientes: i) La Resolución nro. 31707 de 28 de noviembre de 2005, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca figurativa solicitada por THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, que en su parte

resolutiva dispuso: “[…] RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición mencionada en la parte considerativa de ésta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Conceder registro de La marca FIGURATIVA (según modelo adjunto) Para distinguir: Papel, artículos de papel y materiales de publicidad; material impreso, artículos de papelería, periódicos, publicaciones periódicas y chequeras; publicaciones impresas, boletines, revistas, panfletos, folletos; tarjetas plásticas (diferentes a las codificadas o magnéticas); tarjetas plásticas con información impresa. Productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición.

Titular: The Royal Bank Of Scotland Group PLC.

Dirección: 36 St. Andrew Square, Edimburgo EH2 2YB, Reino

Unido de la Gran Bretaña Domicilio: Edimburgo, Reino Unido de la Gran Bretaña Vigencia: Diez (10) años contados a partir de la fecha de la presente resolución. Certificado N°: ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente a los doctores Alicia Lloreda, apoderada de la sociedad solicitante, y Diego Muñoz Marroquín, apoderado de la sociedad, opositora, o a quienes hagan sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella proceden los recursos de reposición, ante la Jefe de la División de Signos Distintivos, y el de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.

ARTÍCULO CUARTO: Asignar número de certificado al derecho concedido, previa la anotación en el Registro de la Propiedad Industrial

[…]”. En su parte motiva, la Resolución 31707 de 2005 consideró: Que el signo solicitado se encuentra comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza mientras que la marca opositora se encuentra registrada en la clase 42. Que al realizar la comparación entre los productos distinguidos por el signo solicitante y los servicios amparados por la marca opositora, encuentra que no se relacionan entre sí ya que poseen una naturaleza y una finalidad totalmente diferente. Reitera que los servicios amparados por el signo solicitante se encuentran comprendidos en la clase 16 internacional que comprenden esencialmente el papel, los productos de papel cuya función consiste en prestar apoyo logístico para la realización de las tareas en los distintos ámbitos de trabajo, las publicaciones en imprenta, periódicos, publicaciones periódicas que van dirigidas a brindar información de tipo cultural o fáctico a los consumidores. A su turno, los servicios amparados por la marca opositora, son aquellos que requieren un alto grado de actividad mental enfocadas a materias complejas de esfuerzo humano relacionadas con actividad industrial, esto es, asesoría prestada a diferentes ramas del conocimiento. Por lo anterior, la Autoridad consideró que las marcas cuestionadas poseen naturalezas disímiles y medios de comercialización totalmente diferentes, no relacionados. Finalmente, agrega que no es necesario un pronunciamiento encaminado a demostrar la confundibilidad o no entre el signo figurativo solicitado y la marca

opositora registrada pues nada obsta para que coexistan dos marcas similares si los productos o servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación. ii) La Resolución nro. 16114 de 22 de junio de 2006, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, mediante la cual resuelve un recurso de reposición en el sentido de confirmar l