CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00406-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto CORPORACIÓN DERMOESTETICA y la marca mixta DERMAESTETICA / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca mixta CORPORACIÓN DERMOESTETICA / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «CORPORACIÓN DERMOESTETICA» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 373546, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del

proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 21 de agosto de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «CORPORACIÓN DERMOESTETICA» . En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca en mención aparece caducada por falta de renovación […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1 del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «CORPORACIÓN DERMOESTETICA» (mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto

en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del registro marcario. […] Nótese, entonces, que para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 373546 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad Dermaestetica Profesional Ltda. dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 174 de la Decisión 486 de 2000, el registro marcario caducó, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00406-00

Actor: DERMAESTETICA PROFESIONAL LTDA Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad Dermaestetica Profesional Ltda., en contra de la Resolución No. 06674 de 20 de febrero de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual revocó la decisión contenida en la Resolución No. 22941 de 27 de junio de 2008, en la que la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición y negó el registro como marca mixta «CORPORACIÓN DERMOESTETICA», para distinguir los servicios comprendidos en la clase 44° de la clasificación internacional de Niza.

1. ANTECEDENTES 1.1. Los hechos

1. Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 10 de diciembre de 2004, la Corporación Dermoestética S.A. solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca mixta «CORPORACIÓN DERMOESTETICA» para distinguir los servicios de la clase 44 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Consta también que la solicitud de registro de marca se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial 549 de 28 de febrero de 2005.

3. La sociedad actora presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en su derecho anterior sobre la marca «DERMAESTETICA (MIXTA)» registrada dentro de la clase 41 internacional.

4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 42941 de 27 de junio 2008 declaró fundada la oposición presentada por la referida sociedad y negó el registro solicitado.

5. Contra la anterior resolución, la Corporación Dermoestetica S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación.

6. El 27 de noviembre de 2008, la SIC, mediante Resolución núm. 49645, resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición en el sentido de confirmar la

Resolución 42941.

7. La SIC, a través de la Resolución núm 6674 de 20 de febrero de 2009, revocó la Resolución No. 22941 de 30 de enero de 2009 y, en su lugar, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca referenciada. 1.2. La demanda

8. Mediante escrito radicado el 14 de julio de 20091 ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad Dermaestetica Profesional Ltda. instauró demanda2, en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: […] «1. Que se declare la nulidad de la resolución No. 06674 del 20 de febrero de 2009, expedida por el Superintendencia de Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la cual revoca la decisión contenida en la resolución No. 22941 de 27 de junio de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos y por lo tanto se concede el registro de la marca CORPORACIÓN DERMOESTETICA (MIXTA) para distinguir

servicios comprendidos en la clase 44 internacional, a favor de la sociedad CORPORACIÓN DERMOESTETICA S.A. agotándose finalmente la vía gubernativa.

2. Que como efecto de las peticiones anteriores ya título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, declarar fundada la oposición presentada por la sociedad DERMAESTETICA PROFESIONAL LTDA y en consecuencia se niegue el registro de la marca mixta CORPORACIÓN DERMOESTETICA para distinguir servicios de la clase 44 internacional, concedida a favor de la sociedad CORPORACIÓN DERMOESTETICA S.A. y en consecuencia mantener la decisión adoptada por resoluciones 22941 y 49645. expedidas al resolver en primera instancia la oposición propuesta.

3. Que como consecuencia de la anterior petición. se ordene a la entidad demandada, cancelar el registro de la marca mixta CORPORACIÓN DERMOESTETICA para distinguir servicios de la clase 44 internacional, concedida a favor de la sociedad CORPORACIÓN DERMOESTETICA S.A., según expediente administrativo No. 2004 124059

4. Que se ordene la Publicación de la sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a lo establecido en el artículo 2° literal d) Decreto legislativo 209 de 1957.

5. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de Superintendencia de Industria y Comercio dar cumplimiento sentencia dentro del término que se establece en el artículo 178 del CCA.» […] 1 Folio 50.

2 Folios 29 a 48. 1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación

9. Manifestó que el acto acusado desconoce el contenido del numeral a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. 10.Al respecto afirmó que la marca «CORPORACIÓN DERMOESTETICA (mixta)» contiene los elementos principales de la marca del demandante «DERMAESTETICA (mixta)», lo cual deriva en confusión visual, fonética y auditiva. 11.En síntesis, indicó que la marca registrada a favor de la Corporación Dermoestética S.A. reproduce ortográficamente los elementos nominativos principales de la marca previamente registrada, más aún si se tiene en cuenta que las expresiones «profesional» y «corporación» son genéricas dentro de las clases 41 y 44 internacional. 12.Expresó que solo una letra diferencia ambas marcas lo cual desconoce el requisito de distintividad exigido en el numeral a) del artículo 136 de la Decisión Andina 486 de 2000. Así, el hecho de encontrar diferencias basadas en las vocales «A» y «O» y expresiones de uso común, genera una confusión en el público consumidor. 13.Con fundamento en todo lo anterior, adujo que el análisis de conexidad adelantado por la SIC era superficial y no tuvo en cuenta que la expresión «DERMAESTETICA» no es una expresión genérica de uso común.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención del curador ad litem de la Corporación Dermoestetica S.A.

14. En su escrito de contestación3, el curador ad litem de la Corporación Dermoestetica S.A. se opuso a las pretensiones, luego de sostener que la parte actora no logró demostrar la violación de sus derechos, o explicar de qué forma el acto acusado quebrantó las normas de orden superior. 3 Folios 82 a 86. 15.Además, señaló que la oposición presentada por la sociedad demandante no puede ser declara como fundada, dado que ambas sociedades comerciales prestan servicios diferentes y su mercado objetivo es distinto. 2.2. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio

16. El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitó denegar las pretensiones alegadas en el escrito de demanda, por cuanto las marcas en contienda son disimiles.

17. Explicó que, acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el análisis de confundibilidad de las marcas debe realizarse en conjunto, sin que haya lugar a fraccionarlas, tal como pretende la parte actora. 18.Aseguró que los elementos denominativos no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues cuentan con estructuras morfológicas, secuencias vocálicas y silábicas diferentes. 19.Resaltó que las marcas contienen una partícula de uso común o descriptiva en sus denominaciones de la cual nadie puede apropiarse, lo cual condujo a analizar únicamente aquella parte de las denominaciones que permita determinar si existe riesgo de confusión.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

20. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación

prejudicial 429-IP-2017 de 1° de febrero de 20194, en la que expuso los criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria sobre el debido entendimiento del artículo aplicable al caso concreto. 21.Sobre el particular sostuvo que el pronunciamiento se circunscribiría a la interpretación de los literales a) y b) del artículo 136, y del artículo 200 de la Decisión 486 de 2000, por tratarse de una controversia acerca del nombre y enseña comerciales. 4 Folios 159 a 172.0 22.Así pues, indicó que el cotejo marcario debía guiarse por las siguientes reglas: […] «Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que idéntico a similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad n tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) Riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marca en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de

dicho producto y otra empresa tienen relación o vinculación económica. 1.3. Se deberá examinar si entro los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que esta similitud entre dos signos puede ser: a) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la conciencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se

deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. […] La enseña comercial es la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero de cada establecimiento y el Artículo 200 de la Decisión 486 desarrolla la protección que se debe dar a la misma. De esta manera se entiende que dicha protección se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, lo que significa que: - Para que una enseña comercial sea protegida, no es necesario su registro, sino la prueba de su uso real, efectivo y constante en el comercio, antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. Esta circunstancia debe ser probada por quien la alega. - Quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro de un signo idéntico o similar, si este pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación con su enseña comercial protegida en el público consumidor. Cabe señalar que si bien la Decisión 486 no contiene una definición de enseña comercial, este concepto se encuentra íntimamente vinculado con el del nombre comercial, cuya definición se encuentra en el Artículo

190 de la referida Decisión, tal como se ha explicado anteriormente. Mientras que el nombre comercial constituye una noción global que es empleada para identificar al empresario en el mercado, la actividad económica del empresario o el establecimiento del empresario, la enseña comercial identifica únicamente al establecimiento, consistiendo en la expresión distintiva contenida en el rótulo o letrero que es perceptible a la vista por los consumidores.[…]

3. Comparación entre signos mixtos En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elementosea denominativo o gráficopenetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.» […]

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 23.Mediante auto de nueve de abril de 20195, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. 24.En esta etapa, el apoderado judicial de la sociedad Dermaestetica Profesional Ltda. reiteró los argumentos vertidos en la demanda. 25.El agente del Ministerio Público y el tercero interesado guardaron silencio en la oportunidad procesal correspondiente guardaron silencio.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 20196, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia. 5.2. El problema jurídico

27. En el presente caso, la parte actora sostiene que la Resolución No. 6674 de 20 de febrero de 2009 desconoce lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

28. Concretamente, el demandante estima que existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto por la similitud ortográfica y sonora que existe entre ambas marcas, lo cual puede llevar al público consumidor a incurrir en un error al momento de elegir el producto deseado.

29. El Tribunal de Justicia, en la interpretación prejudicial solicitada por esta Corporación, estimó que para el caso sub examine es viable la interpretación de los literales a) y b) del artículo 136 y el artículo 200 de la Decisión 486 de 2000, por tratarse de una controversia acerca del nombre y enseña comerciales.

30. El texto de las normas aludidas es el siguiente: […] «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso

de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. 5 Folio 174. 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; […] «Artículo 200. La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.» […]

31. Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la marca «CORPORACIÓN DERMOESTETICA» (mixta) identificada con el registro marcario núm. 373546, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio, caducó por falta de renovación.

32. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 21 de agosto de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial de la entidad demandada.

33. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema la constancia del estado del registro marca «CORPORACIÓN DERMOESTETICA»7. En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca en

mención aparece caducada por falta de renovación, tal y como se aprecia en la siguiente imagen:

34. Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: […] «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decisión. Asimismo, será causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que determine la legislación nacional del País Miembro.»

[…]

35. Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: 7 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la

legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir,

su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro».

36. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «CORPORACIÓN DERMOESTETICA»

(mixta), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino.

37. Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de

2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: […] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. (…) Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 373546, correspondiente a la marca mixta «CORPORACIÓN DERMOESTETICA», cuyo titular es Corporación Dermoestetica S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad Industrial -SIPI-, de la Superintendencia de Industria y ComercioSIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en

el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus derechos de contradicción y defensa. […]

38. Cabe destacar que aun cuando el traslado ordenado efectivamente se llevó a cabo, las partes y demás sujetos