CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00411-00

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo denominativo OCLAIR y las marcas XOLAIR, QLAIRA y GELCLAIR / CADUCIDAD DEL REGISTRO POR FALTA DE RENOVACIÓN – De la marca denominativa OCLAIR / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede darse por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse / CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO POR FALTA DE RENOVACIÓN – Efectos / NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – No puede declararse porque ya había caducado / ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA MARCARIA – Alcance de la regla establecida en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 / CAUSAL DE NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO – Deja de ser aplicable, solo en sede judicial, si la marca ha sido cancelada por no uso, ha caducado o ha sido anulada / REGISTRO MARCARIO – Pérdida de vigencia / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD EN SEDE JUDICIAL – Improcedencia cuando el registro de la marca ha caducado por falta de renovación / FIN DEL PROCESO – Por configurarse lo previsto en el inciso 4 del artículo 172 de la Decisión 486 de

2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[A]unque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «OCLAIR» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 392169, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del

proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 28 de mayo de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca «OCLAIR» (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la marca caducó por falta de renovación el 28 de mayo de 2019. […] Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal […] Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. […] Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «OCLAIR» (denominativa), que motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. […] En el sub examine y teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la caducidad por falta de renovación de una de las marcas en

conflicto habilita al juez para la aplicación de lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 […] Como se observa, la norma comunitaria señala que en aquellos eventos en los cuales, al momento de resolver la demanda, la causal de nulidad invocada haya dejado de ser aplicable, el juez que conozca de la acción no puede pronunciarse respecto de la declaratoria o no de la nulidad del acto administrativo contentivo del derecho de registro. […] Nótese, entonces, para la aplicación del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 basta con que se verifique la inexistencia de la causal de nulidad, sin que importe cuál de las marcas en conflicto da lugar a ello, pues al desaparecer los efectos jurídicos de uno de los registros marcarios cotejados, los motivos que llevaron al demandante a controvertir la decisión de la autoridad nacional, pierden vigencia. Cabe resaltar que el Tribunal de Justicia concluyó que se trata de un deber del juez nacional atender lo previsto en el inciso 4º plurimencionado y examinar si la causal alegada es o no aplicable, por lo que no se requiere de interpretación prejudicial o pronunciamiento adicional para su aplicación. En este orden de ideas, la Sala no puede evaluar la legalidad del registro 392169 como quiera que la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda interpuesta por la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, dejó de ser aplicable, de conformidad con lo previsto en el inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000. […] En este orden de ideas, cuando el registro marcario

caduca por falta de renovación dentro del término legal o la Oficina Nacional lo cancela, se habilita la aplicación del artículo 172 ibidem dentro del proceso de nulidad marcaria promovido ante la jurisdicción. Cabe resaltar que, en este evento, resulta indiferente cuál de las marcas objeto del cotejo marcario perdió vigencia porque, se reitera, cualquiera de los dos eventos hace que la supuesta trasgresión de los derechos del demandante desaparezca y, con ella, el motivo de la controversia judicial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 172 INCISO 4 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 174 INCISO 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00411-00

Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Tema: Aplicabilidad del inciso 4° del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, que impide al juez que conozca de una acción de nulidad marcaria proferir una decisión anulatoria de un registro, cuando dejó de ser aplicable la causal de nulidad invocada como sustento de la demanda al momento de resolver el litigio. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa, por medio de apoderado judicial, la sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, interpuso en contra de la Resolución núm. 48396 de 26 de noviembre de 2008, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca «OCLAIR» (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núms. 01822 de 26 de enero de 2009 y 06428 de 19 de febrero de 2009, por las que confirmó la 48396 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

1. ANTECEDENTES 1.1. Los hechos

1. Las copias del expediente administrativo allegado al proceso dan cuenta que el 24 de enero de 20081, a través de apoderado, la sociedad BIOTOSCANA FARMA S.A., solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, el registro de la marca «OCLAIR» para amparar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Manifestó que luego de publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 5990 de 31 de marzo de 2008, las sociedades NOVASTIS AG2, BAYER AKTIENGESELLSCHAFT3 y HELSINN HEALTHCARE S.A.4, presentaron sendos escritos de oposición basados en los registros marcarios «XOLAIR» y «QLAIRA»; así como «GELCLAIR», respectivamente, los cuales

identificaban servicios comprendidos en la clase 5 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Indicó que mediante la Resolución número 48396 de 26 de noviembre de 20085, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones y, en consecuencia, concedió el 1 Folio 1 expediente administrativo 2 Folios 12 a 16 expediente administrativo 3 Folios 21 a 29 expediente administrativo 4 Folios 43 a 50 expediente administrativo 5 Folios 18 a 23 registro de la marca «OCLAIR» (nominativa), decisión frente a la que las opositoras interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación6.

4. Señaló que mediante la Resolución número 01822 de 26 de enero de 20097, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo el recurso de apelación.

5. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución núm. 06428 de 19 de febrero de 20098 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se decidió el recurso de apelación, mediante el que confirmó la resolución impugnada y concedió de manera definitiva el registro de la marca comercial «OCLAIR» (nominativa). 1.2. La demanda

6. Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad BAYER

AKTIENGESELLSCHAFT, presentó demanda9 en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: «[…] 1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones No. 48396 del 6 Folios 69 a 90 expediente administrativo 7 Folios 24 a 28 8 Folios 29 a 33 9 Folios 35 a 64 26 de noviembre de 2008, No. 01822 del 26 de enero de 2009 y No. 06428 del 19 de febrero de 2009 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se otorgó el registro de la marca OCLAIR, para identificar productos de la clase 5ta internacional. 2 Que como consecuencia de la anterior declaración, se orden a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar el certificado de registro que para dicho momento le haya asignado a la marca OCLIAR en la clase quinta (5ª) internacional, así como la inscripción del mismo en el registro de la Propiedad Industrial. Hasta la fecha la Superintendencia de Industria y Comercio np ha asignado a la marca otorgada número de certificado

3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.» 1.3. Fundamentos de derecho y el concepto de violación

7. Manifestó que la SIC violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de

2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al conceder el registro de la marca «OCLAIR» (nominativa), toda vez que hubo una indebida interpretación de la entidad demandada de las reglas de confundibilidad desarrolladas por la doctrina y la jurisprudencia.

8. La parte actora indicó que la entidad demandada se equivocó al afirmar que el signo solicitado gozaba de distintvidad porque, en su criterio, era confundible y por lo tanto se encontraba en contravía de la protección que se debía a los consumidores, protección que debía ser mayor cuando se trata de productos relacionados con la salud humana.

9. Insistió en que la SIC erró en el análisis de confundibilidad porque en la valoración dejó de lado aspectos relevantes, porque entre las marcas confrontadas existe un conflicto directo al evidenciarse entre ellas marcadas semejanzas.

10. Señaló que la confusión resulta de la impresión en conjunto que los signos despiertan debido a las similitudes ortográficas y fonéticas entre ellos, máxime si se tiene en cuenta que el signo «QLAIRA» es una palabra en idioma alemán que en español se pronuncia KLAIRA.

11. En cuanto a la similitud ortográfica apuntó que las dos expresiones tienen el mismo número de sílabas y que con independencia que las letras que comparten se ubiquen en diferentes posiciones, el fonema con el que cada una de ellas inicia es ovalado (O y Q).

12. Descartó la similitud ideológica de las marcas, porque, dijo, las dos son de fantasía, toda vez que ninguna de ellas tiene significado en el idioma español.

13. Reiteró los criterios que, de acuerdo con la jurisprudencia, se deben tener

en cuenta en el análisis de registrabilidad y el especial cuidado que debe tenerse cuando se trata de las que protegen productos farmacéuticos para el consumo humano.

2. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS AL PROCESO 2.1. Intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio10

14. El apoderado judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio expresó que los actos administrativos acusados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.

15. Hizo una reseña jurisprudencial respecto de los conceptos de marca11, distintividad12 y riesgo de confusión13.

16. Recordó la forma sistemática como se debe hacer el análisis de confundibilidad y los aspectos que en él se deben observar. 10 Folios 84 a 92 11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-1999 12 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 28-IP-1006 13 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 55-IP-1999

17. Destacó que a la luz de los criterios legales y jurisprudenciales, la evaluación de los signos confrontados arrojó la ausencia de similitudes trascendentales que pudieran llevar al consumidor medio a confundir los productos que cada uno de ellos ampara.

18. Concluyó que el estudio que hizo de los signos «OCLAIR» y «QLAIRA» bajo dichos parámetros, le permitió llegar a la conclusión que el primero de ellos tenía la suficiente distintividad por lo tanto no ofrecía riesgo de confusión.

19. Afirmó que ante esta conclusión no consideró necesario hacer estudio sobre la conexión competitiva entre las marcas, pues la norma establece que, descartadas las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales no se requiere el estudio de ella, es decir, descartado el riesgo de confusión, no se requiere el análisis la conexidad competitiva.

20. Resaltó que el argumento que la parte actora expone en la demanda sobre la pronunciación en el idioma español de la marca «QLAIRA» no fue alegado en sede administrativa; pero además, señaló, de acuerdo a la Constitución Política el idioma oficial de Colombia es el castellano y un gran porcentaje de la población de nuestro país no habla el idioma alemán.

21. Asimismo, argumentó que en tratándose de productos farmacéuticos quienes los expenden son personas especializadas y se guían no solo por la marca, sino por sus componentes, hecho este que descarta de plano el riesgo de confusión en el consumidor medio. 2.2. Intervención de la sociedad BIOTOSCANA FARMA S.A.

22. En el auto de fecha 31 de agosto de 200914 mediante el que el magistrado sustanciador admitió la demanda se ordenó tener a la sociedad Biotoscana Farma S.A., como tercero con interés en las resultas del proceso.

23. El 28 de mayo de 200915 se le notificó el auto admisorio de la demanda al representante legal de Biotoscana Farma S.A., sin que la haya contestado.

3. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA

COMUNIDAD ANDINA

24. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación

prejudicial 475-IP-2015 de fecha 14 de julio de 2016, en la que luego de hacer un recuento de la situación fáctica y lo actuado por las partes dentro del proceso expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a juicio de dicha Corporación son aplicables al asunto bajo examen.

25. Refirió que para el caso concreto la interpretación se haría sobre el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

26. Estructuró su pronunciamiento puntualmente sobre la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, la comparación de signos denominativos, las marcas de fantasía y el análisis de registrabilidad de los signos que amparan productos farmacéuticos.

27. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dicha disposición y los aspectos reseñados, formuló las siguientes conclusiones: «[…] 1.7. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre los signos debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende 14 Folios 67 a 70 15 Folio 81 distinguir16. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder el registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general podrán ser perfectamente registrables17.

[…] 2.4 En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo entre los signos denominativos confrontados de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. […] 3.4. De conformidad con lo anterior, en primer lugar, se debe analizar si los signos en conflicto son de fantasía, para posteriormente poder realizar un adecuado análisis de confundibilidad entre ambos signos. […] 4.6. Al efectuar la comparación, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, quien si bien, por regla general, se preocupa normalmente su salud y puede tener una información referencial y genérica sobre la posible cualidad de un producto farmacéutico, para aliviar determinada afección; no obstante carece de conocimientos especializados en temas químicos o farmacéuticos y, por lo tanto, puede encontrarse más expuesto a un eventual riesgo de confusión al momento de adquirir productos farmacéuticos o el auto-administrarlos en el ámbito de su hogar sin ninguna asistencia. 4.7. De conformidad con lo anterior, se debe determinar la registrabilidad de la marca OCLAIR (denominativa), solicitada por Biotoscana Farma S.A., examinando cuidadosamente la posibilidad de generar un riesgo de confusión en el público consumidor y, en 16 En este sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del proceso 512-IP-2014 de 15 de junio de 2015 17 Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del proceso 316-IP-2015 ya citado consecuencia, de permitir daños irreparables a la salud humana […].»

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

28. Mediante auto de 19 de diciembre de 201618, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión. 4.1. La Superintendencia de Industria y Comercio19: Reiteró los argumentos que expuso en la contestación de la demanda en relación con la competencia para proferir los actos administrativos demandados y la sujeción de estos a la normativa andina y nacional.

29. Insistió en que el signo cuyo registro concedió gozaba de distintividad, tenía representación gráfica y no ofrecía riesgo de confusión, argumento que le sirvió de fundamento para solicitar que se negaran las pretensiones de la demanda. 4.2. La sociedad Bayer Aktiengesellschaft20: Hizo un recuento sucinto de los antecedentes procesales y lo actuado dentro del proceso.

30. Sostuvo que el registro de la marca cuya titularidad ostenta es anterior al de la controvertida por lo que por este hecho la SIC debió proteger los derechos que la ley le concedió.

31. Se refirió al pronunciamiento sobre las similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales que el Tribunal de Justicia hizo en la interpretación prejudicial dentro del presente proceso e insistió en que los signos contienen semejanzas en estos aspectos que hacen evidente el riesgo de confusión en el consumidor medio.

32. Se dolió del incipiente estudio que le merecieron a la SIC los argumentos 18 Folio 133 19 Folios 134 a 138 20 Folios 143 a 152 expuestos en sede de reposición y apelación administrativa, recursos en los que,

en su sentir, dejó claramente expuestos los elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que hacían irregistrable la marca «OCLAIR».

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 201921, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia 5.2. El problema jurídico

34. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, solicitó a la Sala decretar la nulidad de la Resolución núm. 48396 de 26 de noviembre de 2008, a través de la que la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca “OCLAIR» (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; así como las Resoluciones núms. 01822 de 26 de enero de 2009 y, 06428 de 19 de febrero de 2009, por las que confirmó la 48396 en sede de reposición y apelación, respectivamente.

35. Fundamentó la demanda en que la marca que amparaba el registro recién concedido era confundible y presentaba conexidad competitiva con la marca «QLAIRA», concedida a esa sociedad y registrada bajo el número 351108 para amparar servicios incluidos en la clase 5 del nomenclátor internacional.

36. Estimó el demandante que existía riesgo de confundibilidad entre los signos en conflicto por la similitud «ortográfica, fonética o auditiva y visual», que podría

llevar al consumidor a incurrir en error al momento de elegir el producto deseado. 21 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

37. En la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, el Tribunal estimó que para el caso sub examine la norma a interpretar era el literal a) del artículo 136 cuyo tenor es el siguiente: «Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. […]» 38.Ahora bien, aunque es un hecho cierto que sería procedente efectuar el análisis de confundibilidad de los signos en cuestión, también es una realidad que la Sala advierte que la marca «OCLAIR» (denominativa) identificada con el registro marcario núm. 392169, otorgada a favor del tercero con interés en las resultas del proceso y la cual es objeto del litigio caducó por falta de renovación.

39. En efecto, el mencionado registro estuvo vigente hasta el 28 de mayo de 2019, conforme consta en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, SIPI, de la entidad demandada.

40. Cabe resaltar que el despacho a cargo de la sustanciación de este proceso, mediante auto de 10 de noviembre de 2020, ordenó descargar del referido sistema de información la constancia del estado del registro de la marca

«OCLAIR»22 (denominativa). En ese orden, en el expediente obra el certificado del SIPI de la consulta realizada el 23 de noviembre de 2020, conforme al cual la 22 En aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. marca caducó por falta de renovación el 28 de mayo de 2019, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen23: 41.Al respecto, la Sala estima necesario recordar que, de conformidad con el inciso 1º del artículo 174 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, el registro marcario caduca cuando no se renueva dentro del término legal: «Artículo 174.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviere legítimo interés no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el período de gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente decisión […]» 42.Cabe resaltar que la consecuencia del inciso 1° del artículo 174 trascrito, es que la no renovación del registro deviene en la caducidad del mismo, esto es, que lo deja sin efecto jurídico y por lo tanto pierde vigencia. Sobre el particular el Tribunal de Justicia en interpretación prejudicial 79-IP-2015, señaló lo siguiente: «El artículo 174 de la Decisión 486 se refiere a la caducidad de un registro; según esta norma, la caducidad se produce cuando el titular del registro no solicitare su renovación ante la Oficina Nacional Competente dentro del término legal establecido para el efecto, según así lo determina el artículo 153 de la misma Decisión o, cuando no se

pagaren las tasas respectivas en los términos que establezca la legislación nacional del País Miembro, conforme lo determina el inciso 23 http://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/Mutual/Browse.aspx?sid=637417073017547215 Consultado el 23 de noviembre de 2020 segundo del mismo artículo. El registro de una marca tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión. Seis meses antes de la expiración de dicho plazo, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación. Sin embargo, según el artículo 153 de la Decisión 486, si el titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento. Dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del País Miembro respectivo. De conformidad con lo expresado, la caducidad por falta de renovación del registro de la marca sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento. Este Tribunal ha señalado que la concesión de la renovación dependerá sólo de la formulación en tiempo hábil de la solicitud ante la autoridad competente y de la legitimación del peticionante. La renovación habrá de otorgarse en los términos del registro original, salvo que la solicitud comprenda únicamente una parte de los productos o servicios que constituyan el objeto de la marca, caso en el cual aquella habrá de limitarse a tales productos o servicios (artículo 153).11 La caducidad del registro es, en todo caso, un modo de extinción

del derecho al uso exclusivo de la marca y opera de pleno derecho, es decir, de manera automática. Independientemente de cuál haya sido la causa que originó la extinción de ese derecho, el signo adquiere la categoría de res nullius, es decir, su registro puede ser solicitado por cualquier persona, inclusive por quien fue el antiguo titular del registro. Sin embargo, la situación jurídica en que éste se encuentra a partir de la caducidad, presenta una connotación distinta según que el registro haya caducado por una u otra de las causales señaladas en el artículo 174 citado. Si aquella se produjo por falta de renovación y, el antiguo titular solicita el nuevo registro dentro de los seis meses posteriores al periodo de gracia dispuesto en el artículo 153, adquiere la prerrogativa consistente en que contra dicha solicitud “no procederán oposiciones con base en el registro de terceros que hubieren coexistido con la marca solicitada”. En cambio, si la caducidad se produjo pasado el periodo de gracia y/o en virtud de la falta de pago de las tasas correspondientes, quien era el antiguo titular no cuenta con prerrogativa alguna, pudiendo presentar nueva solicitud de registro, pero sujeta a recibir el mismo tratamiento que se daría a la solicitud de cualquier otra persona. A este respecto y, precisando los efectos que en último término produce la caducidad del registro ha dicho el Tribunal: “El registro caducado, deja en libertad al propio titular o a un tercero para solicitar la marca ubicándose todos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro».

43. Así las cosas, en el plenario está acreditada la extinción de los derechos exclusivos del titular de la marca «OCLAIR» (denominativa), que

motivaron la promoción de la presente demanda, por cuanto la marca caducó por no haberse renovado dentro del término establecido por el legislador andino. 44.Es pertinente resaltar que también en el citado auto de 10 de noviembre de 2020, y en aras de garantizar los derechos de contradicción y defensa de los sujetos procesales, se puso de presente lo siguiente: «[…] Encontrándose el proceso de la referencia pendiente de proferir fallo de única instancia, el Despacho estima pertinente traer a colación el contenido del artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que en su parte pertinente es del siguiente tenor: […] En este orden de ideas, el contenido de la disposición comunitaria en cita impide al juez proferir una decisión anulatoria de un registro marcario, cuando quiera que, al momento en que se deba proferir sentencia de fondo que decida la controversia, haya dejado de ser aplicable la causal de nulidad que se haya invocado como sustento de ésta. […] Así las cosas, y en aras de determinar si se debe dar aplicación a la disposición en comento en el presente proceso, el Despacho estima necesario conocer el estado actual del registro número 392169, correspondiente a la marca nominativa «OCLAIR», cuyo titular es la sociedad Biotoscana Farma S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, con miras a establecer si el mismo se encuentra cancelado, caducado, anulado o ha sido objeto de renuncia por parte de su titular. Por lo anterior, se dispondrá que, por Secretaría de la Sección Primera, se descargue del Sistema de Información de Propiedad IndustrialSIPI-, de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el reporte correspondiente al estado actual del registro marcario citado anteriormente, dando aplicación a lo estipulado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto del año en curso. Efectuado lo anterior, tal documentación se incorporará al expediente y de la misma se dará traslado a las partes y demás sujetos procesales, por el término de tres (3) días, para que se pronuncien al respecto y ejerzan, si lo estiman pertinente, sus