CE-SECCIÓN PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00414-00A

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Cancelación por no uso / CANCELACIÓN POR NO USO DE UNA MARCA – Requisitos / USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA – Prueba / POSIBILIDAD DE APORTAR PRUEBAS AL MOMENTO DE INTERPONER LOS RECURSOS / CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL – Requisitos para otorgarle valor probatorio / CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO - Procedencia respecto de la marca mixta SPLENDID para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [D]el análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, y contrario a lo afirmado por la actora, la Sala concluye que las pruebas documentales recaudadas y valoradas en el procedimiento administrativo, dan cuenta del uso dado al signo cuestionado y ponen de manifiesto que los productos identificados con la marca mixta “SPLENDID”, se hallaban en el mercado y estuvieron disponibles durante el período relevante, con excepción de ““[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”. Por lo anterior, era procedente la cancelación parcial por no uso de dichos productos, puesto que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no logró demostrar su uso real y efectivo, así como la puesta a disposición en el mercado dentro del período relevante. Sobre el particular, debe traerse a colación la sentencia de 4 de junio de 2015, que ahora

se prohíja, en la que la Sala, en un asunto de iguales supuestos de hecho y de derecho, concluyó que se había demostrado el uso parcial de la mara “SPLENDID” por parte de COLOMBINA S.A. para distinguir algunos productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. […] Y, posteriormente, en la citada sentencia de 31 de julio de 2018, esta Sección también concluyó que las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo demostraban el uso parcial de la marca aquí cuestionada, “SPLENDID”, […] De lo precedente, la Sala concluye que no se violaron las normas interpretadas por el Tribunal, por cuanto se demostró en el proceso que la entidad demandada estudió y aplicó correctamente la normativa andina, así como los criterios establecidos por el Tribunal, al negar la cancelación total de la marca “SPLENDID” (mixta), identificada con el certificado de registro núm. 192.208, bajo la titularidad de COLOMBINA S.A., para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que amparan los actos administrativos acusados.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 170

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00414-00A

Actor: MCNEIL-PPC, INC hoy HEARTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tema: ES PROCEDENTE LA CANCELACIÓN PARCIAL, POR NO USO, DE LA

MARCA “SPLENDID” CUESTIONADA, IDENTIFICADA CON EL CERTIFICADO DE

REGISTRO NÚM. 192.208, TODA VEZ QUE LA SOCIEDAD COLOMBINA S.A.

DEMOSTRÓ SU USO REAL Y EFECTIVO EN EL MERCADO PARA DISTINGUIR

“HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y

CONFITERÍA”, PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 30 DE LA

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad MCNEIL-PPC, INC.1, mediante apoderada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del CCA, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Son nulas las resoluciones núms. 28226 de 31 de agosto de 2007, "Por la cual se decide la cancelación, por no uso, del registro de una marca"; 02693 de 31

de enero de 2008, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio2; y 10982 de 9 de marzo de 2009, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se cancele totalmente el certificado de registro núm. 192.208 de la marca mixta “SPLENDID”, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la SIC la publicación de la 1 Hoy HEARTLAND CONSUMER PRODUCTS LLC. 2 En adelante SIC. sentencia que se profiera en el presente proceso en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. La actora en la demanda señaló como hechos relevantes, en síntesis, los siguientes: 1º: Que el 2 de octubre de 2006, presentó solicitud de cancelación por no uso del registro de la marca mixta “SPLENDID”, que distingue productos comprendidos en la Clase 303 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas4, cuyo titular es la sociedad COLOMBINA S.A.5 2°: Que una vez la SIC corrió el traslado de ley, dicha sociedad dio respuesta a la acción de cancelación por no uso argumentando que el signo “SPLENDID” (mixto) había sido comercializado durante los tres años anteriores a la formulación de

cancelación por no uso, esto es, durante el período comprendido entre el 2 de octubre de 2003 y el 2 de octubre de 2006. 3º: Que mediante la Resolución núm. 28226 de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos6 de la SIC, por un lado, denegó la cancelación total por no uso del registro de la mara “SPLENDID”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y, por el otro, canceló parcialmente dicho registro en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, 3 La marca fue concedida para distinguir los siguientes productos: “[…] café, te, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, azúcar, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo. […]”. 4 En adelante Clasificación Internacional de Niza. 5 La marca cuestionada fue concedida a la sociedad PRODUCTORA ANDINA DE DULCES S.A.; sin embargo, dicha compañía cedió sus derechos sobre el registro de la marca “SPLENDID” (MIXTA) a favor de la sociedad COLOMBINA S.A. 6 Hoy Dirección de Signos Distintivos. helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas, especias, hielo. […]”.

4º: Que contra la citada resolución interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resueltos de manera confirmatoria. El primero, a través de la Resolución núm. 02693 de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; y el segundo, mediante Resolución núm. 10982 de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de esa entidad. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Que la SIC al expedir los actos acusados violó el artículo 165 de la Decisión 486 del 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, debido a que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no probó de manera idónea el uso de la marca cuestionada “SPLENDID”, dentro del término comprendido entre el 2 de octubre de 2003 y el 2 de octubre de 2006, fecha esta última en que se radicó la solicitud de cancelación por no uso del citado signo. Que la SIC al expedir los actos acusados violó el artículo 167 ibidem, toda vez que las facturas presentadas por la sociedad COLOMBINA S.A., no constituyen prueba de venta o disposición de los bienes o servicios a título oneroso, pues solo indican que, en efecto, la mencionada empresa tuvo la intención de realizar la venta de los productos que allí se señalan. Expuso que las facturas que se aportaron como pruebas de la comercialización de galletas y chupetas con o sin chicle bajo la marca “SPLENDID” no pueden ser

valoradas en conjunto con la certificación del señor revisor fiscal de la sociedad COLOMBINA S.A. pues, a su juicio, dichas facturas carecen de valor probatorio por no cumplir con los requisitos legales establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano, en la materia pertinente. Agregó que, en relación con la mencionada certificación expedida por el revisor fiscal de la sociedad COLOMBINA S.A., pese a que éste es un profesional de contabilidad que da fe pública de las aseveraciones que él mismo hace, no es suficiente para probar por sí solo el uso de la marca, puesto que las afirmaciones contenidas son tomadas de forma unilateral. Indicó que tampoco es de recibo aceptar como prueba los empaques presentados por el tercero interesado, teniendo en cuenta que no contienen fecha de expedición o vida útil del producto ni número de lote, pues tal información debía aparecer en las etiquetas para comercializar el producto, o bien porque el producto nunca fue comercializado, o si fue comercializado se hizo de manera ilegal, por lo que no puede servir de prueba para demostrar el uso del signo en controversia. Que la SIC, al expedir los actos acusados, violó el artículo 170 ibidem, debido que, a su juicio, el término para presentar la respuesta a la acción de cancelación y adjuntar las pruebas para desvirtuar el no uso de la marca, venció el día 28 de febrero de 2007. Concluyó que, siendo ello así, en virtud dicha norma, la SIC no podía pronunciarse sobre pruebas aportadas al expediente extemporáneamente, pues de hacerlo estaría reviviendo términos ya precluidos.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1. La SIC solicitó denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en síntesis, señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Agregó que, dentro del expediente administrativo, a diferencia de lo afirmado por la actora, el tercero con interés directo en las resultas del proceso probó el uso de la marca “SPLENDID”; y que realizó una valoración en conjunto del material probatorio allegado al interior del trámite administrativo, las cuales demostraban el uso real y efectivo del mencionado signo. Aseveró que por el hecho de no haber aportado el registro sanitario correspondiente a los productos, que distingue la marca “SPLENDID”, no indica per se que deba cancelarse totalmente el registro, toda vez que de conformidad con la Decisión 486, a ella le correspondía, como autoridad nacional competente, determinar el uso real y efectivo de dicho signo en el mercado, mas no si para la fabricación o comercialización de los productos identificados con la marca se obtuvo o no un permiso determinado, lo cual está fuera de su competencia. II.2. La sociedad COLOMBINA S.A., tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su juicio, demostró el uso real, continuo y efectivo de la marca “SPLENDID”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, Indicó que pudo demostrar que para el período comprendido entre el 2 de octubre de 2003 y el 2 de octubre de 2006, hizo un uso correcto de su marca; y que tanto

la declaración de 16 de mayo de 2006, como la de 5 de febrero de 2008, las facturas de venta y las muestras físicas del producto comercializado bajo la marca “SPLENDID” demuestran la puesta a disposición en el mercado colombiano de la marca cuestionada. III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN IV.1La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda e insistió en que no obran en el expediente pruebas suficientes que demuestren el uso de la marca “SPLENDID”, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, entre los años 2003 y 2006. Que, por lo anterior, la SIC debió haber cancelado totalmente el registro de la marca “SPLENDID”, dado que no probó de manera idónea su uso real y efectivo. IV.2El tercero con interés directo en las resultas del proceso solicitó denegar las pretensiones de la demanda, habida cuenta que la SIC acertó en la decisión de negar la cancelación total de la marca cuestionada “SPLENDID” (mixta), para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Adujo que las pruebas aportadas al interior del trámite administrativo demostraron el uso real y efectivo de la marca objeto de controversia; y que en la valoración que realizó la entidad demandada sobre las mismas se respetó el ordenamiento

jurídico. IV.3En esta etapa procesal, tanto la SIC como el Agente del Ministerio Público, guardaron silencio. V.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó7: “[…] 1.1. En vista que, en el proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca SPLENDID (mixta), es pertinente realizar el análisis del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente. 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […]

2. La cancelación parcial por no uso de la marca 2.1. En el presente caso, la SIC canceló parcialmente le registro de la marca SPLENDID (mixta), en ese sentido resulta pertinente desarrollar los

alcances del presente tema. […] 2.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate. 2.4. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro. […] 2.6. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión entre el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan 7 Proceso 412-IP-2018. las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.

3. El uso efectivo de la marca: la puesta o disponibilidad de los productos en el comercio 3.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema. 3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde

siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso. […] 3.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere -o quiso referirsela norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos. 3.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización. […] 3.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidoreslos bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. […]

4. El uso de la marca diferente a la registrada […] 4.2. El Tribunal al referirse al párrafo tercero del Artículo 168 de la Decisión 486, ha manifestado: “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una

marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirán los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”. 4.3. Por lo tanto, se deberá delimitar lo siguiente: a) Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, b) Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción (sic) o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. c) Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada. 4.4. Una vez visto lo anterior, se deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso. 4.5. Los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos; es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado; esto es, las pruebas de uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada o con variaciones

que no sean sustanciales. 4.6. Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca; sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto de la forma en la que fue registrado. 4.7. Al respecto, se deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca SPLENDID (mixta) en su conjunto. […]”.

5. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso 5.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si COLOMBINA S.A., logró acreditar el uso de la marca SPLENDID (mixta), resulta necesario desarrollar los alcances del artículo 167 de la Decisión 486. 5.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.

[…]

6. Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca. 6.1. En el presente caso se cuestionó que la SIC valorara algunas de las pruebas presentadas por MCNEIL-PPC, INC., que presuntamente fueron extemporáneas, lo cual contravendría lo estipulado en el artículo 170 de la

Decisión 486. En ese sentido, corresponde analizar el alcance de dicha disposición normativa. […] 6.4. Dicho en otros términos, el artículo 170 de la Decisión 485 no regula la actividad probatoria en los procedimientos recursivos, ni ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso. […]”. VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA La SIC, mediante la Resolución núm. 28226 de 31 de agosto de 2007, canceló parcialmente el registro, por no uso, de la marca mixta “SPLENDID”, con el certificado núm. 192.208, cuyo titular es la sociedad COLOMBINA S.A., en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo […]”. Como consecuencia de ello, la entidad demandada estableció que dicha marca distinguiría los siguientes productos de la citada Clase 30: “[…] harinas y

preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería […]”. En efecto, la marca en mención fue registrada en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos “[…] Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, azúcar, harinas, y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo […]”; y a través de los actos acusados la entidad demandada canceló parcialmente su registro, por considerar que demostró exclusivamente el uso de la marca para los productos “[…] harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería […]”. Al respecto, la actora alegó que el tercero con interés directo en las resultas del proceso no probó de manera idónea el uso de la marca cuestionada “SPLENDID”, dentro del término comprendido entre el 2 de octubre de 2003 y el 2 de octubre de 2006, fecha esta última en que se radicó la solicitud de cancelación por no uso del citado signo. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial solicitada por esta Corporación, señaló que para el caso sub examine era viable la interpretación de los artículos 165, 1668, 167 y 170 de la Decisión 486, “[…] por ser pertinente […]”. El texto de las normas aludidas, es el siguiente: Decisión 486 “[…] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la

marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del 8 Esta norma fue interpretada de oficio por el Tribunal. modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros,

según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes. Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. […].” Precisado lo anterior, se tiene que el debate esencial gira en torno a establecer si la actora ha usado o no la marca “SPLENDID” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la solicitud de cancelación9, para lo cual se procederá a establecer el alcance del uso de la marca y la prueba capaz de enervar la acción de cancelación en la Decisión 486. Sobre este asunto, en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, el

Tribunal precisó: “[…] 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el 9 La solicitud de cancelación de la marca “SPLENDID” fue presentada el 2 de octubre de 2006 por la sociedad McNEIL-PPC, INC. mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. […] 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso. […] 3.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción,

basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho período usó la marca en los términos explicados anteriormente. […]” (Destacado fuera de texto). En consecuencia, para determinar el uso de una marca debe demostrarse que ésta haya sido utilizada de manera real y efectiva en cualquier momento de los tres años inm