CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00422-00-2018

REQUISITOS PARA EL REGISTRO MARCARIO – De lema comercial / LEMA COMERCIAL - Suavidad que dura y dura / SIGNO DESCRIPTIVO - Suavidad: en lema comercial Suavidad que dura y dura / LEMA COMERCIALRegistrabilidad de lema comercial Suavidad que dura y dura / LEMA COMERCIAL - Posibilidad de incluir signos descriptivos / LEMA COMERCIAL - Requisitos para que sean registrables cuando utilizan signos descriptivos en su conjunto / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA [A] juicio de la Sala, el lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA, en su conjunto, puede ser registrable, en la medida en que tal como está estructurado y acertadamente lo indica la demandada, es un signo evocativo. 59. La Sala prohíja lo indicado en la sentencia de 29 de abril de 2010, en relación a que el término SUAVIDAD lo pueden incluir en sus lemas comerciales las empresas competidoras con fines publicitarios, debido a que, por ser descriptivo, no es susceptible de apropiación y, en consecuencia, puede ser utilizado por cualquier empresario en las frases o lemas comerciales con el objeto de promocionar sus productos en el mercado, siempre y cuando no genere riesgo de confusión en el consumidor. 60. En este orden de ideas, ateniendo a que el lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA posee la condición de distintividad necesaria, la Sala considera que no se configuró ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en el artículo 135, literales a), b) y e), de la Decisión 486 de 2000, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara

el acto administrativo acusado. SIGNOS DESCRIPTIVOS - Características / SIGNOS DESCRIPTIVOSIrregistrabilidad / SIGNOS DESCRIPTIVOS - Concepto / SIGNOS DESCRIPTIVOS – Finalidad / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 29 de abril de 2010, Radicación: 11001-03-24-000-2003-00410-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 175 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 176 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 177 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 178 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 179

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00422-00

Actor: PAPELES NACIONALES S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC Referencia: Acción de Nulidad Relativa Referencia: Noción y requisitos para el registro de lemas comerciales. La distintividad en el registro de un lema comercial. Irregistrabilidad de los términos descriptivos.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Papeles Nacionales S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 09872 de 27 de febrero de 2009. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Papeles Nacionales S.A., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado general1, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, establecida en el artículo 1722 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina3, en adelante Decisión 486, presentó demanda4 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución núm. 09872 de 27 de febrero

de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. La mencionada resolución revocó la decisión contenida en la resolución núm. 54477 de 22 de diciembre de 1 Cfr. Folios 2 a 6. 2 “[…] Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado […]” 3 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”. 4 Cfr. Folio 37-63 2008 y concedió el registro del lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA (nominativo) asociado a la marca FAMILIA, cuyo titular es Productos Familia S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante solicitó, como consecuencia de la declaración de nulidad, que se ordene a la demandada confirmar las resoluciones núm. 54477 de 22 de diciembre de 2008 y 4438 de 30 de enero de 2009, mediante las cuales se declaró

fundada la oposición presentada por la demandante y, por lo tanto, negó el registro del lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA asociado a la marca FAMILIA para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Pretensiones

3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones5: “[…] 2. PRETENSIONES 2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 09872 del 27 de Febrero de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. en el sentido de revocar la decisión contenida en la Resolución No. 54477 del 22 de diciembre de 2008 proferida por la jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del Expediente Administrativo No. 06-083.585 y que como consecuencia de ello concedió el registro del lema comercial “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” (Nominativo) para productos de la clase 16 internacional a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., de Medellín (Antioquia) Colombia, el cual tendrá como marca asociada la expresión “FAMILIA” con Certificado de registro No. 266.420. 2.2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se confirme lo dispuesto en las Resoluciones números 54477 del 22 de diciembre de 2008 y 4438 del 30 de Enero de 2009, proferidas por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y

Comercio, dentro del Expediente Administrativo No. 06-083.585, en el sentido de declarar fundada la demanda de oposición de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. y por lo tanto negar el registro del lema comercial denominado “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” para productos de la clase 16, solicitado para ser asociado con la marca “FAMILIA” (Nominativa) Clase 16 (Certificado No. 266.420) y debido a lo expuesto se cancele el Certificado de Registro referente al citado lema. […]”. Presupuestos fácticos 5 Cfr. Folio 35

4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones6: 4.1. Productos Familia S.A. solicitó, mediante escrito de 24 de agosto de 2006, el registro del lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA, asociado a la marca FAMILIA, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 06-083.585 y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 570. 4.2. Papeles Nacionales S.A. formuló oposición contra la mencionada solicitud con fundamento en que la frase SUAVIDAD QUE DURA Y DURA no puede ser registrado como lema comercial, debido a que el mismo es descriptivo, es decir, que da información sobre las cualidades y características de los productos que se pretenden amparar, en cuanto que tienen el atributo de la suavidad, que es una cualidad esencial de los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional

de Niza y, además, contiene el atributo de la calidad, porque está dando a entender al público consumidor que los productos que se pretenden amparar con la citada marca tienen mucha duración. 4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 54477 de 22 de diciembre de 2008, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA asociado a la marca FAMILIA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486 de 2000. 4.4. Productos Familia S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra la Resolución núm. 54477 de 22 de diciembre de 2008. 4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 4438 de 30 de enero de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 54477 de 22 de diciembre de 2008 y conceder el recurso de apelación. 4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 6 Cfr. Folio 39-43 09872 de 27 de febrero de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de

revocar la Resolución núm. 54477 de 22 de diciembre de 2008 y conceder el registro del lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA, asociado a la marca FAMILIA, bajo la titularidad de Productos Familia S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Normas violadas

5. La demandante, en el escrito de demanda, adujo la vulneración de los artículos 1347 y 135, literales a)8 y b)9, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.

Concepto de la violación

6. La demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma: 6.1. Afirmó que: “[…] el lema comercial o marca denominado “LA SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” para los productos enunciados, constituye un signo insuficientemente distintivo, ya que tiene una directa relación con los productos a proteger y se refiere a cualidades comunes esenciales de dichos productos y nadie puede pretender apropiarse de frases que tienen intima vinculación con los productos a proteger o que se refieran a las características o cualidades comunes esenciales de unos productos determinados, porque los productos fabricados por la competencia de PRODUCTOS FAMILIA S.A., también tienen como cualidad común, el ser suaves y durables, de donde se concluye que cuando un signo llámese marca o lema comercial se refiere a las propiedades comunes y esenciales a unos productos determinados, no puede ser registrada como lema comercial o marca, aunque la misma tienda a exaltar una de dichas cualidades,

debido a que priva a los competidores de expresiones o frases necesarias para destacar exactamente las cualidades de sus productos […]10”. 7 “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f)la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]” 8 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior. […]”. 9 “[…] b) Carezcan de distintividad; […]”. 10 Cfr. Folio 46 6.2. Indicó que: “[…] la distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir

unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca […]”11. 6.3. Agregó que: “[…] la frase “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” no es registrable como lema comercial o marca, ya que como lo expresé, los atributos de “SUAVIDAD Y DURACIÓN” son comunes a productos de la clase 16 Internacional, como sucede con “las servilletas de papel, las toallas de papel y el papel higiénico”; lo que determina la frase que se pretende registrar, no tenga el atributo de novedad u originalidad que se exige para los lemas comerciales, ya que no debemos olvidar que la novedad, que Otamendi denomina “ORIGINALIDAD”, es un requisito indispensable para que un “LEMA COMERCIAL” o una “FRASE PUBLICITARIA” acceda al registro […]12”. 6.4. Sostuvo que: “[…] la frase “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” para productos de la clase 16 internacional que transmite la idea en el público consumidor, que los productos que van a ser acompañados con dicha frase, tienen la cualidad o característica de ser suaves y durables, no transmite una característica especial que tengan los productos producidos por PRODUCTOS FAMILIA S.A., pero en cambio en el caso de otorgarse su registro, permite un monopolio injustificado de una frase sin suficiente novedad u originalidad por parte de la citada empresa, lo cual puede dar lugar a que la misma a futuro, inicie acciones legales contra sus competidores, cuando quieran transmitir en su propaganda los conceptos de “SUAVIDAD” y “DURABILIDAD” de sus productos […]13”.

6.5. Estimó que: “[…] es interés de PAPELES NACIONALES S.A., que sus competidores no adquieran un monopolio injustificado de una frase descriptiva y como sucede en el presente caso con el lema o marca denominado “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA”, para productos de la clase 16 internacional, ya que ello vulnera los derechos de la citada sociedad y demás sociedades competidoras 11 Cfr. Folio 47 12 Cfr. Folio 50 13 Cfr. Folio 56 para usar frases de uso común y descriptivas que requieren para hacer relación a las cualidades o características de sus productos […]”14. 6.6. Finalmente precisó que en caso que se determine que la frase “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” es un lema comercial, la distintividad del mismo debe analizarse con independencia de la marca FAMILIA clase 16, debido a que los lemas comerciales cuando se analizan para su registro deben ser distintivos por si solos, lo que significa que la marca que los acompaña no debe entrar en el análisis de registrabilidad de los mismos. Contestación de la demanda

7. La demandada, por intermedio de su apoderado especial15, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante, argumentando lo siguiente: 7.1. Afirmó que el acto acusado fue expedido con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486. La actuación administrativa se ajustó al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el derecho al debido proceso y de defensa de la demandante. 7.2. Señaló que “[…] el registro de los lemas comerciales en la Decisión 486 de

2000, se le ha otorgado el tratamiento de una marca para tal propósito; para ello, la oficina nacional competente analizó y evaluó que el lema comercial que hoy nos ocupa cumpliera con los tres requisitos esenciales de registrabilidad ante la SIC, para formar parte integrante de la marca Familia que ya se encontraba registrada. Por lo anterior, no le es dable al demandante aseverar que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el contenido del artículo 134 de la mencionada decisión al registrar el lema comercial “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA”, toda vez que el mencionado lema es apto para ser registrado, cumpliendo así con su principal función, cual es la de complementar a la marca y traer al público consumidor para preferir y adquirir el producto de la marca a la cual está asociado, y aún más importante, diferenciar los productos que identifica frente a los demás similares en el mercado […]16”. 14 Cfr. folio 57 15 Cfr. Folio 173 16 Cfr. Folio 182 7.3. Sostuvo que “[…] el lema comercial en cuestión, además de cumplir con la perceptibilidad y la representación gráfica que el TJCA ha determinado en numerosas ocasiones como requisitos esenciales de registrabilidad, esta oficina encuentra que el lema comercial “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA”, para ser usado con la marca registrada “FAMILIA” (mixta), para distinguir productos de la clase 16 de la nomenclatura vigente, es una expresión distintiva, que cumple con los requisitos exigidos en las normas legales vigentes y que permite junto con la marca FAMILIA identificar suficientemente los productos amparados en el

mercado […]17.” 7.4. Frente al argumento relacionado con la falta de distintividad del lema comercial por estar compuesto de expresiones de uso común y características de los productos amparados en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, indicó que: “[…] aun cuando el signo está compuesto, en su aspecto denominativo, por términos que, aisladamente considerados, pueden ser descriptivos, tales como SUAVIDAD Y DURA, nada obsta para que términos descriptivos, genéricos o comunes sean combinados resultando en un signo que considerado en su conjunto sea distintivo y registrable como marca o lema comercial, sin que pueda afirmarse que su titular, tenga exclusividad sobre cada uno de tales términos, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de uis elementos considerados de forma aislada […]18.” 7.5. Estimó que “[…] el signo solicitado en registro como lema comercial “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA”, no es exclusivamente un signo descriptivo de los productos que busca distinguir, aun cuando esté compuesto por diversos elementos que de forma individual sean descriptivos, pues su distintividad está dada por la combinación particular de tales elementos, resultantes en un signo que en su conjunto, esto es considerado de forma integral todos sus elementos constitutivos, es apto para cumplir la función como lema […]19.” 7.6. Finalmente, destacó en cuanto a la presunta vulneración del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 que, el lema comercial que se estudia, aun cuando es una marca descriptiva de las características propias de los productos que este representa, está compuesto por un conjunto de expresiones o denominaciones

17 Cfr. Folio 182 18 Cfr. Folio 183 19 Cfr. Folio 183 evocativas que hacen posible su registro como marca, por cuanto este adquiere la suficiente distintividad requerida como requisito esencial primordial para ello; además, el lema comercial está compuesto por varias palabras de uso común y no por una sola expresión descriptiva, lo que haría que el lema comercial fuera irregistrable.

8. Productos Familia S.A., mediante apoderado especial20, vinculado al proceso como tercero con interés, se opuso a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente: 8.1. Manifestó que el lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA es distintivo, dado que identifica e individualiza plenamente los productos a los que aplica, esto es, la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.2. Precisó que “[…] se debe tener en cuenta la naturaleza complementaria de los lemas comerciales ya que estos son definidos como la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. La función complementaria del lema encuentra sustento en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende […]”21. 8.3 Asimismo, afirmó que: “[…] el conjunto de palabras de SUAVIDAD QUE DURA Y DURA es un juego de palabras que evoca una bondad del producto y que es registrable por lo que deberá mantenerse incólume la resolución 9872 del 27 de febrero de 2009 expedida por la superintendencia de industria y comercio […]22”.

8.4. Finamente indicó que “[…] Adicional a todo lo anterior, se debe tener en cuenta que la marca Familia en Colombia es una marca notoria, para identificar productos de la clase 16 internacional de Niza. Por la notoriedad de la marca Familia en Colombia, la inclusión de dicha marca dentro del conjunto de palabras que conforman el lema comercia suavidad que dura y dura confiere al lema una distintividad que lleva al consumidor a relacionarlo con la marca familia, siendo precisamente ésta expresión la que le confiere el lame ala distintividad requerida 20 Cfr. Folio 171 21 Cfr. Folio 179 22 Cfr. Folio 169 para el signo efectivamente sea apto para protección bajo los parámetros de la decisión 486 […]”23. Interpretación Prejudicial

9. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 22 de septiembre de 201424, ordenó suspender el proceso para solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

10. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 405-IP-2015 de 13 de junio de 201625, en adelante la Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debían interpretarse el artículo 13526 literales a)27, b)28 y c)29 de la Decisión 486; y de oficio los artículos 17630, 17731 y 17932 de la Decisión 486, y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

11. Visto el artículo 210 del Decreto 01 de 1984, el Despacho Sustanciador,

mediante auto de 22 de agosto de 201733, reanudó el proceso y corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Vencido el plazo, la parte demandante y la demandada reiteraron, en esencia, los argumentos de nulidad y defensa expuestos en la demanda y en la contestación. El tercero con interés directo no presentó alegatos de conclusión. El Ministerio Público, en esta oportunidad procesal, guardó silencio. 23 Cfr. Folio 169 24 Cfr. Folio 191 25 Cfr. Folios 201-210 26 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […]”. 27 “[…] a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior […]”. 28 “[...] b) carezcan de distintividad […]”. 29 “[…] c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate […]”. 30 “[…] Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará […]”. 31 “[…] Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas […]”. 32 “[…] Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de la presente Decisión […]”.

33 Cfr. Folio 212

12. Vistos los artículos 7434 y 7535 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201236, sobre los poderes y la designación y sustitución de apoderados37y atendiendo a que la abogada Claudia Alexandra Osorio Gómez, identificada con cédula de ciudadanía 65.778.114 y con tarjeta profesional núm. 149.307, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para actuar en calidad de apoderada especial de la Superintendencia de Industria y Comercio y considerando que el poder cumple con los requisitos de ley, esta Sala le reconocerá la respectiva personería.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

13. Visto el artículo 128 numeral 7.º38 del Decreto 01 de 1984, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30839 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201140, sobre el régimen de transición y vigencia, y del artículo 1.º41 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200342, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto. 34 “[…] Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el

poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas. Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251. Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona. Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio […]”. 35 “[…] Artículo 75. Designación y sustitución de apoderados. Podrá conferirse poder a uno o varios abogados. […] Podrá sustituirse el poder siempre que no esté prohibido expresamente. […]”. 36 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”. 37 Aplicable al presente asunto en los términos del artículo 267 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 38 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”.

39 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 40 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 41 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 42 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

14. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) el acto administrativo demandado; ii) el problema jurídico; iii) la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) la Interpretación Prejudicial 405IP-2015 de 13 de junio de 2016 y vii) el análisis del caso concreto.

15. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

El acto administrativo demandado

16. El acto administrativo demandado es el siguiente: 16.1. Resolución núm. 09872 de 27 de febrero de 200943, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver un recurso de apelación, revocó la Resolución núm. 54477 de 22 de diciembre de 2008 y concedió el registro del lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA (nominativa) asociado a la marca FAMILIA para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.2. La parte motiva de la Resolución indicó lo siguiente: “[…] 1. Descriptividad […] 1.2. Concepto Como medio de protección a los consumidores, las marcas cumplen entre otras funciones la de ser distintivas, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publici