CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00423-00-2019

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto WEST y la marca mixta WEST QUIMICA POR LA VIDA / EXPRESIÓN DE FANTASÍA – Lo es WEST / REGISTRO MARCARIO – No procede frente al signo mixto WEST para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y confusión indirecta con la marca mixta WEST QUIMICA POR LA VIDA que ampara productos de la clase 5 Como resultado del cotejo sucesivo y de las similitudes detectadas antes expuestas, esta Sala concluye que se podría generar una confusión indirecta pues se generaría por la presencia de los términos WEST, una idea de asociación errónea en sede del consumidor, pues equivocadamente se puede inferir que los productos ofrecidos por ambas marcas provienen de un mismo empresario, en tanto las semejanzas entre los elementos predominantes en las marcas imposibilitan su diferenciación. Además, el signo que se pretende registrar no cuenta con un elemento que le otorgue suficiente distintividad para que el consumidor no incurra en el error que se trata de un producto con unas características diferentes provenientes de la marca registrada. El anterior examen, permite concluir a la Sala que entre los signos cotejados, que amparan servicios conexos y complementarios, existen similitudes sustanciales que puedan generar en los consumidores riesgo de confusión o asociación y que determinen la imposibilidad de la coexistencia pacífica de ambos signos en el registro marcario FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486

DE 2000 – ARTÍCULO 135 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO

136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00423-00

Actor: WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Tema: REGISTRO MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD –

CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – REGLAS DE COTEJO – MARCAS EN

CONFLICTO: WEST – REPRODUCCIÓN MARCARIA – FALTA DE

DISTINTIVIDAD – NO TIENE UN ELEMENTO ADICIONAL QUE LE OTORGUE

SINGULARIDAD.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 48654 del 26 de noviembre de 2008, 4903 del 30 de enero de 2009 y 9880 del 27 de febrero de 2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro del signo WEST (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC.

I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de

Estado, el apoderado judicial de la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 2.1 Que se decrete la nulidad de las Resoluciones 48654, del 26 de Noviembre de 2008, 4903 del 30 de Enero de 2009, y 9880 del 27 de Febrero de 2009, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca WEST + GRAFICA para distinguir los siguientes productos: “Cierres no metálicos para recipientes, frascos y recipientes para medicamentos, vendidos vacíos”, artículos comprendidos den la clase veinte (20) internacional. 2.2. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder a mi representada, el registro de la marca WEST + GRAFICA, para identificar los productos de la clase veinte (20) internacional, mencionados anteriormente. 2.3 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, la inscripción de dicho registro en los libros de la propiedad industrial. 2.4 Que se ordene a la División de Signos Distintivos, la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la sentencia que ponga fin al proceso de la referencia. […]”. I.2. Los hechos Manifestó que el 4 de enero de 2008, la sociedad WEST PHARMACEUTICAL

SERVICES INC., por medio de apoderado judicial, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro del signo WEST para distinguir productos comprendidos en la clase 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza: “Cierres no metálicos para recipientes, frascos y recipientes para medicamentos, vendidos vacíos”. Expresó que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad ELECTROQUIMICA WEST S.A. presentó escrito de oposición basado en su registro marcario “WEST QUIMICA POR LA VIDA”, con certificado 360.010, el cual identifica productos comprendidos en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Señaló que mediante la Resolución 48654 del 26 de noviembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud del signo WEST, frente a lo cual presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Recordó que mediante la Resolución 4903 del 30 de enero de 2009, resolvió el recurso de reposición presentado, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación. Finalmente, puso de presente que mediante la Resolución 9880 del 27 de febrero de 2009, se decidió el recurso de apelación, confirmando la resolución impugnada, quedando agotada la vía gubernativa. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación Manifestó que se violaron los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la

Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues en los actos administrativos demandados no se demostró que el signo WEST no era perceptible, ni que no era suficientemente distintiva y, además, que tampoco era susceptible de representación gráfica. En efecto, afirmó que el signo WEST es perceptible, por cuanto la misma “es susceptible de ser apreciado y aprehendido por los medios sensoriales del ser humano y asimilado por la inteligencia”. Indicó que el signo es susceptible de representación gráfica, por cuanto el mismo consiste en una palabra que el consumidor identifica a través de sus órganos visuales. Señaló que es inexistente la identidad o similitud de los signos en conflicto, pues si bien ambos son de carácter mixto, al analizarlos se advierte que predomina la gráfica que va acompañada de otros elementos adicionales a la expresión WEST. Expresó que se presenta una ausencia de similitud visual, pues la marca WEST QUIMICA POR LA VIDA (mixta) es un conjunto conformado por cuatro elementos nominativos y uno gráfico, en tanto que el signo WEST es un conjunto conformado por un solo elemento nominativo y otro gráfico. Aseveró que existe ausencia de similitud fonética, pues ambas marcas solo coinciden en la expresión WEST, hecho del cual se puede concluir que el mismo tiene la capacidad de generar confusión o riesgo de asociación, dado que las expresiones WEST y WEST QUIMICA POR LA VIDA, son distintas y diferenciables. Por otra parte, comentó que en la clase 5ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran las marcas que pertenecen a diferentes

titulares que incluyen la expresión WEST, como WESTCORT, WESTWOOD,

SULFOWEST, WESTRIN y WEST NILE INNOVATOR.

Afirmó que resulta evidente que los productos identificados con la marca WEST y WEST QUIMICA POR LA VIDA no pueden compartir los mismos canales de comercialización, pues se encuentran dirigidos a distintos consumidores. Es así, que quienes compran los cierres no metálicos de WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, lo hacen para envasar productos farmacéuticos, por lo que se trata de un consumidor muy especial, con conocimiento profesional o técnico que va utilizar en su proceso de producción o el de su compañía. Finalmente, expresó que los productos farmacéuticos que comercializa ELECTROMECANICA WEST S.A, son productos finales que se comercializan en droguerías, farmacias y almacenes de cadena.

II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS

AL PROCESO II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda y su adición, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera: Indicó que con la expedición de las resoluciones acusadas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se incurrió en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues las mismas se fundamentan en ésta, en la jurisprudencia y en la doctrina aplicable al caso concreto. Expresó que del simple cotejo del signo solicitado WEST y la marca registrada

WEST QUIMICA POR LA VIDA, se observa la semejanza existente, como quiera que en ambas, la expresión que predomina es WEST, por su tamaño y disposición en ambos signos y por ser la expresión que genera mayor recordación, individualización e impacto en el consumidor por tener un significado conceptual concreto, luego, si bien el signo solicitado contiene un elemento gráfico (rombo), este no es suficiente para otorgarle la distintividad necesaria frente a la marca registrada. Manifestó que si bien es cierto que el signo solicitado busca amparar productos de la clase 20 y la marca solicitada busca proteger productos de la clase 5ª, existe relación entre ambos productos, por ser los unos “frascos y recipientes para medicamentos” y, los otros, “productos farmacéuticos y veterinarios” los cuales se empacan en frascos y recipientes, relación que podría llegar a crear en el consumidor la idea de que tienen un mismo origen empresarial o existe, vinculación jurídica o económica, entre los titulares. Afirmó que entre el signo solicitado WEST y la marca registrada WEST QUIMICA POR LA VIDA, hay semejanza visual e identidad conceptual y fonética, que existe complementariedad, por lo cual no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el signo WEST se podría causar riesgo de asociación o confusión, lo cual generaría perjuicio al consumidor y al titular de la marca registrada. II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD ELECTROQUIMICA WEST S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos: Señaló que si bien es cierto que el signo solicitado por la sociedad WEST

PHARMACEUTICAL SERVICES INC. puede ser gráficamente representado, no es cierto que tenga fuerza distintiva suficiente para convertirse en marca, tal como pretende hacerse ver en la demanda, pues es evidente que resulta confundiblemente similar con la marca WEST QUIMICA POR LA VIDA, como correctamente lo sostuvo la Superintendencia de Industria y Comercio. Manifestó que contrario a lo considerado en la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio no fraccionó el signo solicitado, en tanto es realmente evidentemente que las nominaciones WEST, en el signo solicitado y WEST en la marca registrada, son los elementos preponderantes dentro de cada uno de los conjuntos marcarios, dando como resultado la reproducción exacta de la marca previamente registrada. Expresó que resulta evidente que los frascos y recipientes para medicamentos, y los cierres para los mismos que pretende amparar el signo WEST (mixto) solicitado como marca, son productos complementarios de los medicamentos y farmacéuticos que se almacenan en dichos recipientes, siendo precisamente esa complementariedad la que hace que los consumidores por muy especializados que sean se confundan y asocien estos productos asignándoles el mismo origen empresarial.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 160-IP-2013 de fecha 29 de agosto de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la

Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una

o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Al comparar marcas mixtas (con parte denominativa compuesta) se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

5. En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto que distingue, la denominación no será registrable.

6. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

7. No obstante, de resultar cierta la conexión competitiva, la corte

consultante debe determinar la registrabilidad del signo “WEST” (mixto), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

8. La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00423, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. […]” (lo resaltado fuera de texto) . IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto de 25 de junio de 2014, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, la entidad demandada y el tercero interviniente, reiteraron en esencia sus argumentos. El Ministerio Publico no se pronunció en esta etapa procesal. V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- El problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC. en contra de las Resoluciones 48654 del 26 de noviembre de 2008, 4903 del 30 de enero de 2009 y 9880 del 27 de febrero de

2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO negó el registro del signo WEST (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 20 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC. La parte actora señaló que los actos administrativos acusados son nulos, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo en comento desconociendo los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. V.2.- Las causales de irregistrabilidad en estudio El apoderado de la parte actora invoca como casual de irregistrabilidad las consagradas en los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, las cuales disponen lo siguiente: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. […]”. Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; […]”. […] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]” (Negrillas fuera de texto). V.3.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, que exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, la norma exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que “[…] la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo […]”1. Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el referido Tribunal de Justicia ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,

caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común2. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “[…] el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica […]”3. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya 1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.4.- Las reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o grado de semejanza entre las marcas, la jurisprudencia comunitaria4 ha establecido reglas de comparación aplicables a todo tipo de signos, tal y como se observa a continuación: “[…] 1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los

elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos […]” (negrillas fuera de texto). 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

4 Ibídem. De lo anterior se tiene que para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las referidas reglas, debe tenerse en cuenta aspectos de orden visual, fonético, conceptual. V.5.- El caso concreto Con la finalidad de aplicar la regla comparativa, resulta pertinente corroborar la

naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: V.5.1. Comparación de los signos La Sala corrobora la naturaleza de los signos enfrentados, como se observa a continuación: - Signo solicitado - Marca previamente registrada Una vez verificado que las marcas en controversia se encuentran conformadas por varios elementos nominativos y elementos gráficos, la Sala recuerda que el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo los elementos nominativos de cada una de ellas, toda vez que son las palabras las que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En efecto, de la revisión de los signos distintivos se desprende que el elemento nominativo y no el gráfico es el que produce la mayor impresión y recordación en los consumidores, razón por la que es procedente la aplicación de las reglas de cotejo marcario elaboradas por la doctrina y jurisprudencia comunitaria, las cuales han sido acogidas por esta Corporación. Sobre el particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 26-IP-1998, señaló: “[…] La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico […]”. Sobre este asunto, esta misma Sala en decisión de fecha 21 de abril de 2016, señaló lo siguiente: “[…] La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento

predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo gráfico-visual o el nominativo-auditivo […]”5. Teniendo en cuenta lo anterior y siguiendo los parámetros antes enunciados, la Sala procede al cotejo de las marcas en conflicto con miras a determinar si entre ellas existen similitudes ortográficas, fonéticas o conceptuales que determinen la existencia de un riesgo de confusión y/o asociación para el público consumidor. La estructura de cada uno de los signos es la siguiente: Signo solicitado W E S T 1 2 3 4 Marca registrada Registro 360010 W E S T Q U I M I C A P O R L A V I D A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 1 16 1 18 19 20 2 5 7 5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de abril de 2016. Rad.: 2010 – 00471. Consejero Ponente: Doctor Guillermo Vargas Ayala. En cuanto a la similitud ortográfica, mientras el signo solicitado está conformado por una sola expresión (WEST) que tiene cuatro (4) letras una (1) vocal y tres (3) consonantes, la marcas opositora WEST QUIMICA POR LA VIDA., es de naturaleza compuesta: cinco (5) palabras y veinte (20) letras. De lo anterior, la Sala encuentra que si bien es cierto que ambos signos varían en cuanto su la composición, esto es, respecto del número de palabras y letras, también lo es que cuentan con similitudes ortográficas evidentes. En efecto, en primer lugar, se observa que el signo solicitado reproduce la

denominación de la marca registrada, esto es, WEST. Con relación a la marca inscrita, es preciso indicar, que el elemento nominativo destacado y de mayor fuerza distintiva es la palabra WEST, pues la expresión “química por la vida” por el tamaño y tipo de letra, está ubicada en una posición secundaria y es un acompañante del elemento principal. Bien lo consideró la entidad demandada cuando precisó que existen semejanzas, “como quiera que en ambas, la expresión que predomina es WEST, por su tamaño y disposición en ambos signos y por ser la expresión que genera mayor recordación, individualización e impacto en el consumidor”. Aunado a lo expuesto, del signo solicitado como de la marca registrada se puede concluir que visualmente presentan un grado de similitud que puede ocasionar un riesgo de confusión para el público consumidor. Ello se puede confirmar del análisis sucesivo de las marcas en cuestión: WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA – WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA – WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA – WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA – WEST–– WEST QUIMICA POR LA VIDA Lo anteriormente constatado es indicativo que desde el punto de vista fonético existen similitudes sustanciales entre los signos confrontados. En efecto, al pronunciar los signos de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellos se escuchan de forma similar, debido a la reproducción de la expresión WEST. Ciertamente, los signos guardan un grado de semejanza debido a que las expresiones WEST de los signos se pronuncian de manera idéntica.

Se considera débil un signo cuando los elementos que lo componen pueden ser utilizados por la colectividad, bajo el entendido que su registro debe negarse por las autoridades si este signo se encuentra desprovisto de un elemento distintivo, tal y como ocurre en el caso que ahora ocupa la atención de la Sala. Cabe resaltar que sí el signo solicitado estuviera acompañado de otra expresión se podría concluir que el mismo gozaría de una distintividad propia, no obstante al encontrarse solo, no se podría diferenciar de los ya registrados. Nótese, entonces, que el propio actor trae a colación unos registros marcarios pero en los cuales la expresión WEST se encuentra acompañada de otros elementos, los cuales en efecto sí les otorgan distintividad en el mercado, como se observa a continuación: WESTCORT, WESTWOOD, SULFOWEST, WESTRIN y WEST NILE INNOVATOR Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, es preciso señalar que la expresión WEST no tiene un significado en el idioma castellano, pero si en idioma inglés donde se utiliza como OESTE. A propósito de los signos compuestos por expresiones en inglés, la jurisprudencia de e