CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00425-00-2017

EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – No prospera al haberse presentado la demanda oportunamente [E]n relación con el aspecto relativo al fenómeno jurídico de haber operado la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercitada, no le asiste la razón a la entidad demandada, ya que si el acto que puso fin a la vía gubernativa, esto es, la Resolución nro. 07872 de 24 de febrero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, fue notificado al representante de la parte demandante el 18 de marzo de 2009, el término de cuatro (4) meses señalado en el artículo 136, numeral 2, del CCA, debe contarse a partir del día siguiente de haberse practicado dicha diligencia, vale decir, el 19 de marzo de 2009 y debió vencer el 19 de julio de 2009, pero como quiera que ese día fue domingo, se extendió el cómputo hasta el día hábil subsiguiente, el 21 de julio de 2009, conforme a lo preceptuado en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal. De acuerdo con lo expuesto, si la demanda fue presentada en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 21 de julio de 2009, según consta a folio 147 vuelto del cuaderno principal, se hizo, en consecuencia, en legal forma, según lo dispuesto en el ya enunciado artículo 136. […] Así pues, habrá de declararse no probada la excepción de caducidad propuesta, conforme se dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia. COTEJO MARCARIO – Entre el signo mixto SUITE NIGHT SPRING y la marca denominativa SPRING / PALABRAS DE USO COMÚN – Lo son las expresiones SUITE y NIGHT / EXPRESIÓN DE USO COMÚN – Es inapropiable / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia respecto del signo mixto SUITE NIGHT SPRING por existir similitud y generar riesgo de confusión con la marca denominativa SPRING [E]n el caso en estudio se observa que las partículas “SUITE” y “NIGHT” de la marca cuestionada no le dan la suficiente distintividad frente a la marca previamente registrada, que contribuya a diferenciarla de esta, sin causar riesgo de confusión o asociación. En efecto, la marca cuestionada tiene antepuesto los vocablos en inglés “SUITE”, el cual significa “conjunto de dos o más habitaciones de un hotel que, comunicadas entre sí, forman una unidad para alojarse”, y “NIGHT”, que traduce “noche”, conforme a lo constado en www.google.com, los cuales son conocidos en nuestro medio y comunes en muchas marcas que distinguen los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clase Internacional de Niza, razón por la cual dichos términos de la denominación de esta marca no pueden considerarse de “fantasía”. […] [L]as expresiones “SUITE” y “NIGHT” son de uso común, las cuales no pueden ser apropiadas únicamente por un titular marcario, es decir, al ser vocablos usuales, pueden ser utilizados por cualquier persona en el registro de sus marcas. Así las cosas, la marca “SUITE NIGHT SPRING” del tercero interesado en las resultas del proceso, para distinguir los

servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, frente a la marca “SPRING” de la parte actora, para distinguir los productos de la Clase 24, resulta idéntica, desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, pues se reitera, que los vocablos “SUITE” y “NIGHT", por tratarse de partículas de uso común, no podrían tenerse en cuenta en el análisis, ya que pueden ser utilizadas por cualquier persona en marcas destinadas a proteger alguno o algunos de los servicios de la Clase 35 de la referida Clasificación. […] Por lo tanto, al existir entre los signos confrontados una identidad y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, pues podrían generan riesgo de confusión o de asociación, que conllevaría al consumidor medio a asumir que dichos productos tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de concederse su registro.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, 22 de mayo de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2008-00053-00, C.P. María Elizabeth García González; 18 de julio de 2012, Radicación 11001-03-24-0002006-00373-00, C.P. María Elizabeth García González; 22 de julio de 2010, Radicación 11001-03-24-000-2004-00065-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 14 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00267-00, C.P. María

Elizabeth García González.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD

ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00425-00

Actor: CENTUR MARCAS S.A Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Referencia: TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “SUITE NIGHT SPRING” ES

CONFUNDIBLE CON LA MARCA “SPRING” PREVIAMENTE REGISTRADA, EN CUANTO COINCIDEN EN LA PARTÍCULA “SPRING” Y LOS VOCABLOS “SUITE” y “NIGHT" SON DE USO COMÚN EN LA CLASE 35 INTERNACIONAL Y, POR ENDE, NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA EN EL ANÁLISIS,

ADEMÁS DE QUE DICHAS MARCAS TIENEN CONEXIÓN COMPETITIVA,

RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL

MERCADO.

La sociedad CENTUR MARCAS S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución nro. 07872 de 24 de febrero de 2009, “Por la cual se

resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC. 2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca nominativa “SUITE NIGHT SPRING” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 3ª. Que, igualmente, se ordene a la SIC dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, la Resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del CCA. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan: 1º: El 10 de julio de 2006, la sociedad INDUSTRIAS SPRING S.A.1 presentó solicitud de registro de la marca mixta “SUITE NIGHT SPRING”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, los servicios de distribución, exportación, importación, comercialización, ventas, promoción de ventas, ventas para terceros de almohadas, cojines y colchones de aire para uso médico, almohadas contra insomnio y para evitar la formación de escaras, entre otros productos. 1 Quien posteriormente cedió sus derechos a la actora. 2º: Contra dicha solicitud de registro, la sociedad MODANOVA S.A. formuló oposición, con base en sus marcas “SPRING” y “SPRING MAID”, registradas

previamente en las Clases 23, 24, 25 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la sociedad AMERICANA DE COLCHONES S.A. formuló oposición con fundamento en su marca “AMERICAN NIGHT” (mixta), previamente registrada en la Clase 20 Internacional. 3º: A través de la Resolución nro. 53278 de 18 de diciembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca “SUITE NIGHT SPRING” (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades MODANOVA S.A. e INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A. 3º: Contra la citada Resolución, la sociedad MODANOVA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. 4º: El recurso de reposición fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución nro. 03615 de 29 de enero de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; no así el de apelación, toda vez que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la Resolución nro. 07872 de 24 de febrero de 2009, revocó la Resolución nro. 53278 de 18 de febrero de 2008, y en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MODANOVA S.A. y negó el registro de la marca “SUITE NIGHT SPRING”, por ella solicitada. 5º: La sociedad INDUSTRIAS SPRING S.A. mediante contrato de cesión o

traspaso de derechos de propiedad industrial, suscrito el 1º de agosto de 2007, cedió a la actora la solicitud de registro de la marca “SUITE NIGHT SPRING” (mixta) en la Clase 24, por lo que está legalmente facultada para promover la demanda; que, además suscribió un contrato de licencia de uso de derechos de propiedad industrial con la sociedad “INDUSTRIAS SPRING S.A.”, por medio del cual autoriza a esta, el uso de todas y cada una de las marcas comerciales registradas vigentes, ya sea directamente o a través de terceros. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Expresó que la SIC violó los artículos 13 de la Constitución Política y 3º, inciso 6, del CCA, al conceder, por una parte, a otros titulares, marcas iguales a las de la actora, para distinguir productos de la Clase 24 Internacional y negar, por otra parte, a la demandante el registro de la marca “SUITE NIGHT SPRING” (mixta), para amparar servicios de la Clase 35 Internacional. Advirtió que, las Resoluciones acusadas violaron los artículos 134 y 136, literal a), y 155, literal d), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Manifestó que, los signos confrontados “SPRING” (denominativo) y “SUITE NIGHT SPRING” (mixto) no son confundibles, por cuanto la primera está compuesta por una palabra y la segunda por tres, que al ser pronunciadas como una unidad fonética, le otorga suficiente distintividad; se destacan únicamente dos de su tamaño, proporción y ubicación, gráfica y visualmente es novedosa, original

y distintiva, por su letra y colores, y contiene un significado o evocación conceptual propia y precisa. Señaló que, evocan ideas diferentes, pues “SPRING” se refiere a primavera; mientras que “SUITE NIGHT SPRING” corresponde a suite noche de primavera o habitación en noche de primavera. Afirmó que, es titular de la marca “SPRING” registrada en diversas clases, por lo que posee un derecho previamente adquirido sobre dicha marca. Expresó que, la Administración ignora los derechos adquiridos que tiene sobre la marca “SUITE NIGHT SPRING” (mixta), derivados de su registro en las Clases 10ª y 20 de la Clasificación internacional de Niza, los cuales son extensivos a la Clase 35, en virtud de su complementariedad y conexidad. Indicó que, si bien es cierto que los signos en conflicto coinciden en la expresión “SPRING”, también lo es que las expresiones “SUITE NIGHT”, de la marca solicitada, proporcionan herramientas relevantes de diferenciación, de fácil percepción por parte del consumidor medio, de tal forma que puede evitar todo riesgo de confusión ortográfica, máxime si la marca “SUITE NIGHT SPRING” tiene elementos gráficos y combinación de colores que enfatizan las diferencias entre las marcas confrontadas. Resaltó que, la sociedad INDUSTRIAS SPRING S.A., desde hace varios años (y actualmente) ha usado en forma pública, regular, continua, ostensible y personal el signo distintivo “SUITE NIGHT SPRING” (mixto) para distinguir productos de las Clases 10ª y 20, e igualmente ha usado dicho signo como enseña comercial, para identificar al empresario dedicado al desarrollo de actividades, relacionadas

con la comercialización de productos de las Clases 10ª, 20 y 24, y desde el día del primer uso del signo, hasta la fecha, no se le ha formulado reclamación alguna, lo que demuestra ausencia de confusión en el consumidor, ni por la naturaleza del producto, ni por su procedencia, luego existe una coexistencia pacífica y real entre los signos. Consideró que, el uso permanente de dos signos, uno registrado, y el otro usado sin registro, ha logrado con el transcurrir del tiempo la distintividad extrínseca de la marca usada “SUITE NIGHT SPRING” (mixta), lo cual elimina confundibilidad y, por lo tanto la hace registrable. Agregó que, el signo “SUITE NIGHT SPRING” (mixto) ha adquirido distintividad, en virtud a su notoriedad. II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico. Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresó que con las Resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Manifestó que, de la comparación entre el signo solicitado “SUITE NIGHT SPRING” (mixto) y la marca registrada “SPRING” (denominativa) se puede

establecer que presentan semejanzas que inducen a riesgo de confusión y de asociación. Expresó que, al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas se observa que el signo solicitado “SUITE NIGHT SPRING” (mixto) reproduce en su totalidad la marca previamente “SPRING” (denominativa); además, el signo solicitado, a pesar de ser compuesto y tener diseño, no tiene suficiente distintividad. Indicó que, existe conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca registrada, toda vez que tienen la misma finalidad y van dirigidos al mismo mercado. Propuso la excepción de caducidad, al considerar que la demanda fue presentada después de haberse superado el término de cuatro (4) meses para ello, esto es, el 28 de julio de 2009, teniendo en cuenta que la Resolución nro. 53278 de 18 de diciembre de 2008 quedó ejecutoriada el 18 de marzo de 2009. III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio. IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “[…] 1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberán observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir,

cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 1.5. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. […] 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea éste, sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características, puedan causar un mayor impacto en el

consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. […] 2 Proceso 635-IP-2015. 2.5. En congruencia, con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación o no que pudiera existir entre los signos SUITE NIGHT SPRING (mixto) y SPRING (denominativo). Para su análisis, se deberán tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. […] 3.6. En el caso concreto, la Corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado SUITE NIGHT SPRING (mixto) y, los productos de la Clase 24 de la referida Clasificación, que distingue la marca registrada SPRING (denominativa), de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes. […] 4.4. En el presente caso, la Corte consultante deberá determinar si el signo solicitado está conformado por alguna palabra en idioma extranjero que sea de conocimiento generalizado en el sector del público al que se encuentran dirigidos los productos y servicios, para luego determinar si dicha palabra o palabras son de uso común o no en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. […] 5.1. Centur alegó la titularidad de la marca SPRING registrada en diversas clases, por lo que posee un derecho previamente adquirido

sobre la marca SPRING. Asimismo, precisó que es titular de las marcas SUITE NIGHT SPRING (Mixta) que distinguen productos de las Clase 10ª y 20 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales son extensivos a la Clase 35 en virtud de su complementariedad y conexidad. 5.2. Al respecto, cabe precisar que el simple hecho de que un elemento que conforma el signo solicitado, se encuentre incluido en la conformación de una marca previamente registrada en una conexa, por parte de quien pretende el registro, no presupone el otorgamiento de un derecho sobre el signo solicitado de forma indefectible o inexorable. En efecto, la Oficina de registro de signos distintivos deberá evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, y si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular. […] 6.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un período prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 6.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían

incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. […] 6.6. En ese sentido, si bien la coexistencia pacífica de los signos no es determinante para proceder con el registro de un signo, sí es un elemento de juicio importante que debe ser valorado por la autoridad nacional competente al momento de analizar la existencia o inexistencia de riesgo de confusión.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Debe la Sala, en primer término, pronunciarse sobre la excepción de caducidad propuesta por la SIC. En relación con el aspecto relativo al fenómeno jurídico de haber operado la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ejercitada, no le asiste la razón a la entidad demandada, ya que si el acto que puso fin a la vía gubernativa, esto es, la Resolución nro. 07872 de 24 de febrero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, fue notificado al representante de la parte demandante el 18 de marzo de 2009, el término de cuatro (4) meses señalado en el artículo 136, numeral 2, del CCA, debe contarse a partir del día siguiente de haberse practicado dicha diligencia, vale decir, el 19 de marzo de 2009 y debió vencer el 19 de julio de 2009, pero como quiera que ese día fue domingo, se extendió el cómputo hasta el día hábil subsiguiente, el 21 de julio de 2009, conforme a lo preceptuado en

el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal. De acuerdo con lo expuesto, si la demanda fue presentada en la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado el 21 de julio de 2009, según consta a folio 147 vuelto del cuaderno principal, se hizo, en consecuencia, en legal forma, según lo dispuesto en el ya enunciado artículo 136. Al respecto, vale la pena aclarar que, en el caso bajo estudio, el acto administrativo que puso fin a la vía gubernativa fue la antes citada Resolución nro. 07872 de 24 de febrero de 2009, que resolvió el recurso de apelación y no la Resolución nro. 53278 de 18 de diciembre de 2008, por la cual se concedió el registro de la marca mixta “SUITE NIGHT SPRING”, para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, conforme lo señaló la SIC en la contestación de la demanda. Así pues, habrá de declararse no probada la excepción de caducidad propuesta, conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. Ahora bien, la SIC, a través de la citada Resolución nro. 07872 de 24 de febrero de 2009, negó el registro de la marca “SUITE NIGHT SPRING” (mixta), para distinguir los servicios de la Clase 353 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que es similar a la marca previamente registrada “SPRING” (nominativa), que distingue productos de la Clase 24 Internacional. Por su parte, la actora alegó que los signos enfrentados no generan confusión en el

público consumidor, dado que el signo cuestionado posee suficiente distintividad. 3 Servicios de distribución, exportación, importación, comercialización, ventas, promoción de ventas, ventas para terceros de almohadas, cojines y colchones de aire para uso médico, almohadas contra insomnio y para evitar la formación de escaras, entre otros productos. Así mismo, adujo que la que las marcas enfrentadas han coexistido de forma pacífica, por lo que los consumidores pueden identificar el origen empresarial de cada una de ellas, además de que es titular de los derechos adquiridos que tiene sobre el signo “SPRING” registrado en diversas Clases y sobre la marca “SUITE NIGHT SPRING” (mixta), derivados de su registro en las Clases 10ª y 20 de la Clasificación internacional de Niza, los cuales son extensivos a la Clase 35, en virtud de su complementariedad y conexidad. El Tribunal, en la Interpretación Prejudicial, solicitada por esta Corporación consideró que para el caso sub examine sólo es viable la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, “teniendo en cuenta que el presente caso versa sobre una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión”. Corresponde entonces a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, procedía el registro de la marca “SUITE NIGHT SPRING” (mixta) para la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Los textos de las normas aludidas, son los siguientes: Decisión 486. “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de

tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas que para el cotejo marcario, ha señalado el Tribunal en este proceso, así: “1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las

diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.” Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA SOLICITADA PARA REGISTRO (MIXTA)

SPRING MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA (DENOMINATIVA) Ahora, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la solicitada por la sociedad actora, con otra marca denomimativa, previamente registrada, en favor del tercero interesado en las resultas del proceso, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado. La Sala observa que el elemento denominativo es el predominante en la marca controvertida, no así la gráfica que la acompaña, pues su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que si los productos amparados bajo las mismas son solicitados a un expendedor se hace por su denominación y no por la descripción de aquella. Igual sucede con la marca previamente registrada en la cual prevalece el elemento

denominativo. Sobre el particular, es menester precisar que la Interpretación Prejudicial enfatiza en que si el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: “2.4. […] a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera mayor poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación

que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.” Ahora bien, es claro que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, exige que se consideren probados dos requisitos. De una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél. Siendo ello así, la Sala procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Para el efecto, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “1.3. […] a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los