CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00427-00-2018

MARCA FIGURATIVA – Concepto / MARCA FIGURATIVA – Presupuestos [D]entro del derecho de Propiedad Industrial se distinguen, las marcas “puramente gráficas”, “[…] las que reflejan en el consumidor únicamente la imagen del signo […]” y que se representan con un conjunto o combinación de dibujos, líneas, colores, entre otros, y las marcas “figurativas”, entendidas ellas como “[…] las que evocan un concepto concreto y que es también el nombre con que solicitan el producto o servicio que va a distinguir […]”. A propósito de las marcas figurativas, la Sala recuerda que las mismas son definidas como signos visuales que se dirigen a evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. De acuerdo con lo anterior, un signo para ser considerado como marca figurativa, debe reunir dos presupuestos a saber: (i) el trazado y (ii) el concepto. MARCA FIGURATIVA - Elementos para determinar su registrabilidad / COTEJO MARCARIO – Entre un signo figurativo, una marca mixta y una figurativa / REGISTRO MARCARIO – No procede respecto del signo figurativo a favor de Allergan INC. para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se observa que el elemento predominante y más característico en las marcas confrontadas es el gráfico, por lo tanto, el análisis de confundibilidad se debe realizar, de manera principal, atendiendo a los elementos el trazo y el concepto, toda vez que son estos los que generan impacto y recordación frente a los consumidores. En efecto, del análisis de los signos

confrontados, la Sala advierte que es indudable que las marcas centran su fuerza distintiva no en las palabras sino en la parte gráfica. En cuanto al examen de confundibilidad, la Sala considera que entre el signo solicitado y las marcas opositoras, se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir al público en error. Al respecto, la Sala advierte que la semejanza se presenta en cuanto a que los signos se encuentran conformados por óvalos divididos por franjas horizontales debidamente definidas, razón por la cual no es de recibo el argumento relacionado con que la configuración de los trazados suponen un elemento diferenciador frente a las marcas opositoras previamente registras (sic) (…) Ciertamente, a partir del cotejo sucesivo entre los signos confrontados se puede concluir que el hecho de que las marcas registradas tengan en el centro un círculo plenamente definido, no es un argumento por sí mismo suficiente para señalar que no existe diferencia alguna. (…) o anterior tiene razón de ser en cuanto a que visto el signo solicitado en conjunto se puede concluir que en el centro también se forma una figura de un círculo, en el entendido de que al tener las divisiones del óvalo una forma irregular en el sentido de contar con trazos gruesos en las líneas horizontales del lado izquierdo, la mismas forman en la mente del consumidor la idea de una circunferencia integrada a partir de los trazos resaltados. Aunado a lo anterior, el signo solicitado en registro no contiene elementos adicionales diferenciadores que realmente le otorguen distintividad frente a las marcas previamente registradas. Igualmente y desde el punto de vista

conceptual, la Sala advierte que los signos en conflicto evocan la idea de un ojo humano, tal y como lo puso de presente el apoderado de la sociedad VIDEOSERPEL LTDA., por lo que el riesgo de confundibilidad resulta mayor entre el público consumidor. MARCA DERIVADA – Concepto / MARCA DERIVADA – Improcedencia Del análisis de los registros marcarios de propiedad de la parte actora, la Sala considera que la marca figurativa solicitada en el sub lite no corresponde a una marca derivada, por cuanto la misma pretende amparar “servicios” y las previamente registradas protegen “productos”, además tantos unos como otros se encuentran en clases diferentes. En efecto, se evidencia que las marcas registradas amparan productos o servicios pertenecientes a otras clases, esto es, para las clases 5, 10 y 44 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00427-00

Actor: ALLERGAN, INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO – REGISTRO

MARCARIO – EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD – MARCA FIGURATIVA La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la sociedad Allergan, INC., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 43446 del 30 de octubre de 2008, 53675 de 18 de diciembre de 2008 y 10793 del 4 de marzo de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de una marca figurativa, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. I-. ANTECEDENTES I.1. La demanda La sociedad Allergan, INC., actuando por medio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo – CCA, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas: “[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 43446, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 30 de octubre de 2008, por medio del cual: a) Se declaró fundada la oposición presentada por VIDEOSERPEL, LTD, y se negó el registro de la marca FIGURATIVA,

para identificar servicios de la Clase 41 Internacional, con base en la existencia de las marcas previamente registradas FIGURATIVA No. 252746 y TELEVISA (mixta) No. 252748, a nombre de VIDEOSERPEL LTDA, para identificar servicios de la clase 41 Internacional; y, b) Se negó el registro de la marca solicitada FIGURATIVA, para

identificar “SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS CAMPOS DE LA

ÉSTETICA Y RECONSTRUCCIÓN DEL SENO, CIRUGÍA ESTÉTICA

FACIAL y ANTI-OBESIDAD; PÉRDIDAD DE PESO Y MANTENIMIENTO DE PESO, DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EN CONEXIÓN A LO ANTERIOR”, en la clase 41 Internacional, solicitada por mi representada, la sociedad ALLERGAN ,INC.

1. Que se declare nula la Resolución No. 53675, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercial el día 18 de diciembre de 2008, por medio de la cual: a) Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 43446 de 30 de octubre de 2008; y b) Se concedió subsidiariamente el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad ALLERGAN, INC.

2. Que se declare nula la Resolución No. 10793 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 4 de marzo de 2009;

3. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad ALLERGAN INC, se conceda el registro de la marca FIGURATIVA en la Clase 41

de la Clasificación Internacional […]” (mayúsculas tomadas del original). I.2. Los hechos Los hechos en que se fundamentó la demanda son del siguiente tenor: El apoderado de la parte actora manifestó que el 1 de septiembre de 2006, la sociedad Allergan, INC., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de una marca figurativa para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] educación en los campos de la estética y reconstrucción del seno, cirugía estética facial y anti-obesidad; pérdida de peso y mantenimiento de peso; distribución de material en conexión a lo anterior […]”. Recordó que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 576 del 31 de mayo de 2007, la sociedad VIDEOSERPEL LTDA. presentó oposición con fundamento en la titularidad de los registros marcarios figurativos y mixtos 252746 y 252478, los cuales amparan servicios para la misma clase, esto es, 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza. Comentó que mediante Resolución 43446 de 30 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada. Indicó que en contra de la citato acto administrativo, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Puso de presente que los recursos fueron desatados en el sentido de confirmar la

decisión contenida en la Resolución 43446, esto es, a través de las Resoluciones 53675 de 18 de diciembre de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 10793 de 4 de marzo de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación La actora señaló que con la expedición de los actos acusados se desconocieron los artículos 134 literal b), 135 literales b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio debió acceder al registro de la marca figurativa, pues la misma no es semejante o confundible con las previamente registradas desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual. Manifestó que al hacer la comparación entre las marcas en conflicto, se puede concluir que cada una de ellas tiene una composición distinta que permite evitar un riesgo de confusión en el consumidor. Igualmente, estimó que en la “[…] actualidad existen varias marcas registradas que contienen diseños de círculos y óvalos con trazos lineales, a nombre de diferentes titulares y coexisten con las marcas del opositor […]”. Resaltó que la marca figurativa solicitada es una marca derivada de las marcas registradas de propiedad de la sociedad ALLERGAN, INC. por lo cual, según la jurisprudencia andina, le da preferencia para registrar la marca figurativa solicitada. Finalmente, sostuvo que los servicios que se identifican con la marca figurativa

solicitada están dirigidos a un público con unas características específicas y particulares, diferentes a los que se refieren las marcas previamente registradas, lo que excluye cualquier riesgo de confusión en el consumidor. II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO Surtido el trámite anterior, el demandado y el tercero interesado presentaron escritos de contestación de la demanda, en las cuales se expusieron los siguientes argumentos y excepciones: II.1. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, al considerar que las mismas carecen de apoyo jurídico. Señaló que los actos demandados se ajustan plenamente a las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adujo que las marcas en conflicto presentan similitudes al grado de causar riesgo de confusión entre el público consumidor, toda vez que el signo solicitado en registro reproduce en su totalidad de la figura de la marcas registradas. Comentó que de la comparación de los signos enfrentados se observa que el riesgo de confusión se incrementa por el hecho que el signo solicitado se relaciona con los servicios de las marcas opositoras, existiendo conexidad competitiva. Adicionalmente, en razón a la naturaleza, finalidad y canales de comercialización, las marcas enfrentadas tienen la misma procedencia empresarial, impidiendo coexistencia en el mercado. Finalmente, propuso la excepción que denominó “[…] caducidad de la acción […]”,

al considerar que la demanda fue presentada después de haberse superado el término de cuatro (4) meses para ello, esto es, el 28 de julio de 2009, teniendo en cuenta que la Resolución 43446 de 30 de octubre de 2008 quedó ejecutoriada el 26 de marzo de 2009.

II.2. SOCIEDAD VIDEOSERPEL LTDA.

El apoderado de la sociedad VIDEOSERPEL LTDA., sostuvo que el “[…] método propuesto por la parte actora para la comparación de los signos enfrentados no es acertado en razón a los siguientes factores […]: Indicó que “[…] el demandante no compara la totalidad de los signos objeto de controversia, de forma conjunta y sucesiva lo que le impide percibir las similitudes para crear confusión en el público […]”. Además que dichos signos contienen la forma ovalada con una circunferencia en el centro, graficada con trazos lineales horizontales, donde se resalta la circunferencia. Aclaró que teniendo en cuenta la naturaleza de los signos enfrentados (figurativos), el examen de confundibilidad no debe centrarse desde el punto de vista ortográfico sino en la parte gráfica, porque los signos comparados no son mixtos o nominativos. Finalmente, agregó que desde el punto de vista conceptual, el aspecto ideológico que evocan ambos signos es idéntico: “[…] un ojo humano un circunferencia dentro de un ovalo […]”.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 158-IP-2013 de fecha 12 de junio de 2013, en la que se exponen las reglas y

criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134 literal b), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones: “[…] PRIMERO: un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico y al ideológico, así como a lo concerniente a la suficiente distintividad en relación con derechos de terceros. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los

trazos del dibujo similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. En la comparación de marcas mixtas y figurativas, si la denominación de la marca mixta causa mayor impacto, no podrá generar riesgo de confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa.

CUARTO: El Juez Consultante debe determinar si se está en frente del registro de una marca derivada y, posteriormente, realizar un análisis complejo de registrabilidad teniendo en cuenta factores como si el signo a registrar está compuesto por elementos de uso común y genéricos, o si es derivado de una marca notoria, de conformidad con los parámetros planteados en la presente providencia.

QUINTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los servicios que distinguen las marcas en la Clase 41. En ese contexto, deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro del signo que se solicite. […]”.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Mediante auto de 1 de noviembre de 2013, se corrió traslado a las partes, intervinientes y al Ministerio Público para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión, vencido el plazo la parte actora, el tercero interviniente y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, en esencia,

los argumentos de nulidad y defensa. La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio. V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA V.1.- Problema jurídico Corresponde a la Sala examinar los argumentos expuestos por la sociedad Allergan, INC, en el libelo de la demanda, respecto de determinar si la Superintendencia de Industria y Comercio con ocasión de la expedición de las Resoluciones 43446 del 30 de octubre de 2008, 53675 de 18 de diciembre de 2008 y 10793 del 4 de marzo de 2009, mediantes las cuales se negó el registro de una marca figurativa, para distinguir productos comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, desconocieron los artículos 134 literal b), 135 literales b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, no sin antes pronunciarse sobre la excepción de caducidad formulada por el apoderado de la entidad demanda. V.2.- La excepción de caducidad propuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio El apoderado judicial de la entidad demandada presentó como excepción la que denominó “[…] caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento […]”, por cuanto, en su entender, la demanda se presentó con posterioridad al vencimiento del término contemplado en la ley, en razón a que el plazo para presentar la demanda fenecía el 28 de julio de 2009, teniendo en cuenta que la Resolución 43446 de 30 de octubre de 2008, a través de la cual se decidió la solicitud de

registro quedó ejecutoriada el 26 de marzo de 2009. Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, establece que “[…] la nulidad y restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso […]”. Por lo anterior, el término de caducidad de cuatro (4) meses de que trata la norma citada, con el que contaba la parte actora para la presentación de la demanda objeto del presente asunto debe contarse a partir del día siguiente a la fecha en que fue notificada la Resolución 10793 de 4 de marzo de 2009, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto, esto es, el 26 de marzo de 20091, significa lo anterior, que a partir del día 27 de marzo de 2009, empezó a correr el término de caducidad de la acción incoada. Así las cosas, el término de los cuatro (4) meses para la presentación de la demanda, vencía el 27 de julio de 2009, y como quiera que la misma fue radicada el 21 de julio de 2009, según consta a folio 153 del cuaderno principal, en el presente asunto no operó el fenómeno jurídico de la caducidad. En este contexto, no le asiste razón al apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio cuando señaló que el término de caducidad se debía contabilizar con fundamento en la Resolución 43446 de 30 de octubre de 2008

mediante la cual se decidió el registro marcario sino a partir de la notificación del acto administrativo que decidió el recurso de apelación y a través del cual quedó agotada la vía gubernativa, esto es, la Resolución 10793 de 4 de marzo de 2009. V.3. – La normativa aplicable El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial emitida en este proceso señaló que las normativas aplicables a este asunto son las contenidas en las siguientes disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina: “Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. 1 La Resolución 10793 de 4 de marzo de 2009 fue notificada mediante oficio de fecha 10 de marzo de 2009 al doctor Juan Carlos Cuesta Quintero y por listado informativo 45 fijado el 12 de marzo de 2009 y desfijado el 26 de marzo de 2009 a la doctora ALICIA LLOREDA RICAUTE quedando en firme y debidamente ejecutoriada. Podrán registrarse como marcas lo signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicios al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: […] b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos” “Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) Carezcan de distintividad; “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo

uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero en particular cuando: a. Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. V.4.- El examen de registrabilidad De la lectura detallada de las normas antes transcritas, la Sala encuentra que no pueden registrarse aquellos signos que, de una parte, sean idénticos a uno previamente solicitado o registrado por un tercero y, de otra, cuando exista una relación entre los productos o servicios identificados por la marca que se solicita y la previamente registrada. Aunado a lo anterior, el ordenamiento jurídico comunitario exige que dicha identidad, semejanza y relación entre los signos, productos o servicios identificados por éstos sea de tal entidad que se genere un riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Sobre el particular, el Tribunal Andino de Justicia ha sostenido que “la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”2. 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 85-IP-2004. 1 de septiembre de 2004, marca:

“DIUSED JEANS”.

Ello significa que para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar: si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios

distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios. En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común3. Sobre el riesgo de asociación, el mismo Tribunal ha precisado que “el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”4. En suma, lo que busca la regulación comunitaria es evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían de la actividad empresarial ajena. V.5.- El caso concreto En el caso sub examine, la sociedad actora alega que la marca FIGURATIVA es registrable para distinguir productos de la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que las características especiales que la componen le atribuyen la suficiente distintividad como para constituirse en

marca. 3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 109-IP-2002. 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS Y DISEÑO”. 4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 70-IP-2008. 21 de agosto de 2008. Marca:

“SHERATON”.

Para resolver, la Sala estima necesario recordar que un signo puede registrarse como marca si este reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no se encuentra incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, marca es “[…] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica […]”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, frente al concepto de marca, precisó: “[…] La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio […]”. De acuerdo con lo anterior, un signo para poder ser registrado debe reunir los siguientes requisitos: (i) perceptibilidad; (ii) ser susceptible de representación

gráfica; y (iii) distintividad. Sobre la perceptibilidad el tratadista José Manuel Otero Lastre ha señalado: “[…] es un acierto que del articulo 134 no exigir expresamente el requisito de perceptibilidad, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva […]”5 Ahora bien, a propósito de la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, el Tribunal en este proceso, consideró: “[…] La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, formulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. 5 Otero Lastres, José Manuel. Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. Revista Jurídica del Perú. Junio 2001. Página 132 La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuarios los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial […]”. Atendiendo el aspecto intrínseco de la distintividad, este se recoge en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina6, el cual estableció como causal de nulidad absoluta del registro de un signo el hecho consistente en que aquel carezca de dicho atributo, esto es, que no tenga capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado en los término

del artículo 134 ibídem, tal y como se observa a continuación: “[…] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro […]”. No obstante, la falta de distintividad se encuentra consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el literal b) del artículo 135 ibídem: “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad […]”. Ahora bien, dentro del derecho de Propiedad Industrial se distinguen, las marcas “puramente gráficas”, “[…] las que reflejan en el consumidor únicamente la imagen del signo […]7” y que se representan con un conjunto o combinación de dibujos, líneas, colores, entre otros, y las marcas “figurativas”, entendidas ellas como “[…] las que evocan un concepto concreto y que es también el nombre con que solicitan el producto o servicio que va a distinguir […]”8. 6 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […]: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior […]”. 7 Ibídem 8 Ibídem. A propósito de las marcas figurativas, la Sala recuerda que las mismas son definidas como signos visuales que se dirigen a evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa9. De acuerdo con lo anterior, un signo para ser considerado como marca figurativa,

debe reunir dos presupuestos a saber: (i) el trazado y (ii) el concepto. Habiendo clarificado estos conceptos, resul