CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00428-00-2018

COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto «M» acompañado de una parte gráfica y las marcas mixtas «M» acompañadas de una parte gráfica / ELEMENTO DE USO COMÚN – Lo es la letra “M” / ELEMENTO DE USO COMÚN – No puede ser objeto de monopolio o domino absoluto de persona alguna / ELEMENTO GRÁFICO– Predomino sobre elemento denominativo / MARCAS CONSTITUIDAS POR LETRAS – No es posible establecer un derecho exclusivo sobre el uso de la letra pero sí frente a la peculiar configuración gráfica que se le imprime a ella / REGISTRO MARCARIOProcedencia frente al signo mixto «M» porque su diseño no se asemeja al de las marcas «M» previamente registradas [E]ntonces, para el análisis de las marcas en cuestión considera que es el elemento gráfico el que prevalece toda vez que la letra «M», en sí misma considerada, es de uso común y, en consecuencia, no puede ser objeto de monopolio o domino absoluto de persona alguna, y en esa medida, entonces, lo que pretenden reivindicar las marcas es una forma gráfica particular de esa letra, acompañada de otros elementos de la misma índole. Lo anterior quiere decir que no es posible establecer un derecho exclusivo sobre el uso de la letra precitada, pero sí frente a la peculiar configuración gráfica que se le imprime a ella, por lo que el componente denominativo pasa a un segundo plano. […] De la comparación de las dos marcas, no se evidencia que existan similitudes, en la medida en que la marca solicitada está compuesta por la letra «M» mayúscula en un diseño especial, inclinada ligeramente hacia el lado izquierdo, rodeada por un

círculo que asemeja un remolino con ondas de un color predominantemente oscuro pero con iluminaciones que no son uniformes. La marca opositora consiste en un círculo al cual vienen anexas formas humanas como cejas, ojos, boca y manos, en el cual la letra «M» se encuentra en minúscula, por lo que no existe semejanza entre las marcas concernidas. […] La Sala comparte la postura expuesta por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en las resoluciones 55266 de 2008 y 04862 de 2009 puesto que la única similitud existente entre los signos distintivos comparados consiste en que un círculo rodea una letra «M», no obstante, la letra se encuentra diseñada de forma diferente en ambas marcas, esto es, en el signo solicitado se encuentra en mayúscula inclinada hacia la izquierda, con detalles oscuros y claros, mientras que en el signo registrado se encuentra en minúscula y sin ningún tipo de inclinación, además de que es de color blanco. En la marca registrada, la forma circular que rodea la letra es de tono azul sin ningún diseño o detalle adicional, mientras que en la marca solicitada el círculo da la impresión de ser un remolino con ondas con sombras e iluminaciones irregulares, guardando, entonces, peculiaridades en su diseño, razón por la que se estima que los signos no presentan similitudes que puedan generar confusión, resultando irrelevante realizar el análisis de conexión competitiva entre los productos que se pretende identificar con las marcas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00428-00

Actor: UNILEVER N.V

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN 10992 DE 2009, PROFERIDA POR EL

SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE LA CUAL SE

NEGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA M (MIXTA), PARA DISTINGUIR

PRODUCTOS DE LA CLASE 30

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), presentó la sociedad UNILEVER N.V. en contra de la Resolución 10992 de 9 de marzo de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución 55266 de 24 de diciembre de 2008; se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MARS, INC.;

y se negó el registro como marca mixta del signo «M», para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- ANTECEDENTES

I.1. La demanda1 I.1.1.- Las pretensiones La sociedad UNILEVER N.V., mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación, demanda en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del CCA, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con miras a que se reconozcan las siguientes pretensiones:

«[…] II. PRETENSIONES.

1. Que se declare nula la Resolución No. 10992, dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la 1 Fol. 53-65, cuaderno principal.

Superintendencia de Industria y Comercio el día 09 de marzo de 2009, por medio de la cual: a) Se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 55266 del 14 de diciembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. b) Se declaró fundado el Escrito de Oposición presentado por la sociedad MARS, INCORPORATED, en contra de la solicitud de registro de la marca M (Mixta) en la clase 30 a nombre de UNILEVER N.V.; y c) Se negó el registro de la marca solicitada M (Mixta), para identificar “cocoa, pastelería, confitería y postres; helados comestibles; helados de agua; confites y dulces congelados y cristalizados; helados; preparaciones para elaborar los artículos mencionados, productos no incluidos en otras clases.” en la Clase 30 Internacional, solicitada por mi

representada la sociedad UNILEVER N.V. d) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.

2. Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad UNILEVER N.V., se ordene lo siguiente: a) Que se declare infundado el Escrito de Oposición presentado el día 16 de agosto de 2006 por la sociedad MARS, INCORPORATED. b) Que se conceda la solicitud de registro de la marca M (Mixta) en la Clase 30 Internacional a nombre de UNILEVER N.V. […]».

I.1.2.- Los hechos que fundamentan la demanda I.1.1.2.1.- La parte demandante relata que el 15 de mayo de 2006 solicitó a la autoridad administrativa demandada, el registro de la marca «M» (Mixta) para amparar cocoa, pastelería, confitería y postres; helados comestibles; helados de agua; confites y dulces congelados y cristalizados; helados; preparaciones para elaborar los artículos mencionados, productos no incluidos en otras clases, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional. El extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta para la Propiedad Industrial 565, bajo el número 1180, el día 30 de junio de 2006. I.1.1.2.2.- La sociedad MARS, INCORPORATED, el día 16 de agosto de 2006, se opuso a la solicitud de registro, argumentando que dicha marca era confundible con su marca «M EN CÍRCULO» (Mixta)» (número de registro 176101) y con sus marcas «M (Mixta)», registradas para distinguir productos de la Clase 30 de la

Clasificación Internacional. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO corrió traslado de la oposición, mediante Oficio 9888, el cual fue notificado mediante fijación en lista del día 1 de septiembre de 2006. I.1.1.2.3.- La sociedad UNILEVER N.V. dio respuesta a la oposición, argumentando que entre las marcas concernidas existían diferencias visuales puesto que cada una cuenta con características que permiten distinguirlas una de la otra. Agregó que en la actualidad coexisten varios registros correspondientes a marcas mixtas que contienen la letra «M», para identificar productos de la Clase 30, a nombre de diversos titulares. I.1.1.2.4.- La División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO profirió la Resolución 55266 de 24 de diciembre de 20082, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MARS, INCORPORATED, y concedió a la sociedad UNILEVER N.V., el registro de la marca (M) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional. La sociedad MARS, INCORPORATED interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra del precitado acto administrativo. I.1.1.2.5.- La División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO resolvió el recurso de reposición mediante la Resolución 4862 de 30 de enero de 20093, confirmando el acto administrativo impugnado y concediendo el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. I.1.1.2.6.- El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el

recurso de apelación mediante la Resolución 10992 de 9 de marzo de 20094, revocando la Resolución 55266 de 24 de diciembre de 2008, declarando fundada la oposición presentada por la sociedad MARS, INCORPORATED y negando el registro de la marca «M» (Mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional. I.1.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación I.1.3.1.- Las normas violadas 2 «[…] Por la cual se decide una solicitud de registro […]» 3 «[…] Por la cual se resuelve un recurso de reposición […]». 4 «[…] Por la cual se resuelve un recurso de apelación […]». La sociedad UNILEVER N.V. acusó a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de trasgredir de los artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al expedir la Resolución 10992 de 9 de marzo de 2009. I.1.3.2.- El concepto de la violación I.1.3.2.1.- La violación del artículo 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina I.1.3.2.1.1.- La sociedad demandante considera que no existió violación de esta norma puesto que el signo cuyo registro solicitó, «M» (Mixta), no es similarmente confundible con las marcas opositoras. En efecto, resalta que de la comparación de los signos distintivos se evidencian claras diferencias desde el punto de vista gráfico y visual pues tienen un diseño que permite distinguirlas, eliminándose cualquier posibilidad de inducir al público consumidor a error o confusión. Es así

como: «[…] la marca de mi representada, es una composición gráfica consistente en la letra “M” en un diseño especial, inclinada hacia el lazo izquierdo, rodeada de un remolino de ondas que se construyen a base de sobras e iluminaciones no uniformes, sobre un fondo oscuro. Esta composición hace que se dé la impresión de que la letra “M” esté en movimiento, de manera que no se encuentra limitada por una figura lineal, sino por el contrario, las ondas que la rodean van difuminándose hacia los extremos de manera indefinida. Por su parte, el diseño de la letra M de las marcas registradas se encuentra encerrado en una circunferencia perfectamente definida, la cual, en la mayoría de sus casos, está incluida dentro de una figura con ojos, pies y, en general, formas caprichosas que en nada se asemejan a las formas que incluye el diseño de la marca solicitada por mi representada […]». I.1.3.2.1.2.- La parte actora subraya que de acuerdo con la interpretación prejudicial dictada en el proceso 9-IP-94, la coexistencia de signos similares e incluso idénticos no está prohibida en sí misma, sino en cuanto pueda generar confusión en el público. Lo expuesto es relevante en la medida en que existen marcas registradas que contienen la letra «M» para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional que coexisten con las marcas opositoras, sin que generen riesgo de confusión en el consumidor ni riesgo de asociación de los signos distintivos con las marcas del opositor, por lo que «[…] la marca solicitada por mi representada también podrá coexistir con todas ellas, sin

crearle riesgo de confusión alguno al consumidor […]». I.1.3.2.1.3.- La sociedad demandante resalta que no se da el evento previsto en la norma comunitaria consistente en que la marca solicitada pretenda amparar los mismos productos o servicios o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación porque el signo distintivo solicitado pretende amparar productos específicos distintos de aquellos amparados por las marcas de propiedad la sociedad opositora. I.1.3.2.1.4.- Para UNILEVER N.V., la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO no tuvo en cuenta el principio de especialidad que establece «[…] que la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que automáticamente dos marcas sean semejantes […]», pues el signo distintivo solicitado puede coexistir con las marcas opositoras en la medida en que cada una de ellas ampara productos diferentes y diferenciables. I.1.3.2.2.- La violación del artículo 135 (literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina I.1.3.2.2.1.- La sociedad UNILEVER N.V. insiste en que las marcas enfrentadas presentan diferencias significativas desde los puntos de vista visual y gráfico, de ahí que la marca solicitada no es similarmente confundible con las marcas opositoras cuyo titular es la sociedad MARS, INCORPORATED y, por consiguiente, su coexistencia en el mercado no creará un ningún riesgo de confusión en el consumidor. I.2. La contestación de la demanda5

I.2.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en la

oportunidad procesal correspondiente, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y condenas solicitadas por la parte actora pues las mismas carecen de apoyo jurídico y sustento legal para su prosperidad. 5 Fol. 80-87, cuaderno principal. I.2.2.- La autoridad administrativa explica que los signos distintivos involucrados son mixtos, esto es, se componen de la letra «M», más el elemento gráfico que acompaña esa letra, por lo que no puede ser comparado su elemento denominativo ya que «[…] esta no constituye una palabra susceptible examinar, siendo que son dos letras idénticas que suena y se escriben igual (sic) […]», razón por la que «[…] el cotejo de las dos marcas mixtas en debate deberán recaer (sic) en el elemento gráfico, siendo que el examen de confundibilidad se realizará atendiendo los aspectos gráfico y conceptual […]». I.2.3.- Resalta que se está en presencia de marcas débiles y, por ello, la protección recae sobre el dibujo característico que se le da a la letra «M», debiendo soportar la coexistencia de otras marcas formadas por la misma letra, pues nadie puede apropiarse, en cuanto a su uso, de una letra del alfabeto. En lo que se refiere, entonces, al cotejo del elemento gráfico, subrayó que: «[…] Cuando se trata de cotejar los elementos gráficos y los colores de dos signos, se debe tener en cuenta dos puntos importantes a evaluar, tales como: La existencia o no de la reivindicación de los colores por parte del signo solicitante frente a la marca registrada, y, el diseño, el trazo, la curvatura, y demás características del gráfico del signo

solicitado con relación a la marca registrada. Es de advertir que respecto del primer elemento evaluador de los gráficos sub examine, si existe la reivindicación de colores, es decir, la solicitud de registro del signo en colores, le otorga mayor distintividad a aquel frente a la marca, sin que ello afirme su registro; por el contrario, si la reivindicación de colores no se hace presente en la solicitud de registro, ello hace que la fuerza de distintividad del signo solicitado, sea menor en comparación con la marca registrada. Frente a los signos que se examinan, hallamos que el signo solicitado no realizó la reivindicación de colores, lo que inmediatamente le quita fuerza distinguible frente a la marca registrada opositora, puesto que la comparación que se hace será a blanco y negro, tal cual como se adjuntó en la solicitud de registro marcarios. Y frente a los trazos del gráfico, se ha concluido que ellos presentan varias similitudes frente a los de la marca registrada, lo que la hace que el signo solicitado sea muy semejante a la marca registrada, careciendo de distintividad, y generando riesgo de confusión o de asociación entre los consumidores. Por todo lo anterior, esta entidad considera que los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen, lo anterior, para determinar si existe riesgo de confusión […]». I.2.4.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, luego de citar algunos criterios para el análisis de la conexión competitiva entre los productos distinguidos por las marcas concernidas establecidos en la Interpretación

Prejudicial rendida en el proceso 74-IP-2004, a saber: «[…] a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor […] b) Canales de comercialización […] c) Mismos medios de publicidad […] d) Relación o vinculación entre los productos […] e) Misma Finalidad […]», señala que todos y cada uno de esos criterios se encuentran probados, sin determinar el porqué de su afirmación. Agregó que aunque en el signo solicitado se delimitaron los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional que se pretendían distinguir con él, las marcas opositoras cuyo titular es MARS, INCORPORATED, abarcan todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, generándose el riesgo de confusión o de asociación entre los signos enfrentados. I.2.5.- Entonces, concluye la demandada, que el signo solicitado «M» (Mixta), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, no es suficientemente distintivo y puede crear confusión o asociación en el público consumidor: «[…] creyendo este que se trata de una nueva imagen o una nueva línea de la marca “M” (mixta) de MARS Inc., al igual que, por tener similitudes acerca de los gráficos y los trazos de la marca registrada; más aún cuando vemos que, el signo solicitado en su parte gráfica no tiene la suficiente fuerza de distintividad requerida para el registro, y pretendiendo la misma clase de productos, clase 30, de los cuales ya se encuentra registrada la marca “M” (mixta) de Mars Inc. […]» I.3.- La intervención de la sociedad MARS, INCORPORATED, en su condición

de tercero con interés en las resultas del proceso6 I.3.1.- La sociedad MARS, INCORPORATED, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, procedió a contestar la demanda formulada por la sociedad UNILEVER N.V., oponiéndose a las pretensiones de la demanda pues, en su concepto, el acto administrativo demandado se ajusta a la normatividad legal vigente. I.3.2.- Dicha sociedad, en primer lugar, sostuvo que el acto administrativo acusado no viola el artículo 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina porque, contrario a lo manifestado por el actor, al comparar los signos 6 Folios 92-111, cuaderno principal enfrentados, se advierte que sus similitudes son de tal magnitud, que pueden inducir al público a error o confusión en cuanto al origen empresarial. I.3.3.- Es así como, vistas en conjunto, las marcas enfrentadas tienen una impresión visual semejante, determinada por la presencia de la letra «M» dentro de un círculo, sin que existan elementos adicionales que puedan diferenciarlas y, en consecuencia, los consumidores «[…] pensarán, al adquirir productos identificados con la marca de UNILEVER N.V., que están adquiriendo en el mercado productos identificados con la marca de mi poderdante o, que por existir una leve variación de la marca de UNILEVER N.V. con respecto a la previamente registrada, los productos identificados por ambas tienen un mismo origen empresaria […]». I.3.4.- Agrega que no le asiste razón a la sociedad demandante cuando destaca que la existencia de otros registros en la Clase 30 de la Clasificación Internacional

que contienen la letra «M» y coexisten con la marca cuya titularidad esta en cabeza de MARS, INCORPORATED, sea presupuesto suficiente para que se conceda el registro del signo distintivo solicitado, en la medida en que las marcas que trajo a colación la demandante son perfectamente distinguibles en relación con sus marcas, como no ocurre con el signo distintivo solicitado. I.3.5.- El tercero con interés en las resultas del proceso afirma que no es cierto, como lo indica el demandante, que los productos amparados por las marcas en conflicto sean diferentes y, en consecuencia, sea posible su registro puesto que: «[…] si bien no todos los productos amparados por la marca M (mixta) de mi poderdante correspondan a los solicitados por UNILEVER N.V. al pretender el registro de la marca M (mixta), varios de ellos sí coinciden. Veamos los productos amparados por las marcas en conflicto: La marca M (mixta) de UNILEVER N.V. se solicitó para amparar productos de la clase 30 Internacional, en los términos que figuran en la publicación realizada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 565 y que se transcriben a continuación: “cocoa, pastelería, confitería y postres; helados comestibles; helados de agua; confites y dulces congelados y cristalizados; helados; preparaciones para elaborar los artículos mencionados, productos no incluidos en otras clases”. (Resaltado no original) De otra parte, la M (mixta), de MARS, INC., distingue, también en la clase 30, los siguientes productos: “café, té, cacao, azúcar, arroz,

tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especial; hielo”. (Resaltado no original). De la lectura de los productos que ampara la marca registrada por mi poderdante, por un lado, y por otro, de los que pretende amparar el signo negado en sede administrativa a la demandante, se aprecia con claridad que sí hay coincidencias: ambas marcas incluyen en su cobertura la confitería, la pastelería y los helados. Este aspecto es suficiente para demostrar que se cumple el segundo presupuesto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, es decir, que los productos identificados por ambas marcas son los mismos y que, por tanto, la consecuencia que se impone es la denegación de las pretensiones de la demanda […]» I.3.6.- Luego analizó el aspecto relacionado con la conexión competitiva de los productos que se pretenden identificar con las marcas en conflicto, subrayando que en este caso se presenta ese fenómeno puesto que: «[…] a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor […] Aunque no sea el único factor determinante para establecer la conexidad competitiva entre los productos, sí que se constituye en un elemento importante para empezar a configurar la existencia de aquella […] Como hemos venido señalándolo, los productos amparados por las marcas en conflicto están en la misma clase internacional (30) y, además, muchos de ellos coinciden entre sí.

b) Canales de comercialización […] Los productos que pretende amparar la marca UNIVLEVER N.V. presentan los mismos canales de comercialización respecto de varios de los productos amparados por la marca de mi representada, pues los productos de confitería, de pastelería y los helados se comercializan en los mismos lugares que productos tales como el azúcar, la levadura, los polvos para esponjar, pues se expenden, por lo general, en supermercados. c) Mismos medios de publicidad […] De igual forma, los productos que pretende amparar la marca de la demandante presentan los mismos medios de publicidad con respecto a prácticamente todos los productos amparados por la marca M (mixta) de mi representada, pues productos tales como la sal, el vinagre, el pan, amparados por la marca de mi poderdante, se promocionan a través de los medios masivos de publicidad, al igual que los productos cobijados por la marca M (mixta) de UNILEVER N.V. d) Uso conjunto o complementario de los productos […] Resulta también claro que productos como el azúcar, los polvos para esponjar y la levadura, comprendidos en la lista de productos de la marca M (mixta) de mi poderdante, se complementan con los productos de confitería, pastelería, así como con los helados, pues el azúcar es un producto necesariamente usado para la confección de estos productos. Teniendo en cuenta la identidad/similitud (sic) entre los productos identificados por las marcas en conflicto, es evidente que el segundo presupuesto del artículo 136 a) de la Decisión 486 se cumple en este y,

en consecuencia, el signo M (mixto) de la demandante es irregistrable como marca, como acertadamente lo dictaminó la Superintendencia de Industria y Comercio […]». I.3.7.- La sociedad MARS, INCORPORATED indicó que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO no sustentó la decisión adoptada en la Resolución 10992 de 2009, en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, por el contrario, la autoridad administrativa cimentó su posición en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Agrega que dicha norma se refiere es a la distintividad intrínseca, esto es, la aptitud del signo, en sí mismo, para ser identificado y, en consecuencia, registrado como marca y no a la existencia de otras marcas previamente solicitadas que pudieran impedir el registro, lo cual se ha denominado como distintividad extrínseca. I.4.- Los alegatos de conclusión y el concepto del agente del Ministerio Público 1.4.1.- La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO insistió en que el signo solicitado no tiene la suficiente distintividad para ser registrado. Destaca que la letra «M» de las marcas en conflicto no puede ser monopolizada y, por lo tanto, no es susceptible de registro, por lo que, al analizarse el elemento gráfico, estima que los signos son similares, lo que impide la individualización de la marca solicitada. Advirtió que existe conexión competitiva entre los productos que pretenden distinguir las marcas en conflicto, pues: «[…] la marca solicitada pretende distinguir “cocoa, pastelería, helados

comestibles, confites y dulces congelados (…)”, contenidos dentro de la Clase 30 de Niza. Por su parte, los signos opositores de titularidad de la sociedad MARS INCORPORATED distingue “harina, cereales, paquetes para hervir y pre-hervir, pasta, cremas o salsa para untar al pan, comidas listas y semillas (…)”, productos también comprendidos en la Clase 30, siendo evidente la conexión competitiva existente entre uno y otro signo […]» I.4.2.- A su turno, la sociedad MARS, INCORPORATED destacó que la autoridad administrativa actuó de conformidad con las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina al negar el registro de la marca solicitada, esgrimiendo para el efecto los mismos argumentos expuestos a lo largo del proceso judicial. I.4.3.- La sociedad UNILEVER N.V. reiteró las pretensiones de la demanda, pidiendo la nulidad del acto administrativo demandado, que se declare infundada la oposición del tercero con interés en el resultado del proceso y se ordene el registro del signo distintivo solicitado. En síntesis, considera que el signo que pretende registrar tiene toda la distintividad que se requiere para que sea registrada. I.4.4.- El agente del Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal. I.5.- La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina7 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 148-IP-2012 de 20 de febrero de 20138, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación

son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina expresó: «[…] EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

SEGUNDO: Al comparar signos mixtos se determina que si predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por 7 Fol. 211-219, Cuaderno Principal. 8 P ROCESO 148-IP-2012 .Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión

486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a) y b). Marca: M (mixta). Actor: sociedad UNILEVER N.V. Proceso interno Nº 2009-00428. otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar al riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. El Juez consultante deberá tomar los criterios esgrimidos en la presen