CE-SECCION PRIMERA-11001-03-24-000-2009-00433-00-2018

SOLICITUD DE NOTORIEDAD DE UNA MARCA - Oportunidad

[P]ara la Sala resulta claro que la declaratoria de notoriedad de una marca en los términos de la normativa comunitaria andina, debe solicitarse como fundamento en una oposición al registro de un signo solicitado que reproduzca o imite la marca notoria registrada, o para prevenir el uso en el mercado de un signo o como fundamento de una acción de cancelación, pero no fue prevista para estudiarse y determinarse al momento de solicitar el registro de un signo, es decir, que en el procedimiento de registro de un signo no resulta procedente estudiar la notoriedad de una marca, máxime cuando se trata de signos diferentes, como en el caso sub examine, en donde se pretende, por un lado, el registro del signo nominativo FRUCO MAYOSTAZA y, por el otro, la declaratoria de notoriedad de la marca FRUCO. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el literal a) del artículo 229 ibidem, que prohíbe la negación de notoriedad de un signo que no esté registrado o en trámite de registro; sin embargo, se insiste, que en el caso bajo estudio la demandante pretende la declaratoria de una marca registrada a su favor, diferente al signo que ahora solicita su reconocimiento. Corolario de lo expuesto, la Sala considera que no resulta procedente estudiar la calidad de notoriedad de la marca FRUCO en el caso bajo estudio, sin perjuicio del estudio de registrabilidad que se debe realizar del signo solicitado. MARCA DERIVADA – Concepto / MARCA DERIVADA – No lo es el signo FRUCO MAYOSTAZA de la marca MAYOSTAZA [E]n relación con el argumento de que el signo solicitado es una derivación de la

marca FRUCO, la Sala recuerda que la marca derivada corresponde al signo que posee diferencias o variaciones no sustanciales respecto de una marca anteriormente registrada por el mismo titular para los mismos productos o servicios. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial preciso que “[…] por el hecho de que un titular de registro marcario solicite para registro una marca derivada, esto de ninguna manera significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro Marcario o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, el signo solicitado no debe encuadrarse en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria […]”. En el caso sub examine, la Sala considera que el signo solicitado no podría catalogarse como marca derivada de la marca previamente registrada FRUCO, por cuanto las diferencias que presenta son sustanciales constituyéndose así en un signo totalmente independiente, máxime si se tiene en cuenta, que la variación del signo solicitado consiste en la inclusión de una partícula adicional conformada por 9 letras que evoca o refiere las características de un producto en particular dentro de la clase, mas no su generalidad como si representa la marca previamente registrada FRUCO.

SIGNO EVOCATIVO – Lo es MAYOSTAZA / MARCA EVOCATIVA – Carácter

débil / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

[L]a Sala considera que el término MAYOSTAZA es una palabra compuesta que está formada por dos expresiones simples o lexemas, esto es, mayonesa y mostaza y, en ese orden, aunque refiere a la composición del producto, no lo

informa de manera directa como ocurriría en los casos de signos descriptivos, sino que sugiere en el consumidor una característica del producto, exigiéndole que haga un análisis mayor para concluirlo, es decir, informa de manera indirecta, constituyéndose así en una marca evocativa. (…) Así las cosas, la Sala, remitiéndose a las consideraciones expuestas, reitera que la marca MAYOSTAZA, previamente registrada y con base en la cual se negó el registro marcario del signo solicitado, no es descriptivo como lo afirma la demandante, porque no comunica de forma directa las características del producto que identifica y, por consiguiente, debe tenerse en cuenta para el estudio de confundibilidad que debe realizarse. (…) No obstante lo anterior, la Sala precisa que a pesar de que la marca MAYOSTAZA es registrable por ser evocativa, podría considerarse débil en la medida en que si hace referencia, aunque indirecta, al producto que pretende identificar y, en consecuencia, el empresario titular del registro marcario deberá soportar que se utilice la expresión “mayostaza” en otros signos o marcas, siempre y cuando tengan un carácter o partícula adicional que los dote de la distintividad suficiente. COTEJO MARCARIO – Entre el signo FRUCO MAYOSTAZA y la marca previamente registrada MAYOSTAZA / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo FRUCO MAYOSTAZA por ser distintivo y no existir similitud con la marca MAYOSTAZA [L]a Sala advierte que, si bien es cierto, el signo solicitado reproduce íntegramente la marca registrada, tiene elementos diferenciadores suficientes que lo dotan de

distintividad, como es el caso de la partícula FRUCO, que le permite identificar el origen empresarial del producto, aunado al hecho que, como se expuso en precedencia, la marca MAYOSTAZA es una marca débil y no puede, en consecuencia, ser apropiable de forma exclusiva por un empresario, toda vez que si otro signo contiene un elemento diferenciador suficientemente distintivo podrán coexistir en el mercado, como ocurre en este caso. En este sentido, esta Sala recuerda que la distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. La Sala precisa que si bien es cierto en esta instancia no es la oportunidad para estudiar la supuesta notoriedad de la marca FRUCO, como se expuso previamente, las pruebas aportadas por la demandante si permiten evidenciar que la marca FRUCO de la demandante tiene un reconocimiento y se encuentra posicionada en el mercado de las salsas, sin que ello implique se insiste, que se esté reconociendo su notoriedad. Estos elementos probatorios permiten a la Sala concluir que la partícula adicional que tiene el signo solicitado a registro, esto es, la expresión FRUCO, si genera una diferencia importante del signo solicitado con la marca registrada, haciendo al primero distintivo, toda vez que el público consumidor lo asociará al empresario correspondiente, evitando que se configure un riesgo de confusión o de asociación. Corolario de lo expuesto, la Sala colige que el signo solicitado es distintivo, por cuanto tiene un elemento que lo diferencia de la marca registrada, por lo que al no existir identidad o semejanza de los signos, no se configura el

primer requisito de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 y, en consecuencia, resulta innecesario de esa manera estudiar el segundo de los supuestos, esto es, la conexidad competitiva entre los servicios que identificaría el signo y los productos que distingue la marca, toda vez que los signos pueden coexistir en el mercado por cuanto no generan riesgo de confusión o asociación entre los consumidores.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000

DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 155 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 229 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 235

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018) Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00433-00

Actor: CONOPCO, INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC

Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Referencia: Confundibilidad marcaria. Criterios de comparación entre marcas nominativas compuestas. Marcas evocativas. Marcas débiles.

La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Conopco, INC. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53158 de 17 de diciembre de 2008, 4152 de 30 de enero de 2009 y 10460 de 27 de febrero de 2009. La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La demanda

1. Conopco, INC., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 851 del Decreto 01 de 2 de enero de 19842, en adelante Código Contencioso Administrativo, presentó demanda3 contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 53158 de 17 de diciembre de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 4152 de 30 de enero de 2009, ”Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la Resolución núm. 10460 de 27 de febrero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro del signo denominativo FRUCO MAYOSTAZA para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. La demandante solicitó, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la demandada conceder el registro del signo denominativo FRUCO MAYOSTAZA, a su favor, para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y que se reconozcan las siguientes:

Pretensiones “[…]

1. Que se declare nula la Resolución No. 53158, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 17 de diciembre de 2008, por medio de la cual: a) Se declaró fundado el escrito de oposición presentado por la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A. en contra de la solicitud de registro de la marca FRUCO MAYOSTAZA (nominativa) en clase 30; y, b) Se negó el registro de la marca solicitada FRUCO MAYOSTAZA

(nominativa), para identificar “mostaza, salsas” en la Clase 30 Internacional, solicitada por mi representada CONOPCO, INC.

2. Que se declare nula la Resolución No. 4152, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 30 de enero de 2009, por medio de la cual: 1 “[…] Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en

un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente […]”. 2 “Por medio de la cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”. 3 Cfr. Folio 269. a) Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 53158 de 17 de diciembre de 2008; y b) Se concedió subsidiariamente el Recurso de Apelación interpuesto por mi reasentada CONOPCO, INC.

3. Que se declare nula la Resolución No. 10460 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 27 de febrero de 2009, por medio de la cual: a) Se confirmó la decisión de negar el registro de la marca solicitada FRUCO MAYOSTAZA (Nominativa) en Clase 30, contenida en la Resolución 53158 de 17 de diciembre de 2008; b) Se notificó el agotamiento de la vía gubernativa.

4. Que como consecuencia de todo lo anterior, se ordene lo siguiente: a) Que se declare infundado el escrito de oposición presentado el día 11 de abril de 2006 por la sociedad PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A. b) Que se conceda la solicitud de registro de la marca FRUCO MAYOSTAZA (nominativa) en la clase 30 Internacional a nombre de

CONOPCO, INC.

[…]”. Presupuestos fácticos

3. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones: 3.1. Conopco, INC., el 23 de enero de 2006, solicitó el registro del signo denominativo FRUCO MAYOSTAZA para distinguir productos comprendidos en la clase 304 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 561 de fecha 28 de febrero de 2006, habiendo sido objeto de oposición5 por parte de Panamericana de Alimentos S.A. con fundamento en la existencia previa de la marca nominativa MAYOSTAZA 4 El demandante, en el formulario único de registro de signos distintivos, limitó la solicitud de registro a mostaza y salsas. Cfr. Folio 1 Antecedentes. registrada, a su favor, para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con el certificado núm. 351653. 3.2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 53158 de 17 de diciembre de 2008, declaró fundada la oposición y, en consecuencia, negó el registro del signo denominativo FRUCO MAYOSTAZA para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.3. Conopco, INC. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra lo decidido en la Resolución núm. 53158 de 17 de diciembre de 2008. 3.4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio mediante la Resolución núm. 4152 de 30 de enero de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 53158 de 17 de diciembre de 2008 y conceder el recurso de apelación. 3.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 10460 de 27 de febrero de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 53158 de 17 de diciembre de 2008. Normas violadas 5 Cfr. Folio 21 C. antecedentes administrativos.

4. Conopco, INC. adujo la vulneración de los artículos 135 literal b)6 y 136 literal a)7 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina8, en adelante, Decisión 486.

Concepto de la violación

5. La demandante, en síntesis, expuso los cargos de violación así: 5.1. Afirmó que se vulneró el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, debido a que la demandada “[…] al momento de realizar el estudio de registrabilidad de la marca FRUCO MAYOSTAZA, no tuvo en cuenta que los presupuestos de irregistrabilidad consagrados en esta norma, no se encuentran presenten en el caso que nos ocupa […] en efecto, al consistir el fundamento del rechazo en MAYOSTAZA, que es un término descriptivo y comúnmente utilizado en el mercado, es claro que no puede ser monopolizado por un solo comerciante y por

lo tanto, la apreciación de la Superintendencia sobre la supuesta similitud de las maracas es completamente equivocada […]”9. 5.2. Explicó que “[…] el signo MAYOSTAZA está compuesto por la palabra “MAYO” y la terminación “STAZA”. El prefijo MAYO es un término descriptivo por cuanto informa de manera directa las características de los productos que pretende distinguir con dicho signo, pues está indicando que se trata precisamente 6 “[…] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] b) carezcan de distintividad; […]”. 7 “[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” 8 Por la cual se expide el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 9 Cfr. Folios 272 y 272 v. la MAYONESA […] De la misma forma, el sufijo STAZA hace alusión a las características del producto que se pretende distinguir con el signo, en tanto que constituye el sufijo que compone la expresión MOSTAZA, que es conocida popularmente como una especia empleada para dar sazón a los alimentos y hacer salsas entre otras […]”10. 5.3. Aseguró que “[…] la utilización de las expresiones MAYO y STAZA en una marca de productos consistentes en salsas y condimentos, informa directa e

inequívocamente al consumidor, que el producto contiene o está hecho a base de MAYONESA y MOSTAZA. El consumidor no requerirá de un esfuerzo mental ni imaginativo para descifrar que la referencia a la MAYONESA o a la MOSTAZA en la marca del producto, signifique algo diferente a los ingredientes que éste contiene o a su sabor, esto es, las características del producto […]”11. 5.4. Sostuvo que “[…] un signo que indique los ingredientes del producto que pretende identificar, está informando directamente sobre las características del mismo, por lo tanto, dicho signo no cumple con la función distintiva que se requiere para ser registrado como marca, pues al observarlo, el consumidor asociará directamente el producto con sus ingredientes […]”12. 5.5. Adujo que “[…] la marca FRUCO MAYOSTAZA (nominativa), es una marca derivada de la marca notoria FRUCO de mi representada y en consecuencia goza de la fuerza distintiva que ésta le otorga […]”13. 5.6. En este sentido, agregó que “[…] la marca FRUCO, es un signo notoriamente conocido en el mercado colombiano para identificar salsas, aderezos y productos alimenticios en general, y por tanto, es claro que el consumidor conocerá el origen de FRUCO MAYOSTAZA ya que lo relacionará COMO ES OBVIO, con la marca FRUCO de mi representada y no con la marca del opositor que, como quedó demostrado es un signo descriptivo […]”14. 10 Cfr. Folio 272 v. y 273 11 Cfr. Folio 273 v. 12 Cfr. Folio 274 13 Cfr. Folio 276 14 Cfr. Folios 277 y 277 v.

5.7. Consideró que la demandada vulneró el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, en la medida en que “[…] se limitó a realizar un cotejo a partir del fraccionamiento de las marcas en conflicto, dejando de lado el hecho de que la marca solicitada es una marca derivada de la marca notoriamente conocida FRUCO y, en consecuencia, posee elementos adicionales que la hacen suficientemente distintiva y novedosa frente a la marca base de la oposición […]”15. 5.8. Por último, insistió en que “[…] la marca FRUCO MAYOSTAZA (nominativa) solicitada es lo suficientemente distintiva para coexistir con la marca registrada con anterioridad MAYOSTAZA, a nombre de PANAMERICANA DE ALIMENTOS S.A. y por lo tanto, sin que exista riesgo de inducir al público consumidor a error o confusión, pues como se sostiene, éste entenderá que la marca FRUCO MAYOSTAZA es una nueva línea de productos FRUCO hechos a base de MAYONESA y MOSTAZA […]”16. Contestación de la demanda

6. La Superintendencia de Industria y Comercio, por intermedio de su apoderado especial, contestó17 la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante argumentando lo siguiente: 6.1. Afirmó que no se vulneró el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que “[…] el elemento predominante y determinante de las expresiones “FRUCO MAYOSTAZA” y “MAYOSTAZA” es el elemento denominativo. La marca solicitada “FRUCO MAYOSTAZA” reproduce casi en su totalidad la marca “MAYOSTAZA”, registrada, limitándose solamente a incluir “FRUCO”, que no logra imprimirle

diferencia […]”18. 6.2. Manifestó que “[…] esta coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda la presencia del término “MAYOSTAZA” 15 Cfr. Folio 288 16 Ibidem. 17 Cfr. Folio 324 18 Cfr. Folio 329 irremediablemente conlleva al consumidor a una idea de asociación entre los productos que se distinguen entre una y otra marca […]”19. 6.3. Afirmó que “[…] la marca solicitada “MAYOSTAZA” pretende amparar los mismos productos comprendido en la clase 30 que ampara la anteriormente registrada […] existiendo en consecuencia relación entre los productos pretendidos y los productos registrados, lo cual generaría confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues podrá creerse que se trata de la misma marca o de marcas que pertenecen a un mismo titular, debido a que están destinados a un mismo tipo de consumidor además de presentar los mismos canales de comercialización […]”20. 6.4. Concluyó que “[…] el consumidor se ve expuesto a confusión tanto directa como indirecta en tanto que las semejanzas de los signos confrontados generan en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, lo que efectivamente no sucede […]”21.

7. Panamericana de Alimentos S.A., vinculado al proceso como tercero con interés directo en el resultado del proceso22, no se pronunció respecto de la demanda.

Interpretación Prejudicial

8. El Despacho Sustanciador, mediante auto de 17 de marzo de 201523, ordenó

suspender el proceso para efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la 19 Ibidem. 20 Cfr. Folios 229 y 230 21 Cfr. Folio 330 22 Notificación Cfr. folio 313 23 Cfr. Folio 357 Comunidad Andina la interpretación prejudicial respecto de las normas de la Decisión 486.

9. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió la interpretación prejudicial 632-IP-2015 de 25 de julio de 2016, en adelante Interpretación Prejudicial, en la que consideró que para el presente caso debían interpretarse los artículos 136 literal a) y 228 de la Decisión 486, se abstuvo de interpretar el artículo 135 literal b) ibidem, “[…] por tratarse de una causal absoluta de irregistrabilidad, tema no directamente relacionado al que se debate en el proceso interno […]”24 y expuso las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria que a su juicio son aplicables.

Alegatos de conclusión

10. Visto el artículo 210 del Código Contencioso Administrativo, el Despacho Sustanciador, mediante auto de 29 de agosto de 201725, corrió traslado a las partes para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar, en el mismo término, el traslado especial; vencido el plazo, la demandada reiteró los argumentos de defensa; mientras que la demandante y el tercero con interés directo en el resultado del proceso no hicieron manifestación alguna. El Ministerio Público en esta oportunidad procesal guardó silencio. 24 Cfr. Folio 415

25 Cfr. Folio 425

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

11. Visto el artículo 128 numeral 726 del Código Contencioso Administrativo, sobre la competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del artículo 30827 de la Ley 1437 de enero 18 de 201128, sobre el régimen de transición y vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el artículo 129 del Acuerdo núm. 55 de 5 de agosto de 200330, sobre distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

12. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) los actos administrativos demandados; ii) el problema jurídico; iii) normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial; iv) los principios y características del Derecho Comunitario Andino; v) la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; vi) Interpretación Prejudicial 632-IP2015 de 25 de julio de 2016 y vii) análisis del caso concreto.

13. La Sala no observa que en el presente proceso se haya configurado alguna causal de nulidad que invalide lo actuado, en consecuencia, se procede a decidir el caso sub lite.

Los actos administrativos demandados 26 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia: […] #7. De los relativos a la propiedad industrial, en los casos previstos en la ley […]”. 27 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de

julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]” 28 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 29 Establece que la Sección Primera del Consejo de Estado está a cargo de conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de actos administrativos que versen sobre asuntos no asignados expresamente a otras secciones, como corresponde al presente caso. 30 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

14. Los actos administrativos demandados son los siguientes: 14.1.Resolución núm. 53158 de 17 de diciembre de 200831, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos decidió la solicitud, en el sentido de declarar fundada la oposición presentada por Panamericana de Alimentos S.A. y, en consecuencia, negar el registro del signo denominativo FRUCO MAYOSTAZA para identificar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

En la resolución se indicó: “[…] Se observa que el signo solicitado reproduce la marca opositora, presentando como único elemento diferencial la presencia de la expresión FRUCO, sin que la misma supere el riesgo de confusión y asociación entre los signos, pues el consumidor sólo percibirá el empleo de la marca opositora, siendo latente la posibilidad de incurrir

en error. Expuesto lo anterior, deben tenerse en cuenta las pautas o criterios que permiten conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos y/o servicios. Para ello debe partirse del principio de la especialidad, que da alcance a la protección en relación con los productos o servicios especificados en la solicitud o en el registro. Existen varios criterios que dependiendo del caso particular deben ser analizados con mayor o menor incidencia. […] Como se observa, el signo solicitado pretende identificar productos que son especies dentro del género de productos que identifica la marca opositora, coincidiendo incluso en la identificación de salsas, razón por la cual comparten la misma naturaleza, finalidad y canales de comercialización. Dicha circunstancia, hace que el usuario de los productos del opositor le adjudique una misma procedencia empresarial a los que se identifiquen con el signo solicitado debido a la extrema similitud que presentan los signos y a sus estrechos vínculos comerciales. Como consecuencia de lo expuesto los signos confrontados no pueden coexistir en el mercado, ya que de concederse el registro del signo solicitado podría generar riesgo de asociación o confusión con la marca base de la negación, en otras palabras, podría generar perjuicio a los 31 Cfr. Folios 19 a 24 consumidores y afectar el derecho de exclusividad conferido al titular de la marca previamente registrada. Por lo tanto, la marca objeto de la solicitud, está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con el fin de resolver la totalidad de los argumentos expuestos por el

solicitante debe resaltarse que resulta improcedente examinar en este expediente las causales de irregistrabilidad atribuidas al signo opositor (como lo sugirió el solicitante), debido a que esta Superintendencia efectuó el análisis pertinente al conceder el registro solicitado”. Sumado a lo anterior, obsérvese que el signo solicitado emplea la expresión FRUCO sumado a una expresión que reproduce la marca que fundamenta la decisión que hoy se adopta, por lo que la misma no puede considerarse una variación insustancial de derechos previamente adquiridos y no satisface los presupuestos que permiten predicar la existencia de una marca derivada. En virtud de lo expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición de que da cuenta el considerando segundo de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca FRUCO MAYOSTAZA solicitado por Conopco Inc., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, octava edición. […]”. 14.2. Resolución núm. 4152 de 30 de enero de 200932, mediante la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 4152 de 30 de enero de 2009. En

la Resolución se indicó: “[…] En efecto, los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, pues a pesar que el signo solicitado incluye la expresión FRUCO, dicha

expresión no logra enervar la reproducción total que hace el signo 32 Cfr. Folios 25 a 29 solicitado de la marca registrada. Por otra parte, Por otra parte, el aspecto fonético es similar, ya que no existiendo diferencias suficientes entre ambas marcas, la pronunciación de los signos resulta semejante como para generar riesgo de confusión. De manera que, si existen similitudes que puedan llegar a generar algún tipo de riesgo de confusión dentro del mercado, ya q